UPC_CFI_2/2023 – Bruker v 10x Genomics

Court
Local Division Munich
Date
Outcome
Partially Granted
Sector
Pharma/Bio
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Cost proceedings Background This decision concerns the cost proceedings following PI proceedings between the parties. 10x Genomics won in first instance, Bruker (formerly: Nanostring) won the appeal. The Court of Appeal by decision of 26 February 2024) stated: 10x Genomics has to bear the costs of the proceedings. On 26 March 2024, Bruker asked the Court of Appeal to reopen the appeal proceedings and to extend the one-month period for starting cost proceedings until four weeks after the termination of the Chapter 11 proceedings in the US in relation to the restructuring of Nanostring into Bruker. The JR of the Court of Appeal decided on 25 July 2024 that there is no reason to decide about the costs of the proceedings and the requested extension of time until a decision about reopening of the appeal proceedings. On 6 August 2024, the request to reopen the appeal proceedings was refused. The cost proceedings On 14 August 2024 Bruker requested in the Local Division Munich (where the PI proceedings had been started) to hand down a cost award of € 337.431,50, calculated and specified according German national law. 10x Genomics responds: 1. cost proceedings after a PI case is not possible; 2. the term (of one month for starting cost proceedings) cannot be extended. Cost proceedings should have been started on 26 March 2024 at the latest. The JR ordered the following on 3 December 2024: 1. The requested extension is granted; 2. Bruker has to inform the Court within three days after the Chapter 11 proceedings have been terminated about its termination. On 6 December 2024, Bruker stated that the Chapter 11 procedure had not ended, that it nevertheless wanted to proceed, and that the cost specification of 6 August 2024 was requested as provisional cost claim. 10x Genomics responds: 1. exttextension of time is not possible; 2. Bruker is anyway late because the Chapter 11 proceedings have been terminated more than 4 weeks ago; 3. Bruker can only get what you claimed on 6 August 2024. Decision 1. There is no article in the UPCA or Rule which excludes cost proceedings to establish the costs in PI cases. 2. The Court of Appeal in its judgement of 26 February 2024 meant to say that the costs of the first instance and of the appeal had to be borne by 10x Genomics. 3. Before the end of the one-month term, extension of the period was requested and granted. 4. Different from what 10x Genomics stated, the Chapter 11 proceedings had not ended when the request on 6 December 2024 by Bruker was made. 5. As the costs demanded on 6 August 2024 were not formulated as “provisionally”, it is only possible to get the amount asked at that point. Comment 1. The cost calculation is made according German national law. This was not disputed by the (German) representative of 10x Genomics and was accepted by the Local Division Düsseldorf in a previous matter. This all conveys the wrong impression that in a dispute between international companies, we use a German Local Division and use the German language and use the German way of calculating costs. First of all it is not necessary to litigate in a German Local Division and/or in German. Parties can litigate in all Local Divisions and using the English language. 2. Furthermore the UPC is an international Court which has its own procedural rules and does not apply German law but the law as indicated in Art. 24 of the UPCA. 3. The Division in Munich of course does and did not apply German law, but as there was no dispute about the total of costs calculated in the German way, the Division accepted this as an application of Art. 69 UPCA and R. 150 et seq. RoP. 4. The Division decided that cost proceedings can also be started after PI proceedings. That is of course especially important for defendants that win PI proceedings and when the PI proceedings are not followed by a case on the merits. Note that in this case, the original defendant lost in first instance and only won on appeal. So his entitlement to costs (also for the first instance) was only established in the decision of the Court of Appeal and the cost proceedings have to be commenced within one month of that decision. 5. If, however, the defendant wins in first instance, the question is whether such cost decision has to be started already one month after that decision (see R. 151 RoP). That is certainly the case if the claimant does not file an appeal (and does not start proceedings on the merits within one month). However, if the claimant appeals, it is not entirely clear. The most practical interpretation of R. 151 RoP is in my opinion that “decision” in R. 151 RoP means final decision. After all, it does not make much sense to have cost proceedings when it is unclear if ultimately entitlement to costs exists. Until this is all clarified, it may be prudent for a defendant to ask the Division during the PI proceedings for an extension of the one-month term until there is a final decision. 6. In this case Bruker, asked for an extension within the one-month term because of the Chapter 11 proceedings in the US. The Court grants such an extension. This was indeed a good reason for an extension and because it was asked within the one-month term, it was clear to 10x Genomics that they were still on the hook for costs. As I wrote earlier, an extension requested after the one-month term with retroactive effect should in my view not be granted.

Full Decision Text

Lokalkammer München UPC_CFI_2/2023 App_15954/2024 Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts betreffend die Kostenfestsetzung für die erste Instanz und die Berufungsinstanz erlassen am 24. Februar 2025 Leitsätze: 1. Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen (summarisches Verfahren) eine Kostengrundentscheidung nach Regel 242.1 EPGVerfO getroffen, ist im Anschluss an diese Entscheidung auch ein Antrag auf Kostenfestsetzung nach Regel 151 EPGVerfO statthaft. 2. Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt, kann diese Anordnung im sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht in eine Anordnung auf vorläufige Kostenerstattung umgedeutet werden; die Kosten sind dann vielmehr auf der Grundlage des Kostenfestsetzungsantrages endgültig festzusetzen. 3. Nach Ablauf der für den Kostenfestsetzung geltenden Monatsfrist (Regel 151 EPGVerfO) können weitere Kosten, die über den in der Monatsfrist eingereichten Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden (Regel 151 (b) EPGVerfO). UPC_CFI_2/2023 2 Antragsteller im Kostenfestsetzungsverfahren 1. Bruker Spatial Biology, Inc., 530 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109, USA 2. Luxendo GmbH, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland 3. Bruker Nederland B.V., Elisabethhof 15, 2353 EW Leiderdorp, Niederlande - nachfolgend als „Antragsteller“ bezeichnet - vertreten durch: Oliver Jan Jüngst Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren 1. 10x Genomics, Inc., 6230 Stoneridge Mall Road - 94588-3260 - Pleasanton - USA 2. NanoString Technologies Inc., 530 Fairview Ave N - 98109 - Seattle (WA) - USA - nachfolgend als „Antragsgegner“ bezeichnet - vertreten durch: Tilman Müller-Stoy UPC_CFI_2/2023 3 Sachverhalt Die Antragsteller haben im Verfahren UPC_CFI_2/2023 am 14.08.2024 einen Antrag auf Festsetzung der Kosten für die erste Instanz und die Berufungsinstanz gestellt. Dem Kostenfestsetzungsverfahren vorausgegangen war ein Antrag der Antragsgegner auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen. Dieser wurde, nachdem der Antrag in erster Instanz Erfolg hatte, vom Berufungsgericht mit Anordnung vom 26.02.2024 abgewie- sen. In Ziffer 2. der Anordnung des Berufungsgerichts heißt es: Die Antragsteller [= Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren] haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Nach Erlass der Anordnung vom 26.02.2024 haben die Antragsgegner die Wiederauf- nahme des Berufungsverfahrens beantragt. Mit Schriftsatz vom 26.03.2024 haben die Antragsteller beantragt, die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemäß Regel 151.1 VerfO (analog) zu verlängern, und zwar um vier Wochen bis nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsteller in den USA eröffnet wurde. Der Berichterstatter hat, nachdem die Antragsgegner hierzu schriftlich Stellung genom- men hatten, am 25.07.2024 folgende Anordnung getroffen: Eine Entscheidung zu den Verfahrenskosten einschließlich in diesem Zusam- menhang gestellter Fristverlängerungsanträge ist bis zum Abschluss des Wie- deraufnahmeverfahrens (App_22399/2024) nicht veranlasst. Der Antrag auf Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens wurde mit Anordnung vom 06.08.2024 zurückgewiesen. Die Antragsteller haben am 14.08.2024 b e a n t r a g t, zugunsten der Antragsteller Kosten in Höhe von 337.431,50 € festzusetzen. UPC_CFI_2/2023 4 Die Kosten haben die Antragsteller nach den Grundsätzen des deutschen Rechtsan- waltsvergütungsgesetzes (RVG) wie folgt berechnet: UPC_CFI_2/2023 5 Die Antragsteller haben sich darauf berufen, dass diese Berechnung nach der Recht- sprechung der Lokalkammer Düsseldorf eine geeignete Grundlage für eine vorläufige Kostenberechnung darstellt (UPC_CFI_452/2023). Die Antragsgegner haben mit Schriftsatz vom 09.04.2024 beantragt, folgende Fest- stellungen zu treffen: I. Die Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung im Anschluss an ein Verfahren betreffend die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist unstatt- haft. II. Hilfsweise: Die Frist zur Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung ist nicht verlängerbar. Die Antragsgegner sind der Ansicht, ein Kostenfestsetzungsverfahren sei nach den Regelungen im EPGÜ und der EPGVerfO nur im Anschluss an ein Hauptsacheverfah- ren statthaft. Möglich sei im Verfahren zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen ledig- lich eine vorläufige Kostenerstattung; diese sei aber nicht beantragt worden. Die Antragsgegner sind weiter der Ansicht, dass der hier gegenständliche Antrag auf Kostenfestsetzung – seine Statthaftigkeit unterstellt – zu spät gestellt worden sei. Nach der in Regel 151 EPGVerfO bestimmten, nicht verlängerbaren Monatsfrist habe der Antrag bis zum 26.03.2024 gestellt werden müssen, da die Anordnung des Berufungs- gerichts vom 26.02.2024 datiere. Tatsächlich sei der Antrag aber erst am 14.08.2024 gestellt worden. Der Berichterstatter hat am 03.12.2024 Folgendes angeordnet: 1. Die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemäß Regel 151.1 EPGVerfO (analog) wird antragsgemäß auf den Zeitpunkt „vier Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der Antragsteller in den USA eröffnet wurde“ verlängert (Regel 9.3 EPGVerfO). 2. Die Antragsteller werden aufgefordert, für die Zwecke des Kostenfestset- zungsverfahrens innerhalb von drei Tagen den in Ziffer 1. genannten Zeit- punkt (vier Wochen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens) mitzuteilen. UPC_CFI_2/2023 6 3. Die Antragsteller werden ferner aufgefordert, mitzuteilen, ob der Kostenfest- setzungsantrag vom 14.08.2024 innerhalb der gemäß Ziffer 1. rückwirkend verlängerten Frist gestellt wurde.“ Die Antragsteller haben daraufhin am 06.12.2024 mitgeteilt, dass das Chapter-11-Ver- fahren noch nicht abgeschlossen sei. Es bestünde allerdings seitens der Antragsteller ein Interesse an einer zeitnahen Forstsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens. Deshalb sei der geltend gemachte vorläufige Kostenerstattungsanspruch bereits mit Schriftsatz vom 14.08.2024 beziffert worden. Den Antragsgegnern wurde Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Mit Schriftsatz vom 20.12.2024 haben die Antragsgegner mitgeteilt, weiterhin der Auffas- sung zu sein, dass das Kostenfestsetzungsverfahren erst im Anschluss an das Haupt- sacheverfahren statthaft sei. Jedenfalls sei der Kostenfestsetzungsantrag nicht frist- gerecht erfolgt. Nach dem Vortrag der Antragsteller habe die Bruker Coporation bereits am 6. Mai 2024 die Übernahme der Vermögenswerte der NanoString Technologies Inc. inklusive der Tochtergesellschaften abgeschlossen; mit Abschluss der Transaktion sei die automatische Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten, der „automatic stay“ nach § 362 des U.S. Bankruptcy Codes aufgehoben worden. Mit dem Wegfall des „automa- tic stay“ sei auch die Grundlage für den „Fristverlängerungsantrag“ vom 26. März 2024 entfallen. Selbstwenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sei, bis alle Unternehmen der NanoString-Gruppe in die Bruker-Gruppe integriert oder liquidiert worden seien, stelle das Ende des „automatic stay“ das relevante Ende der Auswir- kungen des Chapter-11-Verfahrens auf das hiesige UPC-Verfahren dar. Der Antrag auf die Durchführung eines Kostenfestsetzungsverfahrens habe daher spätestens bis zum 3. Juni 2024 gestellt werden müssen. Sollte das Gericht ein Kostenfestsetzungsver- fahren für statthaft halten und nicht von einer Verfristung des Kostenfestsetzungsan- trags ausgehen, sei dieser Antrag bzgl. der zu erstattenden Kostenhöhe jedenfalls als abschließend zu betrachten. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. UPC_CFI_2/2023 7 Gründe Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller ist statthaft und begründet. 1. Statthaftigkeit eines Kostenfestsetzungsantrages im Verfahren auf Anord- nung einstweiliger Maßnahmen Nach Regel 150.1 EPGVerfO kann eine Kostenfestsetzung Gegenstand eines gesonderten Verfahrens sein, das einer Sachentscheidung nachfolgt. Nach Re- gel 118.5 EPGVerfO entscheidet das Gericht dem Grunde nach [daher hier als Kostengrundentscheidung bezeichnet] über die Verpflichtung, die Kosten des Rechtsstreits gemäß Artikel 69 EPGÜ zu tragen. Nach der von den Antragsgeg- nern zitierten Rechtsprechung der Lokalkammer Düsseldorf ist eine solche Kos- tengrundentscheidung nach Regel 118.5 EPGVerfO lediglich im Hauptsachever- fahren vorgesehen, nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnah- men vor. Ob eine Kostengrundentscheidung auch im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen möglich ist, bedarf hier letztlich keiner Entscheidung. Festzustellen ist aber, dass eine Kostengrundentscheidung im Rahmen des Verfahrens auf An- ordnung vorläufiger Maßnahmen weder im EPGÜ noch in der EPGVerfO aus- drücklich ausgeschlossen wird. Während die von der Lokalkammer Düsseldorf in Bezug genommene Regel 118 EPGVerfO das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz betrifft, gelten für das Berufungsgericht in erster Linie die Regelungen in Teil 4 der EPGVerfO. Aus dem Wortlaut von Regel 242.1 EPGVerfO ergibt sich insofern keine ausdrückliche Beschränkung dahin, dass das Berufungsgericht eine Kostenentscheidung nur in einer Entscheidung in der Hauptsache, nicht aber in einem summarischen Verfahren treffen kann. Auch aus Art. 69 EPGÜ ergibt sich dergleichen nicht. Entscheidend ist mit Blick auf den hier gegenständlichen Kostenfestsetzungsan- trag daher, dass das Berufungsgericht am 26.02.2024 im Verfahren auf Anord- nung vorläufiger Maßnahmen eine Kostengrundentscheidung getroffen hat. Da- nach haben die hiesigen Antragsgegner die Kosten des Verfahrens zu tragen; mit den „Kosten des Verfahrens“ hat das Berufungsgericht auch nicht lediglich die UPC_CFI_2/2023 8 Kosten des Berufungsverfahrens gemeint, da die von der Lokalkammer ge- troffene Kostengrundentscheidung andernfalls fortbestehen würde, was vom Be- rufungsgericht, das in der Sache anders entschieden und den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen abgewiesen hat, nicht intendiert gewesen sein kann. Mit den „Kosten des Verfahrens“ sind auch ersichtlich nicht die Kosten des Ver- fahrens in der Hauptsache gemeint, da dieses noch nicht einmal in erster Instanz abgeschlossen ist. Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen – wie im vorliegenden Fall – eine Kostengrundentscheidung getroffen, ist auch ein sich darauf beziehender Antrag auf Kostenfestsetzung nach Regel 150.1 EPGVerfO im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen statthaft. Der Kostenfestsetzungsantrag ist beim Gericht erster Instanz zu stellen. Rechts- grundlage dafür sind die Regeln 150 ff. EPGVerfO. Einen solchen Antrag nach Regel 151 EPGVerfO haben die Antragsteller gestellt. 2. Wahrung der Frist nach Regel 151 EPGVerfO Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller erfolgte auch fristgerecht. Zu stellen war der Antrag auf Kostenfestsetzung innerhalb eines Monats nach der Entscheidung des Berufungsgerichts (Regel 151 EPGVerfO). Die Entschei- dung des Berufungsgerichts datiert vom 26.02.2024. Zwar haben die Antragstel- ler bis zum 26.03.2024 keinen Kostenfestsetzungsantrag gestellt; sie haben al- lerdings am 26.03.2024 einen Antrag auf Fristverlängerung bezüglich der Kos- tenfestsetzung gestellt. Diesem Antrag hat der Berichterstatter nach Stellung- nahme der Antragsgegner und Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens am 03.12.2024 stattgegeben und die Monatsfrist für die Stellung eines Kostenfest- setzungsantrags gemäß Regel 151 EPGVerfO (analog) antragsgemäß auf den Zeitpunkt „vier Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes über das Vermögen der An- tragsgegner in den USA eröffnet wurde“ UPC_CFI_2/2023 9 verlängert (Regel 9.3 EPGVerfO). Diese Entscheidung des Berichterstatters blieb unangefochten. Das Verfahren nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes war am 14.08.2024, dem Tag der Einreichung des Kostenfestsetzungsantrages der Antragsgegner, noch nicht beendet. Soweit die Antragsgegner mit Schriftsatz vom 20.12.2024 vorgetragen haben, es komme insoweit darauf an, dass die automatische Aus- setzung der Rechtsstreitigkeiten („automatic stay“) nach § 362 des U.S. Bank- ruptcy Codes aufgehoben worden sei, entspricht dies nicht der Anordnung des Berichterstatters vom 03.12.2024; nach der Anordnung vom 03.12.2024 kommt es auf den Abschluss des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 des U.S. Bank- ruptcy Codes über das Vermögen der Antragsgegner in den USA an. Die Antrags- gegner gehen selbst davon aus, dass dies auch am 20.12.2024 noch nicht der Fall war („Auch wenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sein mag…“). 3. Höhe der geltend gemachten Kosten Einwendungen gegen die Höhe der geltend gemachten Kosten haben die An- tragsgegner nicht vorgebracht. 4. Abschließende Kostenfestsetzung für das Verfahren auf Anordnung einst- weiliger Maßnahmen Die hier für das summarische Verfahren vorgenommene Kostenfestsetzung ist abschließend. Sofern die Antragsteller nach den im Kostenfestsetzungsverfahren eingereichten Schriftsätzen vom 14.08.2024 und 06.12.2024 davon ausgehen sollten, dass Ge- genstand dieses Kostenfestsetzungsverfahrens lediglich eine vorläufige Kosten- erstattung ist, ist festzustellen, dass ein Antrag zur vorläufigen Kostenerstattung im summarischen Verfahren nicht gestellt wurde. Auch der Antrag im Kostenfest- setzungsverfahren lautet auf die Festsetzung der Kosten und nicht auf die Fest- setzung vorläufiger Kosten. UPC_CFI_2/2023 10 Nach Art. 76 Abs. 1 EPGÜ entscheidet das Gericht nach Maßgabe der von den Parteien gestellten Anträge und darf nicht mehr zusprechen, als beantragt ist. Das Gericht darf folglich auch nicht qualitativ etwas anderes zusprechen, als be- antragt ist (also beispielsweise eine vorläufige statt einer endgültigen Kostener- stattung). Eine vorläufige Kostenerstattung wurde von den Antragstellern im summarischen Verfahren weder beim Gericht erster Instanz noch beim Berufungsgericht bean- tragt. Das Berufungsgericht hat eine vorläufige Kostenerstattung daher auch nicht zugesprochen. Mit der Berufung wurde vielmehr beantragt, den Antragstel- lern die Kosten des Verfahrens nach Regel 242 (1) EPGVerfO aufzuerlegen. In erster Instanz haben die Antragsteller mit ihrem Einspruch beantragt, der Gegen- seite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Das Berufungsgericht hat daher eine endgültige und keine vorläufige Kostenerstattung angeordnet. Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt, kann diese Anordnung im sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht in eine Anordnung auf vorläufige Kostenerstattung umgedeutet werden. Der Berichterstatter hat die Kosten im Kostenfestsetzungsverfahren auf der Grundlage und im Rahmen des Kostenfestsetzungsantrages festzusetzen. Nach Ablauf der für den Kostenfestsetzungsantrag geltenden Monatsfrist (Regel 151 EPGVerfO) können weitere Kosten, die über den in der Monatsfrist eingereichten Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden. Dies folgt aus dem Wortlaut der Regel 151 (b) EPGVerfO und dem Sinn der dort geregelten Frist, weitergehende Anträge nach Fristablauf zu präkludieren. UPC_CFI_2/2023 11 Aus den vorgenannten Gründen ergeht durch den Berichterstatter folgende Entscheidung 1. Die Antragsgegner haben den Antragstellern bis zum 31.03.2025 Kosten für das Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen in der ersten Instanz und in der Berufungsinstanz in Höhe von 337.431,50 € zu erstatten. 2. Die mit Schriftsatz vom 09.04.2024 gestellten Anträge der Antragsgegner werden zurückgewiesen. INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG Gegen die vorliegende Entscheidung kann nur gemäß Regel 221 Berufung vor dem Beru- fungsgericht eingelegt werden. INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG: Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt. München, den 24. Februar 2025 Pichlmaier Berichterstatter

Key Holdings

  • Cost proceedings are permissible after preliminary injunction (PI) cases, even if not followed by merits proceedings.
  • The one-month period for commencing cost proceedings can be extended if requested before its expiry, especially for valid reasons like ongoing Chapter 11 proceedings.
  • The Court of Appeal's decision on costs applies to both first instance and appeal proceedings.
  • Cost claims must be clearly formulated; if not provisional, the claimed amount is final.
  • The UPC applies its own procedural rules and Art. 69 UPCA, not national law, for cost calculation, though national methods may be accepted if undisputed.

Tags

  • Costs
  • Jurisdiction
  • Preliminary Injunction
  • Procedural Issues
  • Time Limits

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