UPC_CFI_208/2024; 504/2024 – Avago v Tesla

Court
Local Division Munich
Date
Outcome
Withdrawn
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Withdrawal Background Both parties inform the Court that they want to withdraw their claims (in an infringement case in which defendant had counterclaimed for invalidity) and that they did not need a cost decision and if such decision is necessary that each party bears its own costs. Decision (second chamber LD Munich) 1. The request is admitted; 2. The proceedings are declared closed; 3. The Court orders to mention this in the register; 4. The parties bear their own costs Comment 1. The Court states that it must give a decision about costs, apparently because R. 265.2 (c) RoP says so (“shall”). I think that it is all a bit exaggerated. R. 265 RoP does not deal with settlement between the parties but with the withdrawal by one of the parties. In my view, if the parties have settled, the Court can simply declare the case ended and the registrar should put that in the register. 2. A completely different question is if a party can decide even with the consent of the other party to withdraw a revocation action (an “actio popularis”), because it may not be in the general interest that an invalid patent survives. In certain national jurisdictions such withdrawal is not an automatic right. However, R. 265 RoP is very clear: if the opposing party does not object, you can withdraw. Parties know that certain settlement agreements can have competition law consequences! 3. It would be less confusing for the reader of the publication if the Court (here the second chamber of the Munich Local Division) would not publish the same decision twice.

Full Decision Text

1 Lokalkammer München UPC_CFI_208/2024 Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 7. Januar 2025 KLÄGERIN: Avago Technologies International Sales Pte. Limited, 1 Yishun Avenue 7, 768923 Singapore, vertreten durch: Rechtsanwalt Florian Schmidt-Bogatzky, EIP Europe LLP, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf. BEKLAGTE: 1.) Tesla Germany GmbH, Ludwig-Prandtl-Straße 27-29, 12526 Berlin, 2.) Tesla Manufacturing Brandenburg SE, Tesla Straße 1, 15537 Grünheide vertreten durch: Dr. Marcus Grosch, LL.M. quinn emanuel deutschland, Hermann- Sack-Straße 3, 80331 München. STREITPATENT Europäisches Patent EP 1 770 912 B1 SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Spruchkörper 2 der Lokalkammer München MITWIRKENDE RICHTER: Diese Anordnung wurde durch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voß (Berichterstatterin), den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Daniel Voß, den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Walter Schober und den technisch qualifizierten Richter Steven Richard Kitchen erlassen. VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch 2 GEGENSTAND: Klagerücknahme – Regel 265 VerfO SACHVERHALT Mit Klageschrift vom 03.05.2024 hat die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 1 770 912 in Anspruch genommen. Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 02.09.2024 Nichtigkeitswiderklage erhoben. Mit Schriftsatz vom 17.12.2024 hat die Klägerin die Verletzungsklage zurückgenommen und erklärt, einer Entscheidung über die Kosten bedürfe es nicht. Sollte gleichwohl eine Kostenentscheidung gem. Regel 265.2 (c) VerfO erforderlich sein, werde beantragt, dass die Parteien jeweils ihre eigenen Kosten zu tragen haben. Die Klägerin beantragt, 1. Die Rücknahme der Klage wird zugelassen und das Verfahren wird gemäß Regel 265.1, 2 VerfO für beendet erklärt. 2. Es wird angeordnet, dass, soweit gemäß Regel 265.2 (c) VerfO notwendig, die Parteien jeweils die eigenen Kosten zu tragen haben. Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 20.12.2024 die Zustimmung zur Rücknahme der Klage erklärt und ausgeführt, dass eine Entscheidung über die Kosten der Parteien nicht beantragt wird. GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG I. Gemäß Regel 265.1 Satz 1 VerfO kann ein Kläger, solange noch keine Entscheidung über die Klage ergangen ist, die Rücknahme seiner Klage beantragen. Der Rücknahmeantrag wird nach Satz 3 nicht zugelassen, wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das Gericht über die Klage entscheidet. Ausgehend hiervon ist die Rücknahme der Klage zuzulassen. Die Klägerin hat den Antrag auf Klagerücknahme vor dem Erlass einer (End-)Entscheidung gestellt. Die Beklagten haben keine berechtigten Interessen im Sinne der genannten Vorschrift geltend gemacht. Derartig berechtigte Interessen sind auch sonst nicht zu erkennen. II. Folge der Zulassung der Klagerücknahme ist nach Regel 265.2 (a) und (b) VerfO die Beendigung des Verfahrens sowie die Aufnahme der Entscheidung in das Register. 3 Nach Regel 265.2 (c) VerfO hat das Gericht zudem bei Zulassung der Klagerücknahme eine Kostentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 zu treffen. Für diese Entscheidung bedarf es keines Antrags der Parteien; sie ist auch ohne einen solchen zu erlassen. Äußern die Parteien, keine Entscheidung über die Kosten der Parteien zu beantragen, kann dies allerdings im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung berücksichtigt werden. Diese Äußerung ist regelmäßig dahingehend zu verstehen, dass zwischen den Parteien keine Kostenerstattung stattfinden und jede Partei ihre eigenen Kosten tragen soll. ANORDNUNG 1. Die Rücknahme der Klage wird zugelassen, Regel 265.1 VerfO. 2. Das Verfahren wird für beendet erklärt, Regel 265.2 (a) VerfO. 3. Diese Entscheidung ist in das Register aufzunehmen, Regel 265.2 (b) VerfO. 4. Die Parteien tragen jeweils die eigenen Kosten. Eine Kostenerstattung zwischen den Parteien findet nicht statt. DETAILS DER ENTSCHEIDUNG: ORD_66973/2024 im Verfahren: ACT_24735/2024 UPC-Nummer: UPC_CFI_208/2024 Verfahrensart: Verletzungsverfahren Antragsnummer.: App_66758/2024 Ulrike Voß Vorsitzende Richterin Dr. Daniel Voß Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Walter Schober Rechtlich qualifizierter Richter Steven Richard Kitchen Technisch qualifizierter Richter Für den Hilfskanzler 4

Key Holdings

  • The Court admitted the parties' request to withdraw their claims and declared the proceedings closed.
  • The Court ordered that each party bears its own costs, citing R. 265.2(c) RoP as mandating a cost decision.
  • The commentator questions the necessity of a formal cost decision in mutual withdrawal/settlement cases.
  • The commentator also raises the issue of withdrawing a revocation action, which might not be in the general interest, but notes R. 265 RoP allows withdrawal if the opposing party does not object.

Tags

  • Costs
  • Revocation
  • Settlement
  • Withdrawal

Related Cases

View original decision