UPC_CFI_358/2023 – Lama France v Hewlett Packard (HP)

Expert Commentary

Execution of a decision Background HP executes a decision of 13 December 2024. Lama asks the Court: a) to suspend the execution during the appeal proceedings; b) in the alternative, to form a confidentiality club for giving the information ordered under IV of the judgment in the sense that only the representatives should receive that information; c) in the further alternative, to order HP to give a guarantee of 2 million euro. Decision 1. Re a): only the Court of Appeal can grant suspensive effect. 2. Re b): HP does not object against a confidentiality club with also one person of HP. The Court refers to the same club as already was put in place during the litigation. 3. Re c): as HP is willing to accept a confidentiality club, Lama is sufficiently protected. Moreover, Lama did not ask for such guarantee after HP had formulated its demand. Comment A logical decision. HP has behaved very reasonable. Lama made the mistake not to raise these points (confidentiality club, guarantee) earlier during proceedings and therefore should not be able to do so in the execution phase. This is again a good lesson for representatives and certainly for French representatives, as a “juge d’execution” does not exist in the UPC.

Full Decision Text

Division locale de Paris UPC_CFI_358/2023 Ordonnance du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 19/12/2024 REQUÉRANT LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR Représenté par Henri BOURGEOIS DEFENDEUR HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire(s) EP2089230 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P EP1737669 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P COMPOSITION DE LA CHAMBRE – Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet Juge qualifié sur le plan technique Stefanie Philipps LANGUE DE LA PROCEDURE : Français LAMA FRANCE (ci-après « LAMA ») a déposé des demandes datées du 13 décembre 2024 en réponse à la demande déposée par HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY (ci-après « HPDC ») le 21 novembre 2024 (ApplicaƟon n° 66323/2024) aux fins d’exécuƟon de la décision au fond rendue le 13 novembre 2024 (ci-après « la Décision »). LAMA sollicite un sursis à l’exécuƟon de la Décision pendant le délai d’appel, à Ɵtre subsidiaire, la consƟtuƟon d’un cercle de confidenƟalité restreint aux seuls conseils des parƟes pour l’exécuƟon de la communicaƟon des informaƟons tel que menƟonné au IV du disposiƟf de la Décision, et à Ɵtre infiniment subsidiaire, d’accorder une garanƟe de deux millions d’Euros versée à son profit par HPDC si le cercle de confidenƟalité restreint n’était pas accordé. Par ordonnance préliminaire du juge président rendue le 16 décembre 2024, il a été demandé l’avis de HPDC sur les demandes de LAMA (Ordonnance nº ORD_66525/2024 dans l’ACTION Nº: ACT_578697/2023) ; HPDC a déposé ses commentaires écrits via CMS le 18 décembre 2024. Il souƟent que la demande de sursis relaƟve à la demande d’exécuƟon relève exclusivement de la Cour d’appel. HPDC sollicite donc que le Juge-Président ou la Division Locale de Paris déclare le tribunal de première instance incompétent pour statuer sur ceƩe demande. Il ajoute qu’en tout état de cause, la demande de LAMA FRANCE n’est ni jusƟfiée, ni fondée et devra être rejetée. HPDC a en outre demandé au Tribunal de rejeter la demande de LAMA FRANCE sollicitant un club de confidenƟalité restreint aux seuls représentants des parƟes. -A Ɵtre principal, HPDC ne s’oppose pas à ce que les informaƟons suivantes soient communiquées dans un club de confidenƟalité composé des représentants et d’une personne physique pour chaque parƟe : - les factures d’achat et de revente aux grossistes concernés sur la période non couverte par la prescripƟon relaƟves aux types de cartouches contrefaisantes, toutefois pour permeƩre la mise en œuvre praƟque d’une vérificaƟon de l’exécuƟon de la mesure d’interdicƟon et de rappel, les noms des grossistes et autres clients de LAMA relaƟvement aux cartouches concernées par la décision pourront être librement communiqués à HPDC ; - les informaƟons comptables relaƟves à l’importaƟon, l’achat ou la vente sur la période non couverte par la prescripƟon relaƟves aux types de cartouches contrefaisantes. En revanche, concernant, l’idenƟté des fabricants et/ou fournisseurs des cartouches contrefaisantes, HPDC sollicite l’accès complet à ces informaƟons du fait de l’absence de toute jusƟficaƟon du caractère confidenƟel de ces informaƟons. Enfin sur la demande subsidiaire de garanƟe, HPDC demande au Tribunal de déclarer la demande de garanƟe de LAMA FRANCE irrecevable en soutenant que : - la demande de LAMA FRANCE étant tardive par rapport au caractère « front loaded » de la procédure devant le Tribunal, les parƟes étant tenues de former leur demande en temps uƟle, - et la règle 118.8 ne permeƩant de toute façon pas au Tribunal de première instance de rajouter une garanƟe postérieurement à une décision déjà rendue. A Ɵtre subsidiaire, HPDC sollicite le rejet de ceƩe demande de garanƟe, au moƟf que ceƩe demande n’est ni jusƟfiée ni proporƟonnée au vu des arguments avancés par LAMA France, en ce que les conséquences graves alléguées ne sont pas démontrées et qu’il n’est pas jusƟfié que ceƩe garanƟe aurait pour but de réparer le dommage en cas d’une violaƟon de confidenƟalité. LAMA, invitée dans l’ordonnance préliminaire, à se posiƟonner sur la quesƟon de la compétence du Tribunal concernant sa demande de sursis à exécuƟon, a soutenu que la combinaison des règles 223-4 (sur la suspension de l’exécuƟon pendant la procédure d’appel) et 345-5 RdP (sur le juge de permanence de première instance en cas d’extrême urgence) pendant la période transitoire dans le délai d’appel et avant que l’appel ne soit formé, donnerait compétence au Tribunal pour suspendre l’exécuƟon. 1) Sur la demande de sursis à ceƩe demande d’exécuƟon : Seule la Cour d’appel a le pouvoir pour de suspendre l’exécuƟon d’une décision (ArƟcle 74 AJUB et R. 223 RdP) et à ce jour aucun appel n’a été formé à l’encontre de la décision au fond. Il convient de constater que la règle 118.8 RdP ne donne aucun pouvoir à la juridicƟon de première instance de suspendre l’exécuƟon dans ce cas. Les délais pour l’exécuƟon ont été fixés dans le disposiƟf de la Décision. Contrairement à ce que souƟent LAMA, si R. 345 (5) RdP donne compétence au juge de première instance de statuer immédiatement dans le cas d’une extrême urgence, c’est dans le cadre des pouvoirs que déƟent le Tribunal de première instance, or celui-ci n’a aucun pouvoir pour suspendre une décision pendant le délai d’appel. Par conséquent, la demande de sursis à exécuƟon ne peut qu’être rejetée, la JuridicƟon saisie n’ayant pas le pouvoir de surseoir l’exécuƟon de la décision sur le fond qu’elle a rendue. 2) Sur la demande subsidiaire aux fins d’une cercle de confidenƟalité limité aux seuls représentants des parƟes : La JuridicƟon constate que HPDC ne s’oppose pas au principe de l’organisaƟon d’un cercle de confidenƟalité sur le fondement de la règle 262A RdP pour protéger les informaƟons confidenƟelles qui seront communiquées dans le cadre de l’exécuƟon de la communicaƟon d’informaƟons ordonnée dans la décision au fond du 13 novembre 2024 (§ 312 et 313 dans les moƟfs et parƟe IV du disposiƟf) concernant les factures et les éléments comptables. Le Tribunal considère que ceƩe demande est légiƟme car les documents à communiquer sont suscepƟbles de contenir des informaƟons relevant du secret des affaires. La règle 262A.6 RdP prévoit que « Le nombre de personnes visées au paragraphe 1 ne doit pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des droits des parƟes à la procédure à un remède effecƟf et à un procès équitable ; il inclura, au moins, une personne physique pour chaque parƟe et les avocats ou autres représentants des parƟes à la procédure. » Il est rappelé que la jurisprudence au sein de la JUB a admis de restreindre ce cercle aux seuls représentants des parƟes à la procédure (en n’y incluant pas une personne privée représentant chacune des parƟes), seulement en cas d’accord entre les parƟes sur ce point. (LD Paris, 26 mars 2024, UPC_CFI_397/2023 ; LD The Hague, 4 mars 2024, UPC_CFI_239/2023) Dans le cas présent, le Tribunal note qu’il n’y a pas d’accord sur la composiƟon du cercle de confidenƟalité et considère que la Règle 262A.6 RdP doit donc s’appliquer. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la composiƟon du cercle de confidenƟalité tel que consƟtué par l’ordonnance procédurale rendue le 2 août 2024 (Ordonnance nº ORD_43600/2024 dans l’ACTION Nº ACT_578697/2023_UPC nº : UPC_CFI_358/2023). Par ailleurs, ne seront concernées que les informaƟons comptables et les factures communiquées par LAMA à HPDC. En effet, il n’est pas jusƟfié par LAMA que les informaƟons relaƟves aux réseaux de fabricants et/ou fournisseurs doivent être tenues confidenƟelles à l’égard de HPDC. 3) Sur la demande subsidiaire aux fins d’une garanƟe : La règle 118.8 RdP prévoit in fine que : « La JuridicƟon peut subordonner toute disposiƟon ou mesure à la fourniture d’une garanƟe par la parƟe ayant obtenu gain de cause au profit de la parƟe qui succombe, telle que déterminée par la JuridicƟon conformément à la règle 352. » Le Tribunal note que LAMA n’avait pas demandé à bénéficier de la consƟtuƟon d’une garanƟe à la suite de la demande de communicaƟon d’informaƟons formulée par HPDC. En outre, le Tribunal considère que la consƟtuƟon d’un cercle de confidenƟalité en conformité avec les disposiƟons de R. 262A.6 RdP pour protéger la confidenƟalité des informaƟons confidenƟelles qui seront communiquées par LAMA est suffisante pour protéger les intérêts de ceƩe dernière. Le fait que HPDC s’oppose à la composiƟon d’un cercle de confidenƟalité restreint aux seuls conseils des parƟes ne peut jusƟfier en l’espèce la consƟtuƟon d’une garanƟe en faveur de LAMA à ce stade de la procédure, ceƩe demande sera donc rejetée comme non fondée. Au vu de ces éléments, la JuridicƟon : - Constate qu’elle n’a pas le pouvoir de surseoir l’exécuƟon de la décision sur le fond du 13 novembre 2024 qu’elle a rendue ; - Ordonne que les informaƟons confidenƟelles relaƟves aux factures et à la comptabilité de LAMA France qui seront communiquées dans le cadre de l’exécuƟon de la communicaƟon d’informaƟons ordonnée dans la décision au fond du 13 novembre 2024 (§ 312 et 313 dans les moƟfs et parƟe IV du disposiƟf) seront accessibles uniquement aux personnes désignées dans le cercle de confidenƟalité tel que consƟtué dans l’ordonnance du 2 août 2024 ; - RejeƩe la demande de LAMA France concernant la garanƟe sur le fondement R. 118.8 et R. 352 RdP. - Rappelle que la présente ordonnance est suscepƟble d’appel dans les condiƟons prévues par les disposiƟons de R. 220.2 RdP. Rendue à Paris, le 19 décembre 2024. Camille Lignieres, Juge Président Peter Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique Stefanie Philipps, Juge qualifié sur le plan technique DETAILS DE L’ORDONNANCE Ordonnance nº ORD_66525/2024 dans l’ACTION Nº: ACT_578697/2023 UPC nº : UPC_CFI_358/2023 Type d’action: Action en contrefaçon Procédure connexe n° Numéro de la demande: 66323/2024 Type de demande: Demande procédurale générique

Key Holdings

• The Court affirmed that only the Court of Appeal has the authority to grant suspensive effect for an appeal.
• A confidentiality club for sharing ordered information was approved, including one HP representative, referencing the club already established during litigation.
• Lama's request for a €2 million guarantee was denied, as the approved confidentiality club was deemed sufficient protection.
• The Court noted that Lama failed to raise the issues of a confidentiality club or guarantee earlier in the proceedings.

Tags

• Appeal
• Confidentiality
• Security for Costs

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