UPC_CFI_564/2024 – Brita v Aquashield

Expert Commentary

Save an invalid patent Facts On 22 August 2025, the Local Division Munich revoked Brita’s patent and dismissed the infringement claims. On 15 October 2025, Aquashield requested withdrawal of the revocation proceedings (R. 265 RoP) and did not ask for costs. Brita agreed. Decision of the Court Withdrawal allowed. Comment As the revocation decision was not final, the withdrawal results in the patent remaining valid. There may be good reasons for both parties to use this road to settle: , for instance if the patentee has licenses or does not agree with the decision but does not want to spend the money for litigating an appeal, or thinks that it stands a better chance in completely new proceedings having learned from its defeat in this one. The claimant in the revocation action may be happy to avoid an appeal and, if it can continue selling (maybe under a royalty-free license), to cooperate and withdraw its claim for revocation.

Full Decision Text

Lokalkammer München UPC_CFI_564/2024 Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 16.10.2025 KLÄGERIN UND NICHTIGKEITSWIDERBEKLAGTE Brita SE, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Markus Hankammer, Stefan Rudolf Jonitz und Dr. Rüdiger Kraege, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, DE, vertreten durch: Rechtsanwalt Niels Christof Julius Schuh, Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Kaiserswerther Str. 183, 40474 Düsseldorf, DE. BEKLAGTE UND NICHTIGKEITSWIDERKLÄGERINNEN 1. AQUASHIELD EUROPE s.r.o., vertreten durch die Geschäftsführer Jakub Grosman und Alex Rish, Mánesova 881/27, 120 00 Prag, CZ, 2. AQUASHIELD DACH GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Jakub Grosman, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, DE, 3. Gasmarine BV Srl, vertreten durch den Geschäftsführer Maximilian Devotee Lungotorrente Secca 23, 16163 Genova, IT, 4. MGR26 Société à responsabilité limitée, vertreten durch die Geschäftsführer Gad Ayache und Moshé-Dov Ayacche, 19 Rue Séjourné, 94000 Créteil, FR, vertreten durch: Rechtsanwalt Sönke Scheltz, Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, DE. STREITPATENT Europäisches Patent EP 2 387 547 SPRUCHKÖRPER/KAMMER 1 Spruchkörper/Panel 2 der Lokalkammer München MITWIRKENDE RICHTER/RICHTERINNEN Diese Entscheidung wurde erlassen von der Vorsitzenden Richterin U. Voß als Berichterstatterin, dem rechtlich qualifizierten Richter Dr. D. Voß, der rechtlich qualifizierten Richterin M. Mlocar und dem technisch qualifizierten Richter Dr. M. van der Burg. VERFAHRENSSPRACHE Deutsch GEGENSTAND Regel 265 VerfO – Rücknahme Widerklage auf Nichtigerklärung KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS 1 Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen (UPC_CFI_248/2024). Die Beklagten haben eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (UPC_CFI_564/2024). 2 Mit Entscheidung vom 22.08.2025 hat die Kammer über die Klage und die Widerklage auf Nichtigerklärung entschieden. 3 Mit Schriftsatz vom 15.10.2025 haben die Beklagten die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung gem. Regel 265.1 VerfO beantragt und mitgeteilt, dass die Parteien auf eine Kostenentscheidung gem. Regel 265.2 (c) VerfO verzichten. 4 Mit Schriftsatz vom selben Tag hat die Klägerin der Rücknahme der Nichtigkeitswiderklage zugestimmt und den Verzicht auf eine Kostenentscheidung gem. Regel 265.2 (c) VerfO bestätigt. GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG I. 5 Gemäß Regel 265.1 Satz 1 VerfO kann ein Kläger, solange noch keine Entscheidung über die Klage ergangen ist, die Rücknahme seiner Klage beantragen. Der Rücknahmeantrag wird nach Satz 3 nicht zugelassen, wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das Gericht über die Klage entscheidet. Ausgehend hiervon ist die am 15.10.2025 erklärte Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung zuzulassen. 6 Dass die Kammer am 22.08.2025 eine Entscheidung verkündet hat, steht dem nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts ist die Rücknahme einer Widerklage auf Nichtigerklärung während eines anhängigen Berufungsverfahrens bis zum Vorliegen einer endgültigen Entscheidung zulässig (Berufungsgericht, UPC_CoA_569/2024, Anordnung v. 24.02.2025). Die Übertragung des dahinterstehenden 2  Gedankens auf die vorliegende Situation bedeutet, dass bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist eine Rücknahme einer Widerklage auf Nichtigerklärung zulässig ist (Lokalkammer Düsseldorf, UPC_CFI_320/2024, Entscheidung v. 30.09.2025), weil bis dahin keine endgültige Entscheidung des Gerichts vorliegt und die Partei noch Berufung einlegen kann. Es ergäbe keinen Sinn, von einer Partei zu verlangen, eine Berufung einzulegen, nur damit sie sodann – entsprechend der Rechtsprechung des Berufungsgerichts – im Rahmen des anhängigen Berufungsverfahrens die Rücknahme der Widerklage erklären kann. 7 Da die Rechtsmittelfrist vorliegend bis zum 22.10.2025 läuft, ist der Antrag auf Zulassung der Rücknahme vom 15.10.2025 rechtzeitig. 8 Die Klägerin hat keine berechtigten Interessen im Sinne der Regel 265.1 Satz 3 VerfO geltend gemacht. Sie hat der Rücknahme vielmehr zugestimmt. Derartig berechtigte Interessen sind auch sonst nicht zu erkennen. II. 9 Folge der Zulassung der Klagerücknahme ist nach Regel 265.2 (a) und (b) VerfO die Beendigung des Verfahrens sowie die Aufnahme der Entscheidung in das Register. 10 Nach Regel 265.2 (c) VerfO hat das Gericht zudem bei Zulassung der Klagerücknahme eine Kostentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 zu treffen. Für diese Entscheidung bedarf es keines Antrags der Parteien; sie ist auch ohne einen solchen zu erlassen. Äußern die Parteien, keine Entscheidung über die Kosten der Parteien zu beantragen, kann dies allerdings im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung berücksichtigt werden. Diese Äußerung ist regelmäßig dahingehend zu verstehen, dass zwischen den Parteien keine Kostenerstattung stattfinden und jede Partei ihre eigenen Kosten tragen soll. 11 Infolge der Zulassung der Klagerücknahme ist zudem die Entscheidung der Kammer vom 22.08.2025 hinsichtlich der Nichtigkeitswiderklage einschließlich der dazu ergangenen Kostenentscheidung mit Beendigung des Verfahrens wirkungslos (Lokalkammer Düsseldorf, UPC_CFI_320/2024, Entscheidung v. 30.09.2025). ANORDNUNG 1. Die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung wird zugelassen. 2. Das Verfahren gem. Nr. 1 wird für beendet erklärt. 3. Die Entscheidung ist in das Register aufzunehmen. 4. Die Entscheidung der Kammer vom 22.08.2025 ist hinsichtlich der Nichtigkeitswider- klage einschließlich der Kostenentscheidung wirkungslos. 5. Die Parteien tragen ihre jeweiligen Kosten selbst. Eine Kostenerstattung zwischen den Parteien findet nicht statt. 3  Digital unterschrieben von U. Voß Vorsitzende Richterin Ulrike Voß Ulrike Voß Datum: 2025.10.16 16:51:30 +02'00' Dr. D. Voß Daniel Voß Digital unterschrieben von Daniel Voß Rechtlich qualifizierter Richter Datum: 2025.10.16 16:57:19 +02'00' M. Mlakar Rechtlich qualifizierte Richterin MOJCA MLAKAR Digitalno podpisal MOJCA MLAKAR Datum: 2025.10.16 22:07:20 +02'00' Digitaal ondertekend door MARC Dr. M. van der Burg MARC WILLEM WILLEM DIRK Van der Burg Technisch qualifizierter Richter DIRK Van der Burg Datum: +02'00' 2025.10.17 14:29:19 Digital unterschrieben von Anja Für den Hilfskanzler Anja Mittermeier Mittermeier Datum: 2025.10.17 14:58:47 +02'00' 4

Key Holdings

• Withdrawal of revocation action allowed after first instance decision but before finality.
• Patent remains valid despite prior revocation ruling.

Tags

• Patent Validity
• Revocation
• Settlement
• Withdrawal

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