UPC_CFI_714/2024 – Biolitec v SIA

Expert Commentary

Preliminary objection The plaintiff lost the PI (preliminary injunction) proceedings in Düsseldorf and then filed a case on the merits in Munich. The defendant argues: 1. The Local Division Munich is not competent; the case must be heard in Düsseldorf under Art. 33.2 UPCA. 2. The fact that a representative provided an electronic address for service during the PI proceedings does not mean that proceedings on the merits can validly be served at that address. Judge-Rapporteur (JR) Decision: 1. Since the PI proceedings were pending in appeal at the time the proceedings on the merits were filed in Munich, Art. 33.2 UPCA (which states that if a case between two parties is already pending at a certain division, any further action between them regarding the same patent must be brought before the same division) does not apply. 2. In the meantime, the defendant has accepted service. Comment: 1. In my view, this is a reasonable interpretation of Art. 33.2 UPCA, as the JR states that the fact that the PI case is on appeal means that the case is not pending before the Local Division in Düsseldorf. However, I believe that the PI case, which started in Düsseldorf, is still pending and may, after the appeal, even be sent back to the Düsseldorf Local Division. Moreover, if I read the last paragraph of Art. 33.2 UPCA: "In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure." I could argue that the action in Düsseldorf was filed first and that therefore, Munich should have declared the action inadmissible. 2. I also think that this kind of strategy—"I lost the PI, so now I go to another Division."—should not be rewarded. 3. Of course, it seems that Art. 33.2 UPCA was written to avoid conflicting decisions between divisions and possibly also for efficiency reasons. 4. However, I have to admit that there cannot be a direct conflict in this case since the outcome of the case on the merits can be different from a PI decision. 5. Sure, it is more efficient to have the same division handle both the PI and the case on the merits, but I wonder whether that is always desirable. Wouldn't it be better to have a (partly) different panel decide the case on the merits? 6. In my country, PIs are granted by a single (senior) judge, and although this is not legally required, it is customary that the same judge does not sit on the case on the merits. 7. However, since PI cases at the UPC are usually heard by a panel of three or four judges, my ideal situation—where a different judge handles the case on the merits—is not fully possible at the moment, except in Munich, where there are two panels. 8. Nevertheless, I hope that in a case on the merits, the President of the Court of First Instance will at least appoint a different (second and) third judge than the one who handled the PI (and, if relevant, a different technical judge). 9. After saying all this, perhaps it is not such a bad thing that the case on the merits will be heard by a different panel in Munich!

Full Decision Text

Lokalkammer München UPC_CFI_714/2024 Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts betreffend die Kostenfestsetzung für die erste Instanz erlassen am 12. Februar 2025 Klägerin biolitec Holding GmbH & Co. KG, Untere Viaduktgasse 6/9, 1030 Wien, Österreich vertreten durch: Paul Szynka Beklagte 1. Light Guide Optics Germany GmbH, Werner-von-Siemens- Str. 39, 53340 Mecken- heim, Deutschland 2. S.I.A. LIGHTGUIDE International, Celtniecības iela 8 - LV-5316 - Līvāni, Līvānu nov. - LV vertreten durch: Jörg Schmidt STREITPATENT EP 3 685 783 ENTSCHEIDENDER RICHTER TOBIAS PICHLMAIER, BERICHTERSTATTER VERFAHRENSSPRACHE DEUTSCH UPC_CFI_714/2024 2 Sachverhalt Die Klägerin ist mit einem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen vor der Lokal- kammer Düsseldorf gescheitert (LK Düsseldorf, Anordnung v. 05.09.2024, UPC_CFI_486/2024, ACT_47064/2024, ORD_47991/2024); dieses Verfahren ist der- zeit vor dem Berufungsgericht anhängig, die Berufung datiert vom 19. September 2024 (UPC_CoA_540/2024, APL_52692/2024). Am 20. November 2024 hat die Klägerin Verletzungsklage bei der Lokalkammer Mün- chen eingereicht. Gegenstand der Verletzungsklage ist ebenfalls das Klagepatent; auch die angegriffene Ausführungsform und die Beklagten sind identisch. Die Beklagten machen mit dem Einspruch geltend, dass die Klage nach Art. 33 Abs. 2 EPGÜ unzulässig sei. Für die Verletzungsklage zuständig sei nicht die Lokalkammer München, sondern die Lokalkammer Düsseldorf. Auch die Zustellung sei unwirksam, da keine Empfangsvollmacht nach Regel 271 Abs. 1 lit. c) VerfO vorgelegen habe. Die Bestellung als Vertreter im Verfahren über den Erlass einstweiliger Maßnahmen stelle keine allgemeinen Empfangsvollmacht dar. Die Empfangsvollmacht beschränke sich vielmehr auf das Verfahren auf Erlass einstweili- ger Maßnahmen. Die Beklagten haben b e a n t r a g t, die Klage kostenpflichtig abzuweisen. Vorsorglich haben sie beantragt, festzustellen, dass die Klage am 2. Dezember 2024 zugestellt worden ist. Die Klägerin hat b e a n t r a g t, I. den Einspruch der Beklagten zurückzuweisen. II. hilfsweise: Das Verfahren an die Lokalkammer Düsseldorf zu verweisen. UPC_CFI_714/2024 3 III. den Antrag, festzustellen, dass die Klage am 02.12.2024 zugestellt wurde, zurückzuweisen. Die Klägerin trägt vor, zum Zeitpunkt der Klageerhebung sei keine Klage i.S.d. Art. 33 Abs. 2 UA 1 EPGÜ vor einer anderen Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig gewesen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen. Gründe I. Zuständigkeit der Lokalkammer München Die Lokalkammer München ist für die streitgegenständliche Verletzungsklage zu- ständig. Der Einspruch war daher zurückzuweisen. Nach Art. 33 Abs. 2 EPGÜ darf zwischen denselben Parteien zum selben Patent keine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a), c), f), g) oder h) bei einer anderen Kammer erhoben werden, wenn eine Klage im Sinne des Arti- kels 32 Absatz 1 Buchstaben a), c), f), g) oder h) vor einer Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig ist. Die Klägerin hat am 20. November 2024 bei der Lokalkammer München eine Verletzungsklage erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war zwischen denselben Par- teien zum selben Patent keine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchsta- ben a), c), f), g) oder h) bei einer anderen Kammer anhängig. Der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen vom 14. August 2024 betraf zwar ebenfalls das Streitpatent und dieselben Parteien wie die am 20. November 2024 bei der Lo- kalkammer München erhobenen Verletzungsklage. Im Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage war dieser Antrag allerdings bereits beim Berufungsgericht anhängig. UPC_CFI_714/2024 4 Nach dem EPGÜ und der Verfahrensordnung können Klagen zeitgleich – also parallel – bei mehreren Kammern des Gerichts erster Instanz anhängig sein (Re- gel 76.2 EPGVerfO). Im Hinblick auf den Instanzenzug ist eine Rechtssache aber entweder beim Gericht erster Instanz oder beim Berufungsgericht anhängig, wie etwa Regel 346.1 EPGVerfO zeigt. Die Rechtssache kann also nicht gleichzeitig in erster Instanz und in der Berufungsinstanz anhängig sein. Nicht „bei einer Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig“ ist eine Rechts- sache folglich dann, wenn sie in der Berufungsinstanz anhängig ist. In der Beru- fungsinstanz anhängig ist sie, wenn dort die Berufung eingereicht wurde. Die Klage auf Erlass einstweiliger Maßnahmen (UPC_CFI_486/2024, ACT_47064/2024) war am 19. September 2024 bereits beim Berufungsgericht anhängig. Folglich war am 20. November 2024, dem Tag der Erhebung der hie- sigen Verletzungsklage, zwischen denselben Parteien zum selben Patent keine Klage vor einer anderen Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig. Sinn der Regelung des Art. 33 Abs. 2 EPGÜ ist es, dass nicht zwei verschiedene Lokalkammern gleichzeitig mit derselben Sache befasst sind. Da allerdings die Lokalkammer Düsseldorf seit dem 19. September 2024 nicht mehr mit der Klage auf Erlass einstweiliger Maßnahmen befasst war, stand einer Befassung der Lo- kalkammer München mit der am 20. November 2024 eingereichten Verletzungs- klage nichts entgegen. II. Zustelldatum Es wird festgestellt, dass die Klage am 2. Dezember 2024 zugestellt wurde. Eine Empfangsvollmacht für die hiesige Verletzungsklage lag im Zeitpunkt der elekt- ronischen Einreichung nicht vor. Die Beklagten sind aber bereit, die Zustellung am Tag des tatsächlichen Zugriffs auf das CMS am 2. Dezember 2024 gegen sich gelten zu lassen. UPC_CFI_714/2024 5 Entscheidung 1. Der Einspruch wird zurückgewiesen. 2. Es wird festgestellt, dass die Klage am 2. Dezember 2024 zugestellt wurde. INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG Gegen eine Entscheidung des Berichterstatters, den Einspruch zurückzuweisen, kann nur gemäß Regel 220.2 Berufung eingelegt werden. München, den 12. Februar 2025 Pichlmaier Berichterstatter

Key Holdings

• The Judge-Rapporteur dismissed a preliminary objection regarding the Munich Local Division's competence.
• Art. 33.2 UPCA, concerning the competence of the first seized division, was deemed not to apply because the prior PI proceedings were pending on appeal.
• The defendant's argument about invalid service at an electronic address used for PI proceedings was mooted by their subsequent acceptance of service.
• The commentator discusses the interpretation of Art. 33.2 UPCA and the implications of a plaintiff filing a merits case in a different division after losing a PI.

Tags

• Jurisdiction
• Preliminary Injunction
• Preliminary Objection
• Service

Related Cases

• UPC_CFI_743/2025 – Skechers v Fast IP
• UPC_CFI_804/2025 – TP Link (USA) v Huawei (China)
• UPC_CFI_119/2025; UPC_CFI_401/2025 – Shanghai v Longi
• UPC CFI 425/2024, UPC CFI 751/2024 – JingAo Solar Co., Ltd. v Chint New Energy Technology Co., Ltd. et al.
• UPC_CFI_771/2025; UPC_CFI_802/2025 – Solvay v Zhejiang