UPC_CFI_714/2024;UPC_CFI_155/2025 – biolitec v Light Guide Optics

Expert Commentary

Stay / Court appointed experts Facts 1. This concerns infringement proceedings with respect to Unitary Patent EP 3 685 783 2. On 28 October 2025, the defendants asked for a stay of the proceedings, and to cancel the dates for the interim conference and the oral hearing (set for 17/18 December 2025). 3. The claimant did not agree. 4. The interim conference took place on 21 November 2025. During that conference the claimant announced to file further auxiliary requests in the light of the preliminary opinion issued by the Opposition Division (“OD”). Defendants objected against the late filing. 5. It was agreed that claimant would file the new auxiliary requests as soon as possible, and that the defendant should react prior to the oral hearing. During that hearing, the Court should decide if the auxiliary requests would be allowed. The oral hearing took place on 17 December 2025. 6. On 3 February 2026 the OD revoked the patent. 7. Parties reacted to this decision in writing. The Court 1. The Court agrees with the OD that the granted patent is not valid. 2. However, the Court is of the opinion that the auxiliary request (filed after the preliminary opinion of the OD) renders the patent valid. 3. Thet Court is of the opinion that this auxiliary request should be allowed, as the preliminary opinion of the OD was not known at the time of the defence against the counterclaim for revocation. 4. R. 295(a) RoP which gives the Court the possibility to stay proceedings, should not be applied in this case, as it is written to avoid inconsistent decisions, for example because different auxiliary requests in opposition and in the litigation before the UPC have been filed. There was no reason for a stay on that ground in this case, as the oral hearing had taken place before the oral hearing in the OD. 5. After the oral hearing the Court gave the parties the possibility to comment on the decision of the OD. 6. The Court cannot decide the infringement question without the advice of a court-appointed expert. 7. The Parties are invited to suggest the names of court-appointed experts before 17 April 2026. Comment 1. Would it not have been better to postpone the oral hearing with 6 weeks so that the oral hearing could take place with the knowledge of the result of the Opposition Division? That would have been fully in line with R. 295(a) RoP. 2. The technical question which the Court wants to raise to the court-appointed expert should have been clear after the written proceedings and could have been resolved before the oral hearing. The idea of the oral hearing before the UPC is that such a hearing leads to a final decision. The interim phase is the phase during which the case should be made ready for such final oral argument, and during that phase, a court-appointed expert could have given its opinion. 3. For an overloaded Division as the Munich Local Division it seems not possible to achieve this, because it requires a rather early interim conference, which leaves a couple of months before the oral hearing. For an overloaded Division it is of course also far more difficult to postpone an oral argument, because the docket is filled with hearings. 4. It would already an improvement to appoint a less busy judge (the non-German judge) as the Judge-Rapporteur. It would also add to take away the impression (which I have heard during some conferences) that the German Divisions are in fact nothing else than the old German courts in another (not so new) coat! A strong-minded foreign JR may change that impression, as the Dutch judge Mr Brinkman showed recently, when he filed a dissenting opinion.

Full Decision Text

Lokalkammer München UPC CFI 714/2024 UPC CFI 155/2025 Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 2. April 2026 EP 3 685 783 B1 **LEITSÄTZE** 1. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 295(a) VerfO ist in der Regel nicht veranlasst, wenn der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem EPG vor der mündlichen Verhandlung bei der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes (EPA) stattfindet. 2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 295 VerfO ist auch nicht zwingend deshalb veranlasst, weil die Einspruchsabteilung des EPA das Klagepatent zwischen der mündlichen Verhandlung vor dem EPG und dem vom EPG anberaumten Verkündungstermin widerrufen hat. **KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE** biolitec Holding GmbH & Co. KG, Untere Viaduktgasse 6/9, 1030 Wien, Österreich vertreten durch: Paul Szynka, CBH Rechtsanwälte nachfolgend “Klägerin” **BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN** 1. Light Guide Optics Germany GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 39, 53340 Meckenheim, Deutschland 2. S.I.A. LIGHTGUIDE International, Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316, Lettland vertreten durch: Jörg Schmidt, Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner mbB nachfolgend “Beklagte” **KLAGEPATENT** EP 3 685 783 B1 **VERFAHRENSSPRACHE** Deutsch **SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER** Spruchkörper 1 der Lokalkammer München: Dr. Matthias Zigann, Vorsitzender Richter Mojca Mlakar, rechtlich qualifizierte Richterin Tobias Pichlmaier, rechtlich qualifizierte Richter (Berichterstatter) Dr. Torsten Duhme, technisch qualifizierter Richter **MÜNDLICHE VERHANDLUNG** 17. Dezember 2025 **Sachverhalt** Die Klägerin ist Inhaberin des EP 3 685 783 (Klagepatent). Das Klagepatent, welches eine endoluminale Laserablationsvorrichtung zur Behandlung von Venen betrifft, ist ein Patent mit einheitlicher Wirkung und geht zurück auf eine Stammanmeldung EP 2 974 687 vom 2. März 2009. Diese ist eine Teilanmeldung des EP 2 620 119, welche ihrerseits eine Teilanmeldung des EP 2 254 495 ist (als WO 2009/108956 A1 veröffentlichte Ursprungsanmeldung). Patentanspruch 1 lautet in der maßgebenden englischen Sprachfassung: A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies, comprising: - a flexible optical fiber (200, 500, 600, 900) defining an elongated axis, - a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and - a distal end receivable within the vein and including radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) of the optical fiber (200, 500, 600, 900), which are adapted to emit radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900) and to emit the radiation radially and circumferentially onto an angularly extending portion of the surrounding vein, and - a substantially transparent cap (206, 506, 606, 906) enclosing the emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) and fixedly secured to the optical fiber (200, 500, 600, 900) and sealed with respect thereto by fusing. Die Beklagten haben ein Produkt mit der Bezeichnung „Lightguide Infinity Side Fiber“ entwickelt und bewerben dieses auf der Internetseite www.lightguide.de wie folgt: Die Beklagte zu 1) verantwortet die Webseite www.lightguide.de, auf der die angegriffene Ausführungsform in deutscher Sprache u.a. für die Bundesrepublik Deutschland beworben wird. Die Beklagte zu 2) verantwortet die Webseite www.lightguide.com, auf der die angegriffene Ausführungsform in englischer Sprache für den gesamteuropäischen Markt beworben wird. Bereits am 19. Juli 2024 wurde von der Beklagten zu 1) ein Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt eingeleitet und die vollständige Nichtigerklärung des Klagepatents beantragt. Am 22. Oktober 2025 hat die Einspruchsabteilung den Parteien mitgeteilt, dass das Klagepatent nach der vorläufigen Einschätzung der Einspruchsabteilung die Anforderungen von Art. 76 Abs. 1, 123 Abs. 2 EPÜ nicht erfüllt (Anlage WKS 13). Die Einspruchsabteilung hat den Parteien Gelegenheit gegeben, hierzu bis zum 12. Dezember 2025 Stellung zu nehmen. Die Beklagten haben daraufhin in den hiesigen Verfahren mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2025 beantragt, 1. den Rechtsstreit auszusetzen und 2. die Termine zur Zwischenanhörung am 21. November 2025 und zur mündlichen Verhandlung am 17./18. Dezember 2025 aufzuheben. Mit Anordnung vom 29. Oktober 2025 hat der Berichterstatter der Klägerin Gelegenheit gegeben, zum Aussetzungs und Terminaufhebungsantrag der Beklagten bis zum 7. November 2025 Stellung zu nehmen. Mit ihrer Stellungnahme vom 7. November 2025 hat sich die Klägerin den Anträgen widersetzt. Die Zwischenanhörung hat am 21. November 2025 stattgefunden. In dieser kündigten die Klägervertreter im Hinblick auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung weitere Hilfsanträge an, um eine Parallelität der Antragstellung im Einspruchsverfahren und der hiesigen Widerklage herstellen zu können. Die Beklagten rügten dies als verspätet. Mit den Parteien wurde sodann in der Zwischenanhörung folgendes Vorgehen besprochen: Die Klägerin reicht unverzüglich die angekündigten Hilfsanträge schriftlich ein, die Beklagten erhalten Gelegenheit, hierzu noch vor der mündlichen Verhandlung (17. Dezember 2025) schriftlich Stellung zu nehmen; über die Zulassung der Hilfsanträge wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, jedenfalls nicht vor Eingang der schriftlichen Stellungnahme der Beklagten entschieden. Mit Schriftsatz vom 21. November 2025 hat die Klägerin entsprechende Hilfsanträge (B-Hilfsanträge) eingereicht. Die Beklagten haben hierzu entsprechend der Anordnung des Berichterstatters vom 23. November 2025 am 5. Dezember 2025 Stellung genommen. Die Beklagten sind der Ansicht, die Klägerin habe die B-Hilfsanträge bereits bis zum 7. November 2025 stellen müssen. Eine Zulassung der B-Hilfsanträge gemäß Regel 30(2) VerfO liege ebensowenig vor wie ein darauf gerichteter Antrag, in dem sich die Klägerin dazu erklärt hätte, warum die zusätzlichen Hilfsanträge ausnahmsweise zulässig seien; ein solcher Antrag hätte mit der Vorlage des Hilfsantrags gestellt werden müssen. Mit Entscheidung vom 3. Februar 2026 (Anlage WKS 15) hat die Einspruchsabteilung das Klagepatent für nichtig erklärt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagten verletzten das Klagepatent durch Herstellung und Vertrieb der angegriffene Ausführungsform. Die angegriffene Ausführungsform zeige sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents und mache daher vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch. Die Beklagten sind der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache von den Merkmalen des Klagepatents keinen Gebrauch. Außerdem sei das Klagepatent für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand - nicht neu - nicht erfinderisch und - nicht ausführbar sei und - außerdem über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung und über den Inhalt der früheren Anmeldungen, auf welchen das Klagepatent beruht, hinausgehe. Die Beklagten haben eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben. Die Klägerin hat daraufhin beantragt, die Widerklage abzuweisen und hilfsweise, das Klagepatent in beschränkter Fassung aufrecht zu erhalten. Die mit Schriftsatz vom 21. November 2025 eingereichten B-Hilfsanträge hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2025 in folgender Reihenfolge gestellt: 10B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B. Hilfsantrag 10B lautet: 1. A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies varicose veins, comprising: - a flexible optical fiber (200, 500, 600, 900) defining an elongated axis, - a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and - a distal end receivable within the vein and including radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) of the optical fiber (200, 500, 600, 900), which are formed by grooves and are adapted to emit radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900) and to emit the radiation radially and circumferentially onto an angularly extending portion of the surrounding vein, and - a substantially transparent cap (206, 506, 606, 906), substantially transparent to the emitted radiation, enclosing the emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610, 908) and fixedly secured to the optical fiber (200, 500, 600, 900) and sealed with respect thereto by fusing the cap (206, 506, 606, 906) to the core of the optical fiber (200, 500, 600, 900), wherein the cap (206, 506, 606, 906) defines an optical fiber-gas interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the optical fiber (200, 500, 600, 900). Die Klägerin ist der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform auch mit Blick auf die im Rahmen der Nichtigkeitswiderklage geltend gemachten Hilfsanträge eine Verletzung darstellt. **Gründe** 1. Die Lokalkammer geht derzeit davon aus, dass das Klagepatent in der erteilten Fassung keinen Bestand hat. Der Ursprungsanmeldung lässt sich zwar entnehmen, dass bei einigen Ausführungsformen eine Kappe an einem distalen Ende der Faser befestigt ist („In some embodiments, the device includes a cap fixedly secured to a distal end of the fiber“, Abs. [0033]). Eine Verschmelzung, bei der es sich nach der Ursprungsoffenbarung um eine der explizit genannten Arten fester Verbindung handelt („...fused, bonded or otherwise fixedly secured“), wird allerdings nur insofern offenbart, als diese im Verhältnis von Kappe und Faserkern erfolgt (“...fused, bonded or otherwise fixedly secured to the fiber core...“). Eine Verschmelzung mit anderen Faserelementen ist aus der ursprünglichen Offenbarung nicht direkt und eindeutig ableitbar. Die Lokalkammer ist daher mit der Einspruchsabteilung der Ansicht, dass das Weglassen des Begriffs „core“ in diesem Zusammenhang eine unzulässige Erweiterung darstellt. In seiner erteilten Fassung hat Anspruch 1 des Klagepatents daher auch aus Sicht der Lokalkammer keinen Bestand. 2. Die Lokalkammer geht allerdings davon aus, dass das Klagepatent in der Fassung von Hilfsantrag 10B Bestand hat. Die Beklagten haben die Geltendmachung von Hilfsantrag 10B, mit dem die Klägerin auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung reagiert hat, als verspätet gerügt. Ihrerseits haben die Beklagten auf die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung mit einem Aussetzungsantrag betreffend die hiesigen Verfahren reagiert. Regel 295(a) VerfO, nach der eine Aussetzung mit Blick auf ein paralleles Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt möglich ist, hat den Zweck, parallel vor dem EPA und dem EPG laufende Nichtigkeitsverfahren nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich aufeinander abzustimmen. Steht eine Entscheidung der Einspruchsabteilung kurz bevor, während eine Entscheidung des EPG nicht vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu erwarten ist, kann das Verfahren vor dem EPG ausgesetzt werden. Nach Vorliegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die durch die Aussetzung abgewartet werden soll, kann dann das Verfahren vor dem EPG unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Einspruchsentscheidung fortgesetzt werden. Setzt das EPG im Hinblick auf ein Verfahren vor dem EPA aus, ergibt dies allerdings nur Sinn, wenn vor dem EPA gestellte Anträge auch in Verfahren vor dem EPG Berücksichtigung finden können; andernfalls wäre das EPG auf die bei ihm bis zur Aussetzung gestellten Hilfsanträge beschränkt und könnte beim EPA gestellte Hilfsanträge nicht zum Gegenstand des eigenen Verfahrens machen. Das könnte dazu führen, dass das EPG ein Patent nur deshalb vernichtet, weil Hilfsanträge, aufgrund derer das Patent vor dem EPA geprüft und gegebenenfalls aufrechterhalten wurde, beim EPG nicht mehr berücksichtigt werden können. Eben zur Vermeidung einer solchen Konstellation dient die Regel 295(a) VerfO. Die Lokalkammer hat sich zunächst entschieden, die Verfahren UPC CFI 714/2024 und UPC CFI 155/2025 nicht bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem EPG auszusetzen, da der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem EPG (17. Dezember 2025) noch vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 13. Januar 2026 vorgesehen war. Um die für den 13. Januar 2026 vorgesehene Entscheidung der Einspruchsabteilung gleichwohl berücksichtigen zu können, hat sie den Parteien mit der nach der mündlichen Verhandlung ergangenen Anordnung vom 27. Januar 2026 Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Nach dem Vorliegen der Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung ist eine Aussetzung nicht mehr veranlasst, da eine etwaige Entscheidung der Beschwerdekammer nicht kurzfristig zu erwarten ist und eine ordnungsgemäße Rechtspflege (Regel 295(m) VerfO) mit Blick auf den Widerruf des Klagepatents durch die Einspruchsabteilung eine Aussetzung nicht zwingend erfordert. Die in Rede stehende Änderungsanträge vom 21. November 2025 waren durch die Mitteilung der Einspruchsabteilung des EPA vom 22. Oktober 2025 veranlasst, konnten also bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden. Die Klägerin war insbesondere nicht gehalten, die Änderungsanträge bereits am 7. November 2025 einzureichen; die entsprechende Schriftsatzfrist betraf allein die Stellungnahme der Klägerin zum Aussetzungs und Terminsaufhebungsantrag der Beklagten. Durch die Änderung wurden die Beklagten auch nicht in ihrer Verfahrensführung unangemessen behindert, da sie sowohl schriftsätzlich als auch mündlich darauf erwidern konnten. 3. Die Parteien streiten unter anderem darüber, ob - es an den helixförmigen Nuten der angegriffenen Ausführungsform zu einer lateralen Emission durch Lichtbrechung kommt (orangener Pfeil in der nachfolgenden Einblendung beispielhaft für eine mögliche Brechung) oder ob die Nuten eine Totalreflexion der Laserstrahlung bewirken (blauer Pfeil, ebenfalls beispielhaft für eine mögliche Reflexion), - die solchermaßen in die Nut emittierte Strahlung weiter an der Kappe lateral gebrochen wird und - die Kappe mit dem Kern (core) oder mit dem Mantel (cladding) der optischen Faser verschmolzen ist. Beide Parteien haben insofern Tests durchgeführt und hierzu Zeugen benannt. Die Tests kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, die aus Sicht der Lokalkammer nicht vereinbar sind. Da die Kammer nicht sicher beurteilen kann, welcher Vortrag zutrifft, hat sie entschieden, gemäß Regel 185 VerfO einen gerichtlichen Sachverständigen zu bestellen, um diese technischen Fragen zu klären. **Anordnung** I. Der Aussetzungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen. II. Es wird ein gerichtlicher Sachverständiger bestellt, um folgende Fragen zu beantworten: 1. Kommt es bei der angegriffenen Ausführungsform zu Emissionen an den bzw. in die helixförmigen Nuten der Art, dass es sich nicht um (interne) Totalreflexionen an den Nuten handelt? 2. Stellt die Kappe der angegriffenen Ausführungsform eine Schnittstelle dar, an der die gemäß der vorstehenden Ziffer 1. emittierte Strahlung in lateraler Richtung gebrochen wird? 3. Ist bei der angegriffenen Ausführungsform die Kappe mit dem Kern (core) oder mit dem Mantel (cladding) der optischen Faser verschmolzen? III. Die Parteien erhalten Gelegenheit, bis zum 17. April 2026 zu dieser Anordnung Stellung zu nehmen und Vorschläge zur Person des gerichtlichen Sachverständigen zu machen. München, den 2. April 2026 Dr. Zigann (Vorsitzender Richter) Mlakar (rechtlich qualifizierte Richterin) Dr. Duhme (technisch qualifizierter Richter) Pichlmaier (rechtlich qualifizierter Richter; Berichterstatter) Für den Hilfskanzler

Key Holdings

• Late-filed auxiliary requests may be allowed if the preliminary opinion of the Opposition Division was not known at the time of defence.
• Rule 295(a) RoP for staying proceedings aims to avoid inconsistent decisions, not applicable if the UPC oral hearing occurred before the OD oral hearing.
• The Court can appoint experts if the infringement question cannot be decided without their advice.
• The timing of expert appointment is criticized, suggesting it should be resolved earlier in the interim phase.
• Suggestions are made for improving case management in overloaded divisions, including appointing less busy judges as Judge-Rapporteur.

Tags

• Stay of Proceedings
• Court-Appointed Expert
• Auxiliary Requests
• Patent Validity
• Infringement
• Case Management
• Procedural

Related Cases

• UPC_CFI_743/2025 – Skechers v Fast IP
• UPC_CFI_804/2025 – TP Link (USA) v Huawei (China)
• UPC_CFI_119/2025; UPC_CFI_401/2025 – Shanghai v Longi
• UPC CFI 425/2024, UPC CFI 751/2024 – JingAo Solar Co., Ltd. v Chint New Energy Technology Co., Ltd. et al.
• UPC_CFI_771/2025; UPC_CFI_802/2025 – Solvay v Zhejiang