UPC_CFI_73/2024; 408/2024 – Hand Held v Scandit

Expert Commentary

Result interim conference The JR (among others): 1. The value of the counterclaim has to be 150% of the claim and is set on 4.5 million. 2. The oral hearing is set on 29 April 2025. 3. Until 27 March 2025, the parties are allowed to comment on the decision in appeal in the PI case between the parties and about the timing of the Opposition Proceedings. Comment 1. These (and other decisions such as documents in English do not have to be translated) are all housekeeping matters which show how useful such interim conference is and a good example for national proceedings which do not have a JR and an interim conference (such as in The Netherlands!). 2. More interesting is that during the interim conference the JR asked the parties to agree on the costs of the representation before the oral argument (in effect: the cost of the proceedings). It cannot be a coincidence that during the interim conference, judge Kupecz participated who made already the same suggestion in an earlier case. 3. I can only say that representatives who want to save money for their clients (and precious time for themselves and the Court) should follow such suggestion. Before the oral hearing, parties are uncertain about who is going to win and both have a good idea how much money was spent on the representation. If both representatives are reasonable, it is not difficult to find agreement on costs and all kind of complications and cost proceedings can be avoided (see the other case reported today regarding Bruker). 4. As a member of the drafting committee of the Rules of Procedure, I have in vain protested against this complicated cost system. The only concession which was made was that costs proceedings are not a strict necessity and that costs can be decided together with the decision. I hope that in the future representatives agree on costs and/or that there will be a more efficient system, for example obliging parties to send the opposing party and the court a specification of their costs one week before the oral hearing, with an update regarding the work during the last week to be provided 24 hours before the hearing (including an estimate for the hearing itself). During the oral argument, parties can (if necessary) comment on the demanded costs. The Court can thereafter make a decision. That system is also fairer for the winning party (as it does not have to wait long before getting its money). The amounts are in principle immediately payable after each instance (of PI proceedings or cases on the merits).

Full Decision Text

1 Verfahrensanordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts Lokalkammer München erlassen am 24. Februar 2025 KLÄGERIN Hand Held Products, Inc. vertreten durch: Tobias Wuttke (Bardehle Pagenberg) BEKLAGTE Scandit AG vertreten durch: Johannes Bukow (Quinn Emanuel) STREITPATENT Europäisches Patent Nr. 3 866 051 SPRUCHKÖRPER/KAMMER Spruchkörper 1 der Lokalkammer München MITWIRKENDE RICHTER/INNEN Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen. VERFAHRENSSPRACHE Deutsch Lokalkammer München UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 2 GEGENSTAND Verletzungsklage – Regel 105.5 VerfO GANG DES ZWISCHENTERMINS Am 21. Februar 2025 fand der Zwischentermin als Videokonferenz statt. I. An diesem haben teilgenommen: Für das Gericht: Dr. Matthias Zigann, András Kupecz, Torsten Duhme Für Hand Held: Dr. Tobias Wuttke, Dr. Tilman Müller, Sabrina Smyczek, Mobuchika Mamine Für Scandit: Dr. Johannes Bukow, Tinio Allendorf, Fabian Knödler Der Berichterstatter erläutert, dass der Wert der Widerklage nach den Guidelines um 50 Prozent höher zu veranschlagen sei. Scandit erhebt keine Einwände gegen die Teilklagerücknahme betreffend die unmittelbare Patentverletzung. Hand Held möchte die Anträge auf Rückruf und Entfernung aus dem Vertriebswege auch in Bezug auf die mittelbare Patentverletzung aufrechterhalten. Scandit erläutert, dass der Regel-36-Antrag gestellt worden sei, weil die sonst vorgesehene Schriftsatzfrist auf bestimmte Themen beschränkt gewesen sei. Der Berichterstatter deutet an, dass dem Regel-36-Antrag von Scandit eventuell stattgegeben werden wird. Hand Held möchte darauf schriftsätzlich erwidern. Es wird erörtert, inwieweit die Nichtbenutzung der gesonderten Workflows Auswirkungen auf die Zulässigkeit von Anträgen nach Regel 263 VerfO hat. Der Berichterstatter verweist darauf, dass vor allen die Rechtfertigung der Verspätung im Vordergrund stehen dürfte. Erkenntnisse aus dem EV-Verfahren dürften auch für das Hauptsacheverfahren wichtig sei. Allerdings muss ein Konnex dargetan sein. In diesem Rahmen erläutert Hand Held, warum und inwieweit der verspätete Vortrag von Scandit mangels Konnexes nicht zuzulassen sei. Der Berichterstatter gestattet, dass englischsprachige Originale nicht übersetzt zu werden brauchen. Der Berichterstatter teilt mit, dass das Berufungsurteil im EV-Verfahren Ende Februar oder Anfang März zu erwarten sei und die Parteien hierzu bis 27.03.2025 Stellung nehmen können. Die Parteien teilen mit, dass vor dem Landgericht München I am 10. April 2025 eine mündliche Verhandlung in einem Parallelverfahren stattfinden wird. Ferner teilen sie mit, dass in den USA Gespräche im Hintergrund liefen. In diese seien aber die EPG-Vertreter nicht eingebunden. Der Berichterstatter erläutert, dass die Verwendung von PowerPoint-Präsentationen in der mündlichen Verhandlung zulässig ist, soweit die Inhalte auf das beschränkt werden, was bereits schriftsätzlich eingereicht worden ist. Die Präsentation ist bis zum 24. April 2025 an den Gegner und das Gericht per Mail zu übersenden. UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 3 Der Berichterstatter regt an, dass sich die Parteien vorab auf einen Betrag der vom Verlierer zu erstattenden Vertretungskosten einigen. GRÜNDE DER ANORDNUNG 1. Nach den Guidelines beträgt der Wert der Nichtigkeitswiderklage 150 Prozent des Werts der Verletzungsklage, soweit – wie hier - keine besseren Erkenntnisse vorliegen. Daher ist der Wert der Klage auf 3 Mio., der Wert der Widerklage auf 4,5 Mio. und der Wert des Verfahrens auf 7.5 Mio. EUR festzusetzen. 2. Über die Frage der Zulassung verspäteten Vorträge sowie über die Behandlung des Regel- 36-Antrags von Scandit wird die Kammer im Termin entscheiden. Hand Held kann dazu schriftsätzlich Stellung nehmen. Die Stellungnahme sollte vorsorglich auch eine vollständige inhaltliche Auseinandersetzung beinhalten. ANORDNUNG 1. Der Termin für die mündliche Verhandlung am 29. April 2025, 9.00 Uhr, Sitzungssaal 212 und Overflow Room 220b, Denisstr. 3 in München, wird bestätigt. 2. Die Parteien werden zu diesem Termin geladen. 3. Hand Held kann zum Schriftsatz von Scandit vom 12. Februar 2025 bis zum 27. März 2025 Stellung nehmen. 4. Beide Parteien können zum Ausgang des Berufungsverfahren APL_51079/2024 und zum Zeitplan der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes bis zum 27. März 2025 Stellung nehmen. 5. Beide Parteien können bis zum 27. März 2025 Stellung nehmen zu den Fragen: - Namen der Sitzungsteilnehmer - Erforderlichkeit einer hybriden Videokonferenz - Erforderlichkeit /Einbindung von Dolmetschern - etwaige Einigung auf den Betrag erstattbarer Kosten für den Gewinner 6. Die Teilklagerücknahme wird zugelassen. 7. Über die Fragen der Erweiterung der Klage und der Widerklage sowie die Zulässigkeit der weiteren Hilfsanträge bzw. der Zurückweisung späten Vortrags sowie über den Regel-36- Antrag von Scandit wird im Haupttermin entschieden werden. 8. Im Original englischsprachige Anlagen brauchen nicht übersetzt zu werden. 9. Die Parteien dürfen in der mündlichen Verhandlung zur Unterstützung PowerPoint-Folien verwenden. Diese sind vorab bis spätestens 24. April 2025 an den Gegner und das Gericht per E-Mail zu übermitteln. Der Inhalt ist beschränkt auf eine Wiedergabe bereits schriftsätzlich eingereichter Inhalte. 10. Der Wert der Klage wird auf 3 Mio. €, der Wert der Widerklage auf 4,5 Mio. € festgesetzt. Der Wert des Verfahrens beträgt damit 7,5 Mio. €. UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 4 INFORMATIONEN ÜBER DIE ÜBERPRÜFUNG DURCH DEN SPRUCHKÖRPER Jede Partei kann die Überprüfung dieser Anordnung durch den Spruchkörper nach R. 333 VerfO beantragen. Bis zur Prüfung bleibt die Anordnung wirksam (R. 102.2 VerfO). INFORMATIONEN ÜBER DIE MÜNDLICHE VERHANDLUNG IM GERICHT Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, das Gericht beschließt, eine Verhandlung, soweit erforderlich, im Interesse einer der Parteien oder Dritter oder im allgemeinen Interesse der Justiz oder der öffentlichen Ordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen (R. 115 VerfO). INFORMATIONEN ÜBER DIE TONAUFZEICHNUNG Es wird eine Tonaufzeichnung der Verhandlung angefertigt. Die Aufzeichnung wird den Parteien bzw. deren Vertretern nach der Anhörung in den Räumlichkeiten des Gerichts zugänglich gemacht (R. 115 VerfO). INFORMATIONEN ÜBER DIE ABWESENHEIT ODER VERSPÄTUNG EINES VERTRETERS Auf Antrag kann gegen eine Partei eine Versäumnisentscheidung ergehen, wenn eine ordnungsgemäß geladene Partei nicht zu einer mündlichen Verhandlung erscheint. (R. 355.1 (b) VerfO). INFORMATIONEN ÜBER EINE SÄUMNISENTSCHEIDUNG Kommt eine Partei der vorliegenden Anordnung nicht fristgerecht nach, so kann im Einklang mit R. 355 VerfO eine Säumnisentscheidung ergehen (R. 103.1, letzter Unterabsatz und .2 VerfO). DETAILS DER ANORDNUNG Anordnung Nr. ORD_9117/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT_9206/2024 UPC Nummer: UPC_CFI_73/2024 Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 7141/2025 Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag Anordnung Nr. ORD_9118/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT_9206/2024 UPC Nummer: UPC_CFI_73/2024 Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 5199/2025 Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag Anordnung Nr. ORD_9120/2025 im VERFAHREN NUMMER: ACT_9206/2024 UPC Nummer: UPC_CFI_408/2024 Art des Vorgangs: Verletzungsklage Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 4138/2025 Art des Antrags: Vorlage für Verfahrensantrag UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 5 Unterzeichnet in München am 24. Februar 2025 Dr. Zigann Vorsitzender Richter UPC_CFI_73/2024 UPC_CFI_408/2024 6 ddd

Key Holdings

• The value of a counterclaim can be set at a multiple of the main claim (here, 150%).
• Interim conferences are crucial for managing procedural aspects, including setting oral hearing dates and deadlines for submissions.
• Parties are encouraged to agree on the costs of representation before the oral hearing to streamline proceedings and avoid separate cost proceedings.
• The UPC's cost system allows for costs to be decided concurrently with the main decision, rather than requiring separate proceedings.

Tags

• Case Management
• Costs
• Counterclaim
• Oral Hearing

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