UPC_CoA_297/2024 ORD_55853/2024 – Shark Ninja vs Dyson

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

New facts in appeal (R. 220.2 RoP) Relevant facts and arguments 1. The oral argument on appeal is set for 23 October 2024. 2. On 10 October 2024, Shark Ninja submits two exhibits which Dyson produced in US proceedings and which the Representative of Shark Ninja received on 21 September. 3. In these exhibits, Dyson gives an interpretation of the same wording as used in a claim feature of the patent. It would mean, according to Shark Ninja, that that claim feature was known in the prior art. This would then be very important with respect to the question if two prior art publications would render the patent not novel or obvious. 4. Dyson, in its reply, asks the court not to accept the new documents because: a. the exhibits are irrelevant for the decision; b. the exhibits could have been produced earlier. The fact that the present Representative knows this only since 21 September 2024 is irrelevant. The “internal” delay is at the risk of Shark Ninja; c. finally, the US proceedings concern a different patent in a different case and in a completely different legal context. Court of Appeal: The Court of Appeal cites the three conditions of R. 222.2 RoP which it should in particular take into account: a) the documents could not reasonably have been produced in first instance; b) the relevance for the decision on appeal; c) the position of the other party regarding the lodging of the new documents. The Court of Appeal states that Shark Ninja has not made sufficiently clear why it would serve a purpose to allow these documents so late (a few days before the oral hearing) in the proceedings. The interpretation of a patent is a question of law which must be decided by the Court. The Court has, before all, to consider the understanding of the skilled person and the submissions of the parties. Statements in other proceedings which contradict statements in the present proceedings do not mean, different from what Shark Ninja thinks, that what has been stated in the present proceedings can be ignored. Moreover, the statements refer to a different patent although with the same wording. The Court uses its discretion and refuses to allow the exhibits. Comment: 1. The decision shows how important coordination is in international litigation. 2. The UPC does not apply ‘litigation estoppel’, in the sense that a party is bound to statements made in litigation in other jurisdictions. So, statements made in a different context are not decisive for the outcome of the litigation. 3. If one assumes that Shark Ninja in these proceedings already argued the claim interpretation which it now says was accepted by Dyson in the US proceedings, then that claim interpretation will anyway be considered by the Court of Appeal. What Dyson has said in different proceedings is in the end irrelevant. It is, as the Court of Appeal states, up to the Court of Appeal to decide what is the correct interpretation for the person skilled in the art.

Full Decision Text

EPG – Berufungsgericht UPC_CoA_297/2024 APL_32012/2024 App_55674/2024 ANORDNUNG des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 21. Oktober 2024 betreffend einen Antrag auf Vorlage neuer Beweismittel BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI) 1. SharkNinja Europe Limited, Leeds, Großbritannien 2. SharkNinja Germany GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 1 -2 vertreten durch: Rechtsanwalt Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Advocate/Solicitor Dr. Christopher Stothers, Rechtsanwalt Kilian Seidel und Rechstanwältin Caroline Horstmann (Freshfields Bruckhaus Deringer) BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI) Dyson Technology Limited, Malmesbury, Wiltshire, Großbritannien vertreten durch: Rechtsanwältin Dr. Constanze Krenz, und Rechtsanwälte David Kleß und Joschua Fiedler (DLA Piper, München, Deutschland) STREITPATENT EP 2 043 492 VERFAHRENSSPRACHE Deutsch SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER: Zweiter Spruchkörper: Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und rechtlich qualifizierte Richterin Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin Graham Ashley, technisch qualifizierter Richter Max Tilmann, technisch qualifizierter Richter 1 BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ □ Datum: 21. Mai 2024, Lokalkammer München □ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: UPC_CFI_443/2023; ACT_589207/2023 STREITGEGENSTAND Antrag auf Zulassung neuer Beweismittel (R.222.2 VerfO). ANTRÄGE DER PARTEIEN 1. SharkNinja reichte am 10. Oktober 2024 (App_55674/2024) beim Berufungsgericht als neue Beweismittel zwei Anlagen zu einem Schriftsatz des Prozessvertreters von Dyson aus einem Verfahren in den USA (FBD 29) ein. Die Prozessvertreter der SharkNinja machen geltend, sie hätten von dem Schriftsatz nebst Anlagenkonvolut erst am 21. September 2024, einem Samstag, durch eine E-Mail der Prozessbevollmächtigten im US-Verfahren Kenntnis erlangt. Aufgrund von urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheiten der Prozessbevollmächtigten, einer Vielzahl von Fristen sowie mehreren mündlichen Verhandlungen in dem Zeitraum ab dem 21. September 2024 sei eine frühere Durchsicht, Absprache und Einreichung im hiesigen Verfahren nicht möglich gewesen. SharkNinja ist der Auffassung, der Inhalt des Anlagenkonvoluts FBD 29 sei für die Berufungsentscheidung von Bedeutung, da Dyson dort insbesondere zur Auslegung des Merkmals „an elongate handle disposed between the airflow generator and the power source and dimensioned and arranged to be gripped by user´s hand“ ausführe. Lege man die Auslegung Dysons in dem US-Verfahren auch im hiesigen Verfahren zugrunde, gelange man jedoch richtigerweise zu dem Ergebnis, dass ihr Bestreiten der Offenbarung des Merkmals „Power Source“ im vorliegenden Verfahren als widersprüchlich und unbeachtlich anzusehen sei und bei einer Reihe der von Dyson vorgelegten Dokumente des Standes der Technik die unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieses Merkmals als unstreitig angesehen werden müsse. Das Verständnis von Dyson sei deshalb von erheblicher Bedeutung für die Bestimmung des streitigen Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltungen Anlage FBD 8 (Gimelli), FBD 9, FBD 10, FBD 11, FBD 20 und FBD 24 (Pifco Vacette) und damit der Beurteilung des Rechtsbestandes, insbesondere der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents. 2. Dyson hat von der gerichtlich eingeräumten Gelegenheit zur Stellungnahme zu FBD 29 Gebrauch gemacht. Dyson ist der Auffassung, die Beweismittel seien nicht zuzulassen, da sie nicht entscheidungserheblich seien, und unabhängig davon offensichtlich sei, dass der Vortrag früher hätte erfolgen können und stattdessen schuldhaft verzögert worden sei. Zwar möge zutreffen, dass die hiesigen Prozessvertreter erst zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von dem nunmehr vorgelegten Dokument bzw. den darin enthaltenen Anlagen erhalten hätten. Diese „interne Verzögerung“ falle jedoch in die Risikosphäre von SharkNinja. Die Anlage FBD 29 beziehe sich auf ein schlicht anderes Patent in einem Kontext mit gänzlich verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen. GRÜNDE 3. Nach R.222 VerfO können Anträge, Tatsachen und Beweismittel, die eine Partei im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz nicht vorgelegt hat, vom Berufungsgericht außer Acht gelassen werden. Bei der Ermessensausübung berücksichtigt das Gericht insbesondere, (a) ob die Partei, die neues Vorbringen einführen möchte, begründen kann, dass dieses im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz vernünftigerweise nicht hätten vorgebracht werden können, (b) die Relevanz des neuen Vorbringens 2 3 für die Entscheidung über die Berufung; und (c) die Haltung der anderen Partei zur Einführung des neuen Vorbringens. 4. SharkNinja hat nicht überzeugend dargelegt, warum das Vorbringen in dem US-Verfahren für die Entscheidung in diesem Fall von einer solchen Relevanz ist, dass eine Zulassung im Berufungsverfahren bei dem bereits erreichten Verfahrensstand (Termin zur mündlichen Verhandlung ist auf den 31. Oktober 204 bestimmt) zweckmäßig ist. Die Auslegung des Patents obliegt als Rechtsfrage dem Gericht. Es hat dabei vor allem hinsichtlich des Verständnisses des Fachmanns den Sachvortrag der Parteien im Verfahren zu würdigen. Vorbringen der Parteien in anderen Verfahren, das dem Vorbringen im hiesigen Verfahren widerspricht, führt entgegen der Auffassung von SharkNinja nicht dazu, dass das Vorbringen im hiesigen Verfahren als widersprüchlich und unbeachtlich angesehen werden muss. Das Vorbringen bezieht sich im Übrigen auf ein anderes Patent wenngleich mit identischem Anspruchswortlaut. 5. Aus den dargelegten Gründen übt das Berufungsgericht sein Ermessen aus, FBD 29 außer Acht zu lassen. ANORDNUNG Das Berufungsgericht lässt das Anlagenkonvolut FBD 29 außer Acht. Erlassen am 21. Oktober 2024 Rian Kalden, Vorsitzende Richterin und rechtlich qualifizierte Richterin Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin Graham Ashley, technisch qualifizierter Richter Max Tilmann, technisch qualifizierter Richter

Key Holdings

  • The Court of Appeal refused to admit new exhibits submitted late in appeal proceedings, citing failure to meet R. 222.2 RoP conditions.
  • New documents must demonstrate they could not reasonably have been produced earlier and be relevant to the appeal decision.
  • Statements made in other jurisdictions (e.g., US proceedings) concerning different patents or legal contexts are not decisive for claim interpretation in UPC proceedings.
  • Claim interpretation is a question of law for the UPC, based on the understanding of the skilled person and party submissions, not on 'litigation estoppel' from other jurisdictions.
  • The decision underscores the importance of timely evidence submission and the Court's discretion in managing appeal proceedings.

Tags

  • Appeal
  • Claim Construction
  • Evidence
  • Prior Art

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