UPC_CoA_934/2025 – Roche v. Menarini
- Court
- Court of Appeal
- Date
- Outcome
- Withdrawn
- Sector
- Pharma/Bio
- Decision Type
- SETTLEMENT
Expert Commentary
Withdrawal of application for interim measures Facts 1. On 5 December 2025, Roche obtained a preliminary injunction against Menarini on the basis of EP 1 962 668. 2. Menarini appealed, Roche responded. The written phase ended on 2 February 2026 and oral argument has been set for 18 June 2026. 3. The parties settled and Roche asked for a withdrawal of its application for a preliminary injunction. Menarini agreed and the parties also agreed on costs. The Court 1. R. 265 RoP is also applicable to preliminary relief actions and in appeal proceedings. 2. Grants the request. Comment 1. As Roche withdraws its application for a preliminary injunction, the granted preliminary injunction (which was not yet confirmed on appeal) loses its effect. 2. If only the appeal is withdrawn, the preliminary injunction granted in first instance would remain in effect and become final, provided the parties agree that the defendant will not seek revocation of the preliminary injunction (R. 213 RoP) because no action on the merits has been introduced (or because such action, as part of the settlement, is also withdrawn). 3. Thus, although it is possible to make the preliminary injunction disappear and replace it by contractual non-infringement obligations, it is also possible to keep the preliminary injunction alive as part of the settlement. 4. In certain national systems, this has the advantage that in case of a new (or continuing) infringement, the applicant can immediately execute penalty sums. These would go to the applicant, not the Court. This is not the case in the UPC, where the applicant needs to get a judgment for the total forfeited penalty sums first, and hope that the Registrar is going to take efficient enforcement measures, which (if successful) will result in the penalty sums going to the Court. 5. So in the UPC, it is better in the context of a settlement to replace the preliminary injunction with a contractual obligation to cease the infringement, secured by a penalty clause. In case of a breach of contract, the penalties would then go to the aggrieved party. 6. If you are the defendant, make sure that there is a maximum to the amount that can be forfeited in the settlement. I have been confronted with a case where the legal department of a multinational signed a penalty clause of 1000 guilders (~€ 400) per infringing product. After three years and a change in the marketing personnel, new marketeers started to sell the product once again. The other party saw this happening, waited two years, and claimed € 60 million!
Full Decision Text
Entscheidung des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts vom 11. März 2026 Rücknahme gemäß Regel 265 VerfO BERUFUNGSKLÄGERINNEN UND ANTRAGSGEGNERINNEN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ 1. A. Menarini Diagnostics S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florenz, Italien 2. Berlin-Chemie AG, firmierend unter A.Menarini Diagnostics Deutschland, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Deutschland 3. A. Menarini Diagnostics Frankreich SASU, 3-5 Rue du Jura, BP 70531, 94633 Rungis Cedex, Frankreich im Folgenden „Antragsgegnerinnen“ vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christopher Maierhöfer, Bird & Bird LLP, München, Deutschland BERUFUNGSBEKLAGTE UND ANTRAGSTELLERINNEN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ 1. F. Hoffmann- La Roche AG, Grenzacherstr. 124, 4058 Basel, Schweiz 2. Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland im Folgenden „Antragstellerinnen“ vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christof Augenstein, Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB, Düsseldorf, Deutschland STREITPATENT EP 1 962 668 VERFAHRENSSPRACHE Deutsch Berufungsgericht UPC CoA 934/2025 SPRUCHKÖRPER / ENTSCHEIDENDE RICHTER Panel 3: Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Nathalie Sabotier, rechtlich qualifizierte Richterin Bart van den Broek, rechtlich qualifizierter Richter Kerstin Roselinger, technisch qualifizierte Richterin Stefanie Philipps, technisch qualifizierte Richterin BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ □ Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Düsseldorf, 5. Dezember 2025 □ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: UPC CFI 712/2025 SACHVERHALT UND ANTRÄGE DER PARTEIEN 1. Die Antragstellerinnen haben bei der Lokalkammer Düsseldorf die Anordnung einstweiliger Maßnahmen gegen die Antragsgegnerinnen wegen Verletzung des Streitpatents beantragt. Die Lokalkammer Düsseldorf hat dem Antrag mit Anordnung vom 5. Dezember 2025 überwiegend stattgegeben. 2. Die Antragsgegnerinnen haben mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2025 Berufung gegen die Anordnung eingelegt und diese begründet. Die Antragstellerinnen habe mit Schriftsatz vom 23. Januar 2026 erwidert. Mit verfahrensleitender Anordnung vom 2. Februar 2026 wurde das schriftliche Verfahren abgeschlossen und die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung am 18. Juni 2026 geladen. 3. Mit Schriftsatz vom 5. März 2026 haben die Antragstellerinnen mitgeteilt, dass sich die Parteien außergerichtlich geeinigt haben. Entsprechend dieser Einigung haben sie den Antrag auf einstweilige Maßnahmen zurückgenommen und beantragt, die Rücknahme der Klage auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen zuzulassen und das Verfahren für beendet zu erklären. Die Antragstellerinnen haben zudem mitgeteilt, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass jede Partei ihre Kosten selbst trägt und zwischen den Parteien keine Kostenerstattung erfolgt. Einer Kostenentscheidung bedürfe es somit nicht. 4. Mit Schriftsatz vom 9. März 2026 haben die Antragsgegnerinnen der Rücknahme des Antrags auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen zugestimmt und erklärt, dass Kostenanträge nicht gestellt werden. GRÜNDE 5. Die Rücknahme des Antrags auf einstweilige Maßnahmen ist gem. Regel 265.1 VerfO zulassen. Klage im Sinne der Regel 265.1 VerfO ist auch ein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen. Regel 265.1 VerfO findet zudem auch im Berufungsverfahren Anwendung. Die Rücknahme ist seitens der Antragstellerinnen vor Erlass einer Endentscheidung im anhängigen Berufungsverfahren erklärt worden. Berechtigte Interessen der Antragsgegnerinnen im Sinne der Regel 265.1, S. 3 VerfO, die der Zulassung der Rücknahme entgegenstehen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich. Die Parteien haben vielmehr erklärt, sich außergerichtlich geeinigt zu haben. 6. Wird die Rücknahme zugelassen, erlässt das Gericht gemäß Regel 265.2 VerfO (a) eine Entscheidung, mit der das Verfahren für beendet erklärt wird, (b) eine Anordnung, dass die Entscheidung in das Register aufgenommen wird und (c) eine Kostenentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5. Da die Parteien übereinstimmend davon ausgehen, dass jede Partei ihre Kosten selbst trägt und eine Kostenerstattung zwischen den Parteien nicht erfolgt, bedarf es keiner Entscheidung über die Kosten entsprechend Regel 265.2 (c) VerfO. ANORDNUNG 1. Die Rücknahme des Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen wird zugelassen. 2. Das Verfahren wird für beendet erklärt. 3. Diese Entscheidung ist in das Register aufzunehmen. 4. Der auf den 18. Juni 2026 bestimmte Termin zur mündlichen Verhandlung wird aufgehoben. Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Nathalie Sabotier, rechtlich qualifizierte Richterin Bart van den Broek, rechtlich qualifizierter Richter Kerstin Roselinger, technisch qualifizierte Richterin Stefanie Philipps, technisch qualifizierte Richterin
Key Holdings
- Defendants should ensure penalty clauses in settlements have a maximum limit.
- In settlements, replacing a preliminary injunction with a contractual obligation and penalty clause can be more advantageous in the UPC than relying on court-imposed penalties.
- Rule 265 RoP applies to withdrawal of preliminary relief actions and in appeal proceedings.
- Withdrawal of a preliminary injunction application causes the granted injunction to lose effect.
Tags
- Costs
- Interim Measures
- Preliminary Injunction
- Rules of Procedure
- Settlement
- Withdrawal