UPC_CoA_99/2026 – Canfield v Quantificare

Court: Court of Appeal
Date: 2026-10-02
Outcome: Denied
Sector: Other
Decision Type: PROCEDURAL

Expert Commentary

Stay in appeal? Facts 1. Quantificare sued Canfield for infringement of EP 3 156 843. In response, Canfield filed a counterclaim for revocation. 2. The LD Düsseldorf found infringement and dismissed the counterclaim for revocation. 3. Canfield appealed both decisions. 4. On 24 August 2026, Canfield requested, together with its Grounds of Appeal, a stay of the appeal proceedings until the decision of the Central Division Paris in the revocation proceedings commenced by Manteana Holdings on the same date. Canfield stated that in these proceedings new invalidity arguments were raised which were likely to be successful. The Court 1. According to R. 118.2 and R. 242(a) RoP, a Local or Regional Division can stay infringement proceedings if a revocation case involving the same parties is pending before the Central Division. 2. Given the efficiency of UPC proceedings, this can only be done in special circumstances. 3. The fact that a third party has filed such revocation proceedings in the Central Division does not constitute special circumstances. 4. As the Court of Appeal in the present proceedings has to give its own decision regarding the revocation, there is no reason to await a decision from the Central Division. 5. Furthermore, if the conditions of R. 222.2 RoP are fulfilled, a party can make new claims, facts and evidence on appeal. 6. Apart from the fact that the case in the Central Division involves different parties, granting a stay would make it possible to circumvent the conditions of R. 222.2 RoP. Comment 1. What should you do if you lose revocation proceedings at first instance, but then find the killer document, or realize that you did not provide sufficient evidence to prove the common general knowledge or public prior use, or realize that you should have made different arguments? 2. You can make different arguments on appeal if they are based on the same grounds, facts and evidence. 3. However, to introduce new grounds (e.g. insufficient disclosure), new facts (e.g. the killer document) or new evidence (e.g. public prior use), you need to fulfil the conditions of R. 222.2 RoP. 4. It seems that the appellant realized that it would not be able to overcome this hurdle (e.g. because it could and should have raised the new request etc. in first instance). 5. The appellant probably also realized that it was not possible to start revocation proceedings on the basis of the same requests. In my opinion, that would only be possible on an invalidity ground, such as insufficient disclosure or lack of novelty etc., which were not invoked in first instance. 6. The appellant had a friend (?) start revocation proceedings, but this was a desperate and rather hopeless effort to obtain a stay, as explained by the Court of Appeal. 7. The interesting question is what would happen if the Central Division (later confirmed by the Court of Appeal) were to revoke the patent? 8. If this were to happen after the Court of Appeal had confirmed the LD’s decision and it had been executed, many national laws would determine that the later decision would not affect the earlier final decision. From the point of view of legal certainty, this is understandable, but the UPCA does not have such a provision. On the other hand, Art. 65.4 UPCA makes it clear that the patent, and thus the exclusive right on which the earlier decision was based, has never existed. It remains to be seen whether the Court of Appeal applying general principles (as set out in the considerations of the UPC and the Rules of Procedure), comes to the same result as these national laws. 9. If the Central Division were to deliver a revocation decision before the Court of Appeal had decided the appeal, I believe the Court of Appeal should stay the proceedings (and give the appeal suspensive effect), in order to await the final outcome of the revocation proceedings. However, it remains to be seen what the Court of Appeal will do in such a situation.

Full Decision Text

1 ANORDNUNG des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts betreffend einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens (R. 295 m) VerfO) erlassen am 2. Oktober 2026 BERUFUNGSKLÄGERINNEN (BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ) 1. Canfield Scientific GmbH, Otto-Brenner-Str. 203, 33604 Bielefeld, Deutschland 2. Canfield Scientific, Inc., 4 Wood Hollow Road, Parsippany, NJ 07054, Vereinigte Staaten 3. Canfield Scientific Europe, BV, Proostwetering 28A, 3543 AE, Utrecht, Niederlande 4. Canfield Scientific s.r.l., Via Panaro n.1, 41057 Spilamberto, Modena, Italien 5. ESTHETEC SAS, 6 rue Claude Dalsème, 92190 Meudon, Paris, Frankreich im Folgenden zusammen: „Canfield“ vertreten durch Rechtsanwältin Miriam Kiefer und weiteren Rechtsanwälte der Kanzlei Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB BERUFUNGSBEKLAGTE (KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ) QUANTIFICARE S.A., 1180 Route des Dolines, Athena B, 06560 Valbonne, Frankreich im Folgenden: „QUANTIFICARE” vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Klopmeier, Lang & Rahmann Rechtsanwälte PartG mbB STREITPATENT EP 3 156 843 SPRUCHKÖRPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER Spruchkörper 1a Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts Emmanuel Gougé, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter Aktenzeichen: UPC-CoA-99/2026 UPC-CoA-110/2026 2 VERFAHRENSSPRACHE Deutsch BEANSTANDETE ENTSCHEIDUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ □ Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf vom 23. April 2026 □ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: ACT_53557/2024 CC_6773/2025 UPC_CFI_559/2024 UPC_CFI_106/2025 KURZE DARSTELLUNG DES TATBESTANDS UND DER ANTRÄGE DER PARTEIEN 1. QUANTIFICARE hat Canfield wegen einer Verletzung des europäischen Patents 3 156 843 („Streitpatent“) vor der Lokalkammer Düsseldorf („Lokalkammer“) in Anspruch genommen. 2. Canfield hat Nichtigkeitswiderklage erhoben (CC_6773/2025, UPC_CFI_106/2025). 3. Mit Entscheidung vom 23. April 2026 (die „beanstandete Entscheidung“) hat die Lokalkammer der Verletzungsklage gegenCanfield überwiegend stattgegeben. Die Nichtigkeitswiderklage hat die Lokalkammer abgewiesen. 4. Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2026 hat Canfield gegen die beanstandete Entscheidung sowohl hinsichtlich der Verletzungsklage als auch hinsichtlich der Nichtigkeitswiderklage Berufung eingelegt. 5. Mit am 24. August 2026 eingereichter Berufungsbegründung beantragt Canfield in Ergänzung zu den Anträgen aus der Berufung vom 23. Juni 2026, die Aussetzung des vorliegenden Berufungsverfahrens (UPC_CoA_99/2026, UPC_CoA_110/2026) nach R. 242 Abs.2 lit. a), 118 Abs. 2 lit. b), 295 lit. m) VerfO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der Manteana Holdings SAS vom 24. August 2026 und, hilfsweise, bis zur Entscheidung der Zentralkammer Paris über die Nichtigkeitsklage. 6. Canfield begründet den Aussetzungsantrag mit der Nichtigkeitsklage der Manteana Holdings SAS („Manteana“) vom 24. August 2026 vor der Zentralkammer Paris, mit der Manteana weitere Rechtsbestandsangriffe gegen das Streitpatent verfolgt, die aus Sicht von Canfield sehr erfolgversprechend seien und zur Nichtigerklärung des Streitpatents führen würden. 7. QUANTIFICARE beantragt, die Aussetzungsanträge zurückzuweisen. GRÜNDE DER ANORDNUNG 8. Gemäß R. 118.2 lit. b) und R. 242.2 lit a) VerfO kann die Lokal- oder Regionalkammer ein Verletzungsverfahren bis zu einer Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren aussetzen, wenn während eines Verletzungsverfahrens vor einer Lokal- oder Regionalkammer eine Klage auf Nichtigerklärung zwischen denselben Parteien vor der Zentralkammer anhängig ist. 9. Im Hinblick darauf, dass die Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht möglichst effizient und kostensparend zu gestalten und ohne Verzögerung durchzuführen sind (vgl. Präambel Abs. 3 und 7) kommt eine Aussetzung des Verfahrens nur in Betracht, wenn besonderer Umstände, die die mit einer Aussetzung einhergehende Verzögerung des Verfahrens rechtfertigen, vorliegen (vgl. EPG BerG, 17. Februar 2026, UPC_CoA_937/2025, bioMérieux. g. Labrador). 3 10. Solche Umstände können im vorliegenden Fall nicht darin gesehen werden, dass ein nicht am hiesigen Verfahren beteiligtes Unternehmen, Manteana, am 24. August 2026 eine Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents vor der Zentralkammer Paris erhoben hat. 11. Im vorliegenden Fall richtet sich die Berufung nicht nur gegen die erstinstanzliche Verletzungsentscheidung sondern auch gegen die erstinstanzliche Entscheidung, die Widerklage auf Nichtigerklärung abzuweisen. Das Berufungsgericht wird damit im Rahmen der Berufungsverfahrens auch die mit der Nichtigkeitswiderklage vorgebrachten Nichtigkeitsgründe zu überprüfen haben, soweit die entsprechende Beurteilung der Lokalkammer in der beanstandeten Entscheidung von der Berufungsklägerin angegriffen wird. Da das Berufungsgericht die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents in dem vorgenannten Rahmen selbst zu überprüfen hat, besteht kein Grund, das Verfahren angesichts einer von einem Dritten in einem gesonderten Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer der EPG erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen. 12. Darüber hinaus kann die Berufungsklägerin neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel vortragen, soweit die Voraussetzungen von R. 222.2 VerfO erfüllt sind. Eine Aussetzung im Hinblick auf Anträge, Tatsachen und Beweismittel, die in dem Verfahren vor der Zentralkammer vorgebracht werden können, weil es sich dabei um ein Verfahren zwischen anderen Parteien handelt, die aber im vorliegenden Verfahren im Hinblick auf R. 222.2 VerfO nicht mehr vorgebracht werden können, kommt nicht in Betracht, weil dies die vorgenannte Regel unterlaufen würde. 13. Zudem befindet sich die Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer erst am Anfang der Phase des schriftlichen Verfahrens, während sich das Berufungsverfahren bereits in der fortgeschrittenen schriftlichen Phase befindet, so dass eine Aussetzung des Berufungsverfahrens zu einer langen Verzögerung führen würde. 14. Es besteht folglich kein Grund, das vorliegende Berufungsverfahren auszusetzen, bis über die Nichtigkeitsklage der Manteana vom 24. August 2026 rechtskräftig entschieden wird. Ebenso besteht kein Grund, das Berufungsverfahren auszusetzen, bis die Zentralkammer Paris über diese Nichtigkeitsklage entschieden hat. ANORDNUNG Die Anträge von Canfield auf Aussetzung des Berufungsverfahrens werden zurückgewiesen. Diese Anordnung wurde am 2.Oktober 2026 erlassen. Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts Emmanuel Gougé, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter

Key Holdings

Under Rule 118.2 and Rule 242(a) RoP, infringement proceedings may only be stayed due to a pending revocation action between the same parties in special circumstances.
The filing of separate revocation proceedings before the Central Division by a third party does not constitute special circumstances justifying a stay.
The Court of Appeal will not await a Central Division decision when it has jurisdiction to decide the revocation issue itself in the appeal before it.
Granting a stay based on third-party Central Division proceedings with new invalidity arguments would impermissibly circumvent the strict conditions of Rule 222.2 RoP for introducing new facts and evidence on appeal.

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