UPC_CFI_240/2023 – Oerlikon v Himson

Court
Local Division Milan
Date
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Result of the interim conference Background On 14 June 2023, at the request of Oerlikon, the LD Milan issued an ex parte order to preserve evidence (a saisie) during the ITMA exhibition. On the same day, Oerlikon started infringement proceedings. On 19 December 2023, Himson filed its defence and a counterclaim for revocation, arguing that the patent was invalid because of added matter, lack of novelty and inventive step. On 20 February 2024, Oerlikon replied in the infringement action and answered in the revocation action, filing 7 auxiliary requests. On 6 May 2024, Oerlikon was granted access to the results of the saisie. A further 8th auxiliary request to amend the patent was refused. At the request of the Court, the first three auxiliary requests were withdrawn. Interim conference 1. The Judge-Rapporteur (“JR”) inquired about the possibility of a settlement. 2. The patent was granted in German, whereas the proceedings are in Italian. Parties agreed about certain translation mistakes of German to Italian. 3. The JR considers that both infringement and revocation only concern claim 1 of the patent, and that the general reference in the written submissions to “patent infringement” provides insufficient ground for a different interpretation. 4. At the request of the Court, Himson stated to be prepared to limit its inventive step attacks to a reasonable number. 5. Later filed prior art will only be taken into consideration as far as relevant with respect to auxiliary requests. 6. Non-contested statements (with respect to the videos found during the saisie) are considered as established between the parties in view of R. 171.2 RoP. 7. As the parties do not want a court expert, no expert will be nominated. 8. The experts of the parties are allowed to intervene during the oral hearing. 9. The request with respect to information about the source and distribution of the machines and the realized turnover can also be lodged during the damage proceedings. This is in this case the better order, as there is no evidence of sales or distribution in any of the countries where the patent is valid. 10. The request for an interim award for damages is refused, as there is no evidence produced with respect to the damage. Order 1. Both parties must send to the Court a summary of the case of not more than 7,500 words (without new facts or evidence) before 31 March 2024. 2. The hearing will take place on 11 June 2025. Comment 1. The first thing to note is that the LD Milan will not render a judgement within 14 months after the Statement of Claim (in what looks like a pretty normal case). The case will take more than two years. 2. The JR follows Art. 52.2 UPCA and R. 104(a) RoP, and explores the possibility of a settlement. I have the impression that this has not happened during other interim procedures, despite the clear Rule (R. 104(a) RoP). That rule is not so much the result of the drafting committee thinking that such Rule would be very useful, but because Art. 52.2 UPCA required it. 3. The decision during the interim conference (and the remarks in a footnote about the frontloaded character of the proceedings) all seem very balanced and reasonable. 4. For someone not familiar with the national Italian practice, the question of the Court whether the parties wanted a court-appointed expert seems somewhat strange. The parties stated that this was not necessary, as there is also a Technical Judge on the panel. I think such a court-appointed expert should only be appointed in exceptional situations. 5. There was a discussion about the Italian translation of two claim features of the patent which was granted in German. This raises the question what happens if in countries that require a translation of the patent(’s claims), the translation has a more limited meaning than the original, and the national patent act states that the scope of the claim is determined by this limited meaning of the translation. In my opinion, the UPC should then for that country apply the more limited meaning of the claim. Of course, the UPC should first try to be rather liberal with the translation and try to read the translation as expressing the same as the language of the patent, but I have come across a case in which that was not possible! The Unitary Patent cannot cause such a situation!

Full Decision Text

1 Milan - Local Division UPC_CFI_240/2023 Procedural Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court delivered on 17/12/2024 Order no. ORD_598537/2023 CLAIMANT 1) Oerlikon Textile GmbH & CO KG con gli avvocati STEFANIA BERGIA e GIULIO SIRONI DEFENDANT 1) Himson Engineering Private Limited Con l’avvocato di Fabrizio Jacobacci PATENT AT ISSUE Patent no. Proprietor/s EP2145848 Oerlikon Textile GmbH & CO KG 2 DECIDING JUDGE Judge-rapporteur Alima Zana COMPOSITION OF PANEL – FULL PANEL Presiding judge Pierluigi Perrotti Judge-rapporteur Alima Zana Legally qualified judge Carine Gillet Technically qualified judge Michel Abello LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian ORDER 1. Le vicende processuali La lite è iniziata in data 14.6.2023 con la richiesta a cura di Oerlikon nei confronti di Himson di un ordine di protezione delle prove ex art. 60 dell’Agreement e le Rules 192 e segg. delle R.o.P. a tutela del brevetto EP ‘848, a seguito di unì esibizione alla fiera ITMA, programmata dal 8 al 14 giugno 2024 in Rho (Milano). L’ordine è stato concesso dalla Corte ex parte ed è stato eseguito in data 14.6.2023: il provvedimento non è stato oggetto di richiesta di review da parte di Himson. Oerlikon ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito, chiedendo l’accertamento della contraffazione, l’inibitoria assistita da penale, la pubblicazione della pronuncia e l’ordine di ritiro dal commercio. L’attore ha chiesto inoltre la condanna controparte ai sensi della Rule n. 119 R.o.P. di una sanzione pecuniaria pari ad € 100.000,00, per le spese da sostenere nel futuro giudizio di danni, con vittoria di spese. Costituendosi in data 19.12.2023, la convenuta: -non ha formulato preliminary objections; -ha introdotto il counterclaim for revocation.contestando la validità del brevetto sotto il profilo della materia aggiunta, novità ed altezza inventiva. Parte attrice ha a sua volta introdotto nella prima difesa utile sette auxiliary requests (cfr. “Reply to the Statement of defence, defence to the counterclaim e application to amend the patent”, depositato il 20.2.2024). Su richiesta di Oerlikon, è stato dato ingresso al fascicolo delle prove acquisite con la misura urgente eseguita ante causam con ordine reso in data 6.5.2024. Nel corso del giudizio ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre un’ulteriore, ottava, auxiliary requests secondo la rule 30, para 2, RoP: la Corte ha negato l’autorizzazione. Su sollecitazione del Tribunale, parte Oerlikon ha altresì rinunciato alle auxiliary requests n. 1-3, confermando le altre. 2. L’Interim conference Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti alle parti sui profili che, in via sintetica, vengono di seguito riprodotti negli aspetti più rilevanti. 1. Proposte transattive 3 Parte attrice ha dato atto che sono stati avviati iniziali contatti con finalità transattive. Il Judge rapporteur ha invitato le parti a valutare la definizione bonaria della lite e, in caso di perfezionamento dell’accordo, a comunicare immediatamente tale esito alla Corte. 2. Il titolo azionato Le parti hanno discusso circa gli errori di traduzione dal testo brevettuale in lingua tedesca a quello italiano, concordando sulla corretta traduzione dei termini “TREIBWALZE” e “BEWEGLICHEN” 3. Il counterclaim for revocation Rispetto alla domanda di nullità del brevetto promossa da Himson, sono stati affrontati i seguenti punti: (i) Oerlikon ha chiesto che l’attacco di validità venga inteso come limitato al claim n. 1. Himson ha dichiarato che tale opzione interpretativa può essere adottata dalla Corte solo ove anche la domanda di contraffazione di controparte vada intesa come circoscritta alla rivendicazione n. 1. Sono stati richiamati in particolare i principi espressi in alcuni recenti arresti della Corte, ed in particolare il c.d. principio di “front lodead” (si veda, in proposito, l’ultima decisione della Central Division di Parigi, n.571565/2023, decisione adottata il 27.11.2024) Sul punto ritiene il Judge rapporteur che- ferma la considerazione che ogni valutazione finale della Corte andrà espressa in sede di decisione finale- in effetti: - la domanda di infringement nello Statement of claim appare limitata al solo claim n. 1 (cfr. ad esempio, para. 18, pagg. 16 e segg., para. 19 pagg. 27-31). La generica menzione alla violazione del brevetto nelle conclusioni non sembra capace di supportare una diversa interpretazione. - la domanda di invalidità nel counterclaim for revocation appare anch’essa circoscritta al claim. n 1 (cfr. in particolare pagina 20, conclusioni ivi riportate), da intendersi anche nella eventuale sua modifica Né sono emerse circostanze nuove che abbiano autorizzato le parti a richiedere un proroga del termine per sollevare, sin dal primo atto difensivo, le reciproche contestazioni. (ii) Himson, invitata dal Tribunale ridurre gli attacchi circa l’altezza inventiva a un numero ra- gionevole, ha dichiarato la propria adesione alla richiesta della Corte. Alla difesa della stessa va dunque concesso termine come da dispositivo per procedere in tale senso (iii) Oerlikon ha chiesto di escludere dal fascicolo i documenti DE 042 e US 795 opposti da Himson con finalità distruttiva del brevetto, in quanto non depositati tempestivamente (in particolare DE '042 conosciuto da Himson si dal corso della procedura davanti all’Ufficio, ed in ossequio al principio della “parità di armi”, considerata dal Panel per respingere la richiesta di auxiliary request n. 8). Osserva il Judge rapporteur che, pur essendo già tali documenti noti ad Himson, quest’ultima ha ritenuto di depositarli solo in risposta alle auxiliary requests AR1-7 di controparte (cfr. “Reply to defence to the counterclaim for revocation rejoinder to the reply to the statement of defence a defence to an application to amend the patent” del 19.4.2024) e non nel counterclaim fo revocation. Quindi, in virtù del richiamato principio di front lodead 1 -in base al quale l’attore in contraffazione è tenuto a elaborare concretamente le proprie argomentazioni e prove nella 1 The Unified Patent Court legal provisions introduce the so-called ‘front loaded’ procedural system whereby a claimant is required to concretely elaborate his arguments and evidence in its first written pleading. However, these provisions must be interpreted in the light of the principle of proportionality, which requires that the parties should not be burdened with tasks that are unnecessary to achieve the stated objective, and in the light of the principle of procedural efficiency, which is contrary to excessive and overly detailed allegations of facts and production of multiple documents in relation to matters that can be presumed to be 4 sua prima memoria scritta ed il convenuto non può introdurre nuovi motivi di nullità del brevetto contestato o introdurre nuovi documenti ritenuti distruttivi della novità o punti di partenza convincenti per la valutazione della mancanza di attività inventiva in atti scritti successivi- i documenti- i documenti DE 042 e US 795 sembrerebbero poter essere esaminati limitatamente all’attacco sulle auxiliary requests introdotte dalla titolare del brevetto. 4. Attività istruttoria Rispetto alle attività istruttorie sollecitate da Oerlikon: (i) quanto alla domanda testimoniale dei soggetti che hanno rivenuti i video depositati agli atti dall’attore, la difesa della convenuta ha dato atto di non contestare le circostanze articolate nel relativo capitolo di prova. Ai sensi della rule 171, para. 2, RoP, le relative circostanze debbono quindi ritenersi ammesse; (ii) quanto alla richiesta di essere autorizzata a fornire le prove dei video di cui ai nuovi documenti nn.16 e 19 ai fini della prova dell’attualità della contraffazione, la difesa Him- son non si è opposta. Dunque tale produzione è ammessa come da dispositivo; (iii) quanto alla nomina di un Court Expert di cui alla rule 185 RoP, la stessa Oerlikon solle- citata sul punto dal Tribunale ha precisato di rinunciare alla relativa istanza, a seguito della nomina del Technically Qualified Judge; (iv) le parti hanno dato atto che i rispettivi Experts fanno parte dei rispettivi collegi difensivi quali representatives. In tale qualità nel corso della Oral Hearing, ove ritenuto, potranno intervenire a sostegno delle rispettive tesi. 5. La richiesta di informazioni relativa all’origine ed ai canali di distribuzione Quanto alla richiesta dell’attrice di chiedere informazioni relative all’origine ed ai canali di distribuzione, ai quantitativi dei prodotti, ordinativi ricevuti ecc., fatturato generato dalla mac- china identità dei terzi coinvolti. In proposito osserva la Corte che si tratta di una domanda che potrà essere formulata nella futura eventuale “procedure for the determination of damages and compensation”, con i relativi rimedi allo scopo previsti. E ciò previa verifica, in quella fase, dell’assolvimento degli oneri probatori che incombono sull’attore alla luce dell’art. 54 e 76 comma 6 Agreement, anche rispetto alle richieste come quella qui esaminata: qui da un la parte convenuta ha confermato espressamente di non avere venduto o distribuito il macchinario litigioso nel mercato coperto dal brevetto azionato e, altro lato, non vi sono allo stato argomenti di prova che possano ritenere la vendita o la distribuzione dei macchinari litigiosi da parte di Himson nel mercato interessato. In questo procedimento, anche alla luce del principio di proporzionalità (paragrafo n 3. del Preamble delle R.o.P.), del quadro allegatorio e probatorio raccolto, tale ordine non appare necessario. 6. La richiesta di ritiro dal commercio known to the opposing party and not to be disputed by them. 2. In revocation actions, the claimant is required to specify in detail the grounds of invalidity that allegedly affect the contested patent, as well as the prior art documents relied upon to support any allegation of lack of novelty or inventive step. Consequently, the claimant cannot introduce new grounds of invalidity of the attacked patent or introduce new documents considered novelty destroying or convincing starting points for the assessment of lack of inventive step in subsequent written acts. 3.. 5 Il judge rapporteur osserva che allo stato non sembrerebbe esservi prova, neppure a livello indiziario, della commercializzazione dei macchinari litigiosi nel territorio coperto dalla privativa brevettuale. Ogni richiesta va dunque valutata nelle successive fasi. 7. L’ ammontare della penale, quantificata in € 12.000,00 Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti circa l’ammontare della penale. Parte attrice ha richiamato il principio della liquidazione equitativa, principio a cui la difesa di Himson ha dichiarato di nulla opporre. 8. La richiesta di condanna della convenuta al pagamento di € 100.000,00 ai sensi della rule 119 RoP. l judge rapporteur osserva che apparentemente non è stato allegato o provato alcun riscontro circa pregiudizio concreti subito dall’attore, idonei comunque a condurre la Corte a quantificare tale importo. Ogni apprezzamento è riservato comunque al Tribunale in sede di decisione finale. 9. Il valore della causa Parte attrice ha quantificato il valore della lite per la determinazione dei costi recuperabili. in € 750,000,00. Parte convenuta fissato il relativo valore in € 2.000.000,00 (cfr. memoria autorizzata del 18.11.2024). giudice chiede alle parti se su questo importo concordano, Sollecitate dal giudice rapporteur, le parti hanno dichiarato di concordare rispetto a tale scaglione. Il valore della causa, tenuto conto della richiesta delle parti, del domande formulate -di contraffazione con le pronunce accessorie, di nullità del brevetto e di amendement del brevetto- va fissato nel valore fino a 2.000.000,00 compreso, utilizzando la “Scale of ceilings for recoverable cost” dell’ Administrative Committee. 10. I Costi Il judge rapporteur ha chiesto alle parti di prendere posizione sui costi di lite reciprocamente esposti dall’attore e dalla convenuta. Le parti hanno dichiarato di non sollevare alcun rilievo in proposito. 3. I SUCCESSIVI PASSAGGI PROCEDURALI le parti hanno concordato nella concessione, a seguito della Interim Conference e delle necessità pro- cessuali sopra evidenziate, di un doppio termine alle rispettive difese. Tutto ciò premesso CONCEDE 1 termine fino al 28 febbraio 2024, ore 15, per depositare: -da parte di Oerlikon, i nuovi video (16.-19) asseritamente indicanti la continuazione della promozione nello spazio coperto dal brevetto dei macchinari litigiosi; 6 -da parte della difesa della convenuta, nota contenente gli attacchi di validità al brevetto che sono mantenuti. 2. termine fino al 31 marzo 2025, ore 15, per depositare da parte di entrambe le parti: - commenti rispetto alle produzioni avversarie, non essendo ammessa la produzione ulteriori documenti; - un riassunto della causa che non introduca tuttavia fatti o prove nuovi. Il riassunto dovrà avere una lunghezza massima di 7.500 parole. Unitamente al riassunto dovrà essere presentato un elenco completo di tutti i documenti depositati da ciascuna delle parti per consentire alla Corte di far riferimento durante l’udienza. FISSA La data di celebrazione dell’Oral hearing davanti alla Corte per il 11.6.2025, ore 10.30. Dando atto che -nel corso dell’udienza: (i) potranno essere proiettati i video depositati dalla difesa Oerlikon con l’ausilio di supporti forniti dalla stessa difesa dell’attore; (ii) potranno essere utilizzati materiali -quali cartelloni- per meglio esplicare al Tribunale le difese delle parti con supporti forniti dalle stesse difese. Informa le parti che è intenzione della Corte concludere la Oral Hearing in un giorno. FISSA il valore della causa fino a € 2.000.000,00 inclusi al fine di applicare la scala dei massimali dei costi rimborsabili, salva ogni diversa valutazione della Corte, anche alla luce della documentazione di cui è stata autorizzato il deposito. INVITA Le parti a comunicare tempestivamente all’Ufficio il raggiungimento di eventuali accordi transattivi. Dà atto Così deciso in Milano, Il 17 dicembre 2024 Alima Zana ORDER DETAILS Order no. ORD_598537/2023 in ACTION NUMBER: ACT_549550/2023 UPC number: UPC_CFI_240/2023 Action type: Infringement Action

Key Holdings

  • The Judge-Rapporteur explored settlement possibilities and clarified that both infringement and revocation actions primarily concern claim 1 of the patent.
  • Himson agreed to limit its inventive step attacks, and later-filed prior art will only be considered for auxiliary requests.
  • The Court refused to appoint a court expert, allowing party experts to intervene during the oral hearing.
  • A request for an interim award for damages was refused due to lack of evidence of damage or sales/distribution in valid patent countries.
  • Parties were ordered to submit case summaries by March 2024, with the oral hearing scheduled for June 2025, indicating a longer than anticipated procedural timeline.

Tags

  • Evidence
  • Infringement
  • Interim Measures
  • Revocation
  • Settlement

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