UPC_CFI_556/2025; UPC_CFI_770/2024 – Pirelli v Sichuan

Court
Local Division Milan
Date
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Result interim conference The JR 1. The tires which have been seized will be inspected during the oral hearing and cut open with the necessary equipment. The report of the expert will be uploaded in the Case Management System (“CMS”). 2. Parties can use slides during the oral hearing but they have to be sent to the Court and the other party prior to the hearing. Comment 1. The Technical Judge indicated that it is important to also look at the interior of the tires for the infringement question. That is why it was ordered to cut the tires during the oral argument, and that the parties - if I understand the (Italian) decision correctly - can ask the expert questions about the report. 2. From my perspective, this looks like an Italian way of proceeding, with a central role for the expert. I would have expected the cutting of the tires, and the possible arguments in this regard, to have taken place after the interim conference but before the oral hearing. That way, during the oral hearing, at least the facts on which the parties rely would be clear. I would have also expected that the expert report would already have been discussed in the written statements of the parties. If afterwards during the interim procedure, the JR still considers it relevant for the expert to be cross-examined, then such can take place at the oral hearing. 3. Anyway, if you want to see the cutting of tires, go to the (public) oral hearing in Milan on 14 April 10 a.m. During my life as a litigator I have seen many demonstrations in Court but never the cutting of tires. I remember a case in which the patentee argued that the cover on a container with mayonnaise was “satt und dichtend” (meaning according to the prosecution file that the cover could not be removed by hand but only with a special tool). The defendant stated that its containers did not infringe and its lawyer was accompanied by a tall and large young associate of about 2 meters who opened the allegedly infringing container with his hands with quite some effort with the mayonnaise spilling over him. The Court found infringement as it considered the associate not to be an average human being!

Full Decision Text

1 di 4 Milan Local Division UPC CFI n. 770/2024, n. 556/2025 ordinanza depositata il 13.2.2026 ATTORE Pirelli Tyre s.p.a. (‘Pirelli’) CONVENUTO Sichuan Yuanxing Rubber Co., ltd. (‘SYR’) ORGANO DECIDENTE presiding judge e judge-rapporteur Pierluigi Perrotti LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano ORDINANZA Ai sensi della R. 105.5 RoP, il judge-rapporteur emette un’ordinanza con le decisioni adottate all’esito della interim conference. Nel caso di specie, l’interim conference si è svolta mediante collegamento da remoto con la piattaforma Webex in data 11.2.2026, a partire dalle ore 11, ed è stata audio registrata, in con- formità alle previsioni della R. 106 RoP. Le parti hanno concordato sui principali argomenti da discutere nella interim conference, come precedentemente individuati dal judge-rapporteur con ordinanza del 23.1.2026. Queste sono le decisioni del judge-rapporteur sulle questioni discusse durante l’interim confe- rence. Il judge-rapporteur dà atto che SYR ha depositato in data 3.2.2026 le sue note di commento all’ordinanza del 23.1.2026, in ritardo di un giorno rispetto al termine prestabilito del 2.2.2026. La difesa di Pirelli ha dichiarato di accettare il contraddittorio sul contenuto della nota difensiva di SYR depositata il 3.2.2026. 2 di 4 1. Possibilità per le parti di raggiungere un accordo La possibilità di un accordo è stata esaminata con le parti, allo stato senza successo. Qualora in futuro dovesse emergere una prospettiva concreta di accordo, il judge-rapporteur ha chiesto alle parti di informare tempestivamente il Tribunale. 2. Eccezione preliminare di SYR di omessa notifica del ricorso cautelare Alla luce della decisione contenuta nell’ordinanza collegiale del 14.7.2025, SYR ha dichiarato di rinunciare all’eccezione preliminare di omessa notifica del ricorso. Pirelli ha preso atto della rinuncia della controparte. Il judge-rapporteur a sua volta prende atto e l’eccezione non sarà quindi ulteriormente esami- nata dal Tribunale. 3. Ammissibilità delle fotografie 1 - 14 inserite nel doc. 33 di Pirelli e dell’allegato A del doc. 33 di Pirelli. 4. Corrispondenza tra le fotografie 1 - 14 incluse nel doc. 33 di Pirelli e i campioni di pneuma- tico oggetto del sequestro eseguito il 6.11.2024 5. Necessità e, in caso positivo, modalità di esame in contraddittorio dei campioni di prodotto oggetto di sequestro SYR ha dichiarato di tenere ferme le eccezioni di (i) inammissibilità delle fotografie 1 - 14 inserite nel doc. 33 di Pirelli e dell’allegato A del doc. 33 di Pirelli, e di (ii) difetto di evidenza di una effettiva corrispondenza tra le fotografie 1 - 14 incluse nel doc. 33 di Pirelli e i campioni di pneumatico oggetto del sequestro eseguito il 6.11.2024, eccezioni entrambe già svolte e il- lustrate nei propri scritti difensivi. SYR ha ribadito di non avere avuto la possibilità di esami- nare i campioni di pneumatico oggetto di sequestro. Pirelli ha contestato il fondamento delle eccezioni della controparte, sottolineando che le foto- grafie aggiuntive sono state allegate in replica alle deduzioni del convenuto e devono quindi ritenersi ammissibili, come già rilevato nei propri atti difensivi. Pirelli ha inoltre dichiarato il suo interesse e la sua piena disponibilità allo svolgimento dell’esame in contraddittorio dei campioni di prodotto oggetto di sequestro, attualmente affidati in custodia a un soggetto terzo, rimettendo al Tribunale ogni valutazione sulla necessità di que- sto incombente. Ferme le proprie eccezioni, SYR non si è opposta all’esame in contraddittorio come richiesto dall’attore, sempre che il Tribunale lo ritenga necessario. 3 di 4 Il TQJ Elisabetta Papa ha evidenziato che l’esame completo del campione richiede anche di procedere a un’operazione di taglio per poterne visionare gli strati interni e, in particolare, la struttura di carcassa radiale e le sue caratteristiche. Ha inoltre chiarito che l’operazione richiede strumentazione adeguata ma non dovrebbe essere particolarmente complessa, con conseguente possibilità di eseguirla nel corso della oral hearing. Alla luce di questo chiarimento, le parti concordano che l’esame in contraddittorio sui campioni di prodotto - ove ritenuto necessario dal Tribunale - si svolga nella oral hearing, procedendo nel corso della stessa con le occorrenti operazioni. La difesa di Pirelli si è riservata di verificare con il proprio assistito la fattibilità tecnica di questa operazione nel corso della oral hearing. Ove dovesse emergere una difficoltà allo stato non nota, depositerà apposita istanza per lo svolgimento di tale esame in contraddittorio in un’apposita udienza, da svolgersi prima della oral hearing e in presenza del Panel o di uno o più giudici delegati dallo stesso Panel. Il judge-rapporteur, preso atto di quanto precede, ritenuta la necessità e, in ogni caso, l’oppor- tunità di procedere all’esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico oggetto di seque- stro, dispone che il custode Ing. Paolo Santonicola proceda entro e non oltre il 30.3.2026, previo appuntamento con i clerks, alla consegna e al deposito di copia integrale del verbale di sequestro eseguito il 6.11.2024 e di tutti gli esemplari di pneumatico oggetto di sequestro, come indicati nel relativo verbale, presso i locali del Sub-Registry della Divisione Locale di Milano, con con- testuale redazione e successivo caricamento sul CMS di un verbale di avvenuta consegna. I campioni di pneumatico così depositati saranno quindi dettagliatamente esaminati nel corso della oral hearing, in contraddittorio tra le parti e alla presenza del Panel, con lo svolgimento nell’ambito della medesima udienza di tutte le operazioni materiali occorrenti alla completa verifica delle loro caratteristiche. 6. Valore delle azioni proposte dalle parti 7. Spese legali Le parti hanno concordato sul mantenimento del valore della causa come dichiarato nei rispet- tivi scritti difensivi Pertanto, il valore della controversia è stabilito in 500.000 Euro per l’azione di violazione del brevetto e di 500.000 Euro per la domanda riconvenzionale di revoca. Tale determinazione potrà essere riconsiderata dal Panel al termine della oral hearing in sede di decisione nel merito. In ordine alle spese legali, le parti si riservano di comunicare nel corso della oral hearing il raggiungimento di un eventuale accordo su di un ammontare prestabilito di spese legali da ri- fondere a cura della parte soccombente, distinto per ciascuna delle due azioni. 4 di 4 8. Preparazione della oral hearing Si conferma che la oral hearing si terrà in presenza, presso la sede della Divisione Locale di Milano il 14.4.2026, ore 10. Come già chiarito in precedenza, l’azione di violazione del brevetto e la domanda riconvenzio- nale di revoca saranno discusse congiuntamente. Con riguardo all’esame nel corso della oral hearing dei campioni di prodotto sequestrati, si richiama interamente tutto quanto già riportato e stabilito ai precedenti punti 3, 4 e 5. Le parti sono autorizzate all’utilizzo di slides nel corso della oral hearing al fine di illustrare al meglio il caso, inserendo solo argomenti difensivi già sviluppati e contenuti nelle loro memorie scritte, con il divieto di introdurre nuovi elementi. Le slides devono essere inviate e scambiate tra le parti tramite e-mail, inserendo anche l’indirizzo e-mail della Divisione Locale di Milano contact milan.loc@unifiedpatentcourt.org, entro e non oltre il 7.4.2026, in modo che le parti e il Tribunale possano prenderne visione in anticipo. La durata approssimativa della oral hearing sarà di circa 6 ore. Maggiori dettagli sullo svolgimento della discussione saranno forniti in un secondo momento. Per qualsiasi esigenza pratica relativa allo svolgimento della oral hearing, le parti sono invitate a contattare tempestivamente i clerks presso il Sub-Registry della Divisione Locale di Milano. Copia del presente provvedimento deve essere comunicata al custode Ing. Paolo Santonicola, a cura del Sub-Registry. Milano, 13 febbraio 2026. Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur

Key Holdings

  • Seized physical exhibits (e.g., tires) can be ordered to be inspected and cut open during the oral hearing.
  • Expert reports related to such inspections are to be uploaded to the Case Management System (CMS).
  • Parties are permitted to use slides during the oral hearing, provided they are submitted to the Court and the opposing party in advance.

Tags

  • Interim Conference
  • Evidence
  • Oral Hearing
  • Procedure
  • Expert Evidence

Related Cases

View original decision