UPC_CFI_703/2025; UPC_CFI_1757/2025 – Prinoth v Xelom

Court
Local Division Milan
Date
Outcome
Partially Granted
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Case management Facts 1. On 11 February 2025, Prinoth filed an ex parte evidentiary seizure and inspection order based on EP 2 507 436 and EP 1 995 159. 2. On 18 March, the order was granted and executed on 2 April, when a snow groomer was seized. 3. In the Statement of Claim, Prinoth asked the Court, among others, to order Xelom to provide further evidence and to allow experiments with the seized snow groomer and further inspection by a court-appointed expert. 4. Xelom filed a defence and counterclaim for revocation. 5. On 27 January 2026, Prinoth filed its reply in the infringement action and defence in the revocation case, along with an application to amend the patent with respectively 5 and 6 auxiliary requests for the two asserted patents. 6. Xelom responded with more than 100 invalidity attacks against the auxiliary requests. 7. The JR, after hearing the panel, organized a case management hearing and invited parties to reduce the number of auxiliary requests and the invalidity attacks. The JR 1. The JR allows the experiments by the court-appointed expert in the period between 7 and 18 September 2026. 2. The JR appoints a further IT expert to inspect the source code to be communicated by Xelom and the software used and to answer the questions formulated by the Court. 3. First, the expert has to see if he can answer the questions formulated by the Court on the basis of the documentation to be handed by Xelom. Only thereafter inspection of the source code will take place (if necessary and restricted to the confidentiality club). 4. The JR restricts the request for documentation, refusing to order the production of commercial information stating that this relates to possible damage proceedings. 5. The JR sets precise dates for the execution of her order, the reports of the experts and the briefs to be filed by the parties with respect to the expert reports. 6. The JR gives precise orders to limit the number of auxiliary requests and invalidity attacks. 7. The JR instructs the parties to follow the principles formulated by the Court of Appeal with respect to the question of inventive step. 8. The JR sets the date for the interim conference on 25 November 2026 and the oral hearing on 26 January 2027. Comment 1. The JR shows in this case a very laudable proactive hands-on attitude in order to try and make sure that the case does not end up in a classical Italian patent case but will stay in the UPC framework. 2. She is not helped by the Italian representatives of the parties who, one gets the impression, try to litigate as much as possible as they are used to in their national system with court-appointed experts, endless invalidity attacks and just ignoring the case law of the Court of Appeal but continuing to apply the problem-solution approach with respect to inventive step. 3. The main case started on 27 August 2025 and, despite the heroic effort of the JR, the hearing will not take place within a year but on 26 January 2027. The reason for that basically lies in the procedural attitude of the claimant: it started with an evidentiary seizure and inspection order, which was not precise enough and did not yield the necessary information; subsequently, the claimant filed with its SoC a new request for documents and inspection which is now leading to further delays, together with the fact that in August 2026 the plant of the defendant is closed. 4. One wonders whether the Court should allow further requests for information and inspection orders in the proceedings on the merits where the claimant has had the possibility to obtain such information before the start of the case on the merits. At least, such requests should not delay proceedings. All parties (and the Court) should behave in such a way that the UPC can, as much as possible, deliver a decision within 12-14 months. 5. To avoid this, next time I think that the JR should make this kind of management decisions with respect to further inspection and study of documents immediately after the filing of such requests in the Statement of claim. The management work of the JR starts in my opinion with the kick-off of the proceedings. 6. The order is dated 21 July 2026 but was published on 29 July 2026 (and is registered on the UPC website as a decision issued on 29 July 2026). If this means that final decisions are now reported by publication date, that would be a big step forward as somebody not reading or listening to the Unfiltered would not miss a case if he/she reads all published decisions on a weekly basis.

Full Decision Text

Unified Patent Court Einheilliches Patentgericht Juridiction unifiee du brevet TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DIVISIONE LOCALE DI MILANO UPC_CFI_703/2025 UPC_CFI_1757/2025 Ordine 21 luglio 2026 Patent Numbers: EP2507436, EP1995159 **KEYWORDS** esperimento giudiziale, ispezione, nomina Court expert, poteri e doveri, attività delegata, Rules 185 e 186 RoP, ordine di esibizione Rules 170.2 (g) e 201 RoP), case management power. **ATTORE** PRNOTHS.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Bocca, Stefano Grassini, Camilla Scalvini e con i mandatari Mauro Eccetto e Angelo Cicchetti, **CONVENUTO** XELOMs.r.l. rappresentata e difesa da Niccolo Ferretti, Gherardo Piovesana, Sergio Francini, Emanuela Grazia **BREVETTI OGGETTO DI CAUSA** EP2507436 EP 1995159 **DECIDING JUDGE** Alima ZANA JUDGE RAPPORTEUR, SENTITO IL pANEL **LINGUA DEL PROCEDIMENTO** Italiano le vicende processuali 1. 11 24 febbraio 2025 Prinoths.p.a. ( di seguito solo Prinoth) ha depositato avanti alla Sezione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti un ricorso contro la concorrente Xeloms.r.1. ( di seguito solo Xelom) per la concessione di un ordine di ispezione, conservazione e sequestro delle prove inaudita altera parte ex art. 60 dell'UPCA e delle Rules 192 ss. RoP a tutela dei propri brevetti EP'436 e EP'159. 2. In data 18 marzo 2025. il Tribunale ha emesso l'ordine richiesto da Prinoth (n. 11002/2025), nominando quale Court Expert l'ing. Antonio Di Bernardo. 3. L'ordine 192 RoP estato eseguito: il Court Expert e i competenti ufficiali giudiziari hanno fatto accesso, in data 2 aprile 2025, alla sede legale e alla sede operativa di Xelom. In esecuzione dell'ordine 192 RoP estato inoltre sequestrato un esemplare di battipista (numero seriale 127348687). Il mezzo eora conservato presso il magazzino in Bolzano, via Agostini n. 2 (sede operativa di Xelom). 4. Instaurato il giudizio di merito, Prinoth nello Statement of Claim ha sottolineato che sono rimasti esclusi dal perimetro dell'ordine 192 RoP elementi probatori cruciali quali: - i software installati sul battipista di Xelom (punto 3.a.v del Ricorso 192 RoP); - la documentazione commerciale come contratti, offerte, ordini di acquisto ecc. (punto 3.a.xii del Ricorso 192 RoP); - la misurazione dei pesi sulle ruote del battipista tramite gru e cella di carico (punto 8 del Ricorso 192 RoP); - lo schema circuitale elettrico/elettronico di tutto il battipista (cfr. punto 3.a.iii del Ricorso 192 RoP); - il modello CAD del veicolo in formato tridimensionale (cfr. punto 3.a.vi del Ricorso 192 RoP), acquisendo unicamente taluni screenshot; - il manuale di servizio e manutenzione e protocolli e/o test di validazione (cfr. punto 3.a.vii del Ricorso 192 RoP.). In particolare, Prinoth ha sostenuto che: (i) per quanto riguarda il brevetto EP '436, eprovato che lo Xelom Snow Cat risulta in contraffazione letterale quanto meno delle rivendicazioni 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 16 del brevetto Europeo di Prinoth EP '436. Tuttavia, in assenza del software o quanto meno della logica di comando (flow chart), Prinoth non ein grado di provare la contraffazione dei claims nn. 2, 7 e 15 di EP'436; (ii) Per quanto riguarda il brevetto EP '159, all'attore none stato consentito eseguire alcuna misurazione con gru e cella di carico e/o un qualsiasi altro strumento per misurare la distribuzione del peso sulle diverse ruote e/o assali: nessuno dei documenti reperiti o delle informazioni riferite dai tecnici di Xelom erisultato idoneo a fugare i sospetti di interferenza con EP '159. Nello Statement of Claim, in particolare, Prinoth ha chiesto, ai sensi delle rules 170-190 ROP. ulteriori prove che si chiede di assumere previa adozione di: (i) un ordine di esibizione dei seguenti documenti (cfr. Rules 170.2 (c) e 190 RoP): - il/i software installato/i nelle centraline di controllo; - il/i file eseguibile/i ("firmware"), i file di configurazione e, se disponibili, i codici sorgente o la documentazione tecnica; - i diagrammi di flusso ("flowchart"), specifiche funzionali, manuali tecnici, o altra documentazione che descriva la logica di funzionamento; - lo schema circuitale elettrico/elettronico dello Xelom Snow Cat; - il modello CAD del veicolo mformato tridimensionale; - il manuale di serviz10 e manutenzione dello Xelom Snow Cat; - i protocolli e/o i risultati di test di validazione; - la documentazione commerciale come contratti, offerte, ordini di acquisto e/o di noleggio e/o di demo e/o di comodato; (ii) un ordine di ispezione di oggetto fisico (cfr. Rule 170.2 (f) RoP) avente ad oggetto: - il battipista di Xelom oggetto di sequestro, occorrendo alla presenza del nominando giudice tecnico e/o del consulente tecnico che potra essere incaricato; (iii) _un ordine di conduzione di esperimenti (Rules 170.2 (g) e 201 RoP) avente ad oggetto: - la misurazione del peso che grava su ogni singola ruota del battipista di Xelom, occorrendo alla presenza del nominando giudice tecnico e/o del consulente tecnico. 5. Nello Statement of Defence, Xelom ha sottolineato che,;_ - t_elenco di mezzi di prova richiesti da Prinoth si estende, in parte, anche a quelli che erano gia stati negati in sede di ordine ante causam, in quanto irrilevanti rispetto al perimetro di tutela dei brevetti azionati e/o ritenute, in sede di operazioni peritali, superflue dal Court Expert e nel contraddittorio con i legali delle parti presenti - qualora l'ordine di esibizione richiesto da Prinoth, venga in tutto o in parte accolto, Xelom ha chiesto di: (i) salvaguardare, ex Rule 262 ARoP, la tutela delle informazioni riservate di Xelom, ivi ricomprese; (ii) nominare un Court Expert che diriga ed esegua personalmente le operazioni autorizzate, escludendo che le stesse vengano realizzate da un esponente della societa attrice; (iii) autorizzare un solo accesso al mezzo, escludendone lo smontaggio e rimontaggio; (iv) eseguire le operazioni in tempi estremamente rapidi, al fine di ottenere il dissequestro dello Snow Cat; (v) porre a carico dell'attrice ogni spesa relativa alla domanda di ispezione del mezzo e di realizzazione di esperimenti sul medesimo. 6. Nel corso della written procedure, in data 27.11.2025 Xelom ha depositato lo Statement of Defence with Countercleim for Revocation, contestando la contraffazione e formulando domanda riconvenzionale di nullita dei brevetti azianati ex rules 24, 25 e 26 RoP. In particolare, Xelom ha sostemJto la nulliti di EP '436 eBP '159 formulando numerosi lll1:Bcchi di novita ed W.tezza invc:nt:i.va e, per quanto riguarda BP '159, anche di lllllufficiente desc:rizione. 7. Prinoth in data 27. l.2026 ha depositato la Defence to the Countercleim for Revocation, Reply to the Statement of Defence, Application to Amend the patent, form.ulando contestualm.e:nte, in via subordinata all'accertamento dell'invaliditi dei Brevetti azionati un'applicalion to Amend the Patent secondo la rule 30 RoP. articolata inn. Smailiary request.'1 (di seguito AR) rispetto ad BP '159 e 11. 6 AR rispetto a BP '436. 8. Anche contro ognu.na di tali AR in data 26.3.2026 con la propria Defence to the Application to Amc::nd the Patents, Reply to the Defence to the Counterclaim for Revocation and Rtjoinder to the Reply the Statement of Defence ex rule 29 lett. Rop Xelom ha articolato numerosi lll1:Bcchi di valid.it!, oltnl 100. 9. All'esito della written procedure, il Judge Rapporteur, sentito il Panel, :mill'esercizio del proprio case management power, ha fissato un'udienze per esaminare, tre l'altro, le istanz.e istruttorie articolate da Prinoth ed invita:re le parti rispettivam.ente a ridurre gli attaccbi di valid.it! quanta a Xelom e le AR qwurto a Prinoth. **Mativi deU'ordble** **Le rld,lute lstnlttorle rlapetto all'IIIINfentllll dJ EPI59** **bpezione fisica econtbaione di esperimen6** 10. La richiesta istruttoria di Prinoth, avente ad oggetto l'ispezione fisica e l'esperimento diretto amisurare ii peso che gmva su ogni singola :ruota del batt:ipista di Xelom sequestnrto, appare giustificata. 11. In proposito, le obiezioni di Xelom non sono conviru:c:nt:i. Invero, (i) l'unico documento repcrito in proposito nel corso dell'esecuzi.one dell'ordine di conservazione della prova non sembra pertinente secondo lo Court Expert (cfr. p. 7 doc 32 di pmte ricom:nte): A domanda sulla distribuziooe dei pesi, ii sig. mostra allo scrivente un documerrto preparatorio del maggio 2023 (ePowertrac_Torsioo_spring_of _Sno'WCat_v1 .1.pdf) relativo ad alcune simulazioni, da cu[ si rileva la seguente distribuzione di forze sugli assi: Assale For:ze Posizione 5 33% posteriore 4 28% 3 14% 2 11% 1 15% anteriore Tali forze sono calcolate in una srtuazione di (i) pala e fresa montate e leggermente sollevate, (ii) carico del ve1colo con 1.ma massa di 500 kg sulla piattaforma disposta posteriormente alla cabina, dunque, non in assenza di carico. lnoltre, si verifica visivamente che la dislribuzione delle forze non e perfettamente uguale a seconda che si prenda la misura suUa ruota destra o sinistra, ci6 in parte a causa di alcuni errori di calcolo. Tali dati, infatti_ sono frutto di studi di sviluppo del veicolo e non di misure con celle di carico_ (ii) il costo della misura e le difficolta materiali per la sua implementazione non elidono la necessita e la proporzionalita del rimedio per acclarare o negare l'interferenza. 12. Va peraltro rammentato che la prova none stata rifiutata dal Tribunale nell'ordine concesso ante causam perche superflua onon ammissibile, ma perche ritenuta ''particolarmente invasiva e non immediatamente strumentale rispetto allo scopo della misura inaudita altera parte". **Sulle modalita di esecuzione dell 'ispezione edell' esperimento giudiziale** 13. Xelom richiede che la pesatura sia eseguita da un Court Expert, ricorrendo ai mezzi piu idonei individuati da quest'ultimo (non essendo la pesatura tramite gru funzionale), in tempi estremamente rapidi, attraverso le misure piu idonee alla tutela delle proprie informazioni riservate, ponendo a carico di Prinoth tutte le spese e i costi connessi. 14. In proposito, Prinoth nulla ha eccepito. 15. Ritiene il Tribunale che sia piu opportuno, alla luce delle Rules 170.2 (f) e 170.2 (g) e 201 RoP: (i) consentire al Court Expert di procedere secondo le modalita ritenute piu opportune, ivi compreso il noleggio dei necessari strumenti (ad esempio di un carro ponte per sollevare il macchinario -ove tale strumento non venga messo a disposizione da Xelom - e di celle di carico per la pesatura) e valutando l'eventuale necessita di procedere allo smontaggio del mezzo al fine di redigere un report completo sul punto al fine di misurare il peso che grava su ogni singola ruota del battipista di Xelom sequestrato; (ii) consentire l'accesso al mezzo nello stretto tempo necessario. Dopo aver sentito le parti e tenuto conto dei tempi necessari per il noleggio della necessaria strumentazione di cui al punto sub (i) nonche della chiusura dello stabilimento di Xelom nel periodo del prossimo mese di agosto, estato concordato di dare corso alla misura nell'arco temporale compreso tra il 7 ed il 21 settembre 2026: ai fini di una piu specifica individuazione del periodo, il Judge Rapporteur ritiene identificare tale periodo nei giorni compresi tra il 7 ed il 18 settembre 2026. (iii) porre i costi -in via anticipata a favore dei terzi presso i quali la strumentazione tecnica verra acquisita, -in via anticipata a carico di Prinoth previa richiesta del Court Expert; (iv) il luogo dell'ispezione e dell'esperimento e la sede di Xelom, in Bolzano, via Agostini n. 2, dove estato eseguito il sequestro del veicolo; (v) disporre, al fine di tutelare le informazioni riservate di Xelom, che all'ispezione e all'esperimento giudiziale possano assistere, dal lato Prinoth, le persone fisiche costituenti il club confidenziale gia costituito nella fase ante causam a cui si aggiunge l'ingegner GianMarco Ponzellini, come richiesto dalla difesa di Prinoth nel corso dell'udienza e rispetto alla quale la difesa di Xelom nulla ha opposto. 16. All'esito dell'esperimento giudiziale, il veicolo oggetto di sequestro potra essere dissequestrato, come richiesto da Xelom e come confermato nel corso dell'udienza da Prinoth. **Le richieste istruttorie rispetto all'interferenza dell'EP436** **Sulla richiesta di esibizione de[ software** 17. Prinoth ha richiesto l'esibizione del software, ritenuta necessaria giacche contiene la logica di funzionamento con cui il sistema di controllo: (i) calcola il fabbisogno complessivo di portata (ii) determina il comando per la pompa a portata variabile in funzione del fabbisogno; (iii) confronta tale fabbisogno con la portata massima (iv) gestisce, eventualmente, la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacita della pompa (cfr. quanto previsto dalla rivendicazione 7 di EP '436). Ecio nella versione del suo codice sorgente, poiche "La sofa produzione dei file binari def software (''firmware'') non consentirebbe di comprendere in modo intellegibile le modalita operative e le logiche di fanzionamento de! sistema di controllo, in quanto tali file risultano spesso compilati e/o protetti da crittografia ". 18. In proposito, Xelom ha sottolineato: (i) la sufficienza dei documenti prelevati e la relazione del Court Expert, soprattutto in ragione dell'elevato grado di dettaglio dello schema idraulico sufficiente a ricostruire il funzionamento del mezzo; (ii) l'esclusione dell'ordine di conservazione della prova di tali elementi dall'oggetto della misura; (iii) l'estraneita di tali elementi rispetto a EP '436. La privativa avversaria riguarderebbe esclusivamente componenti hardware - in particolare la presenza di una pompa a portata variabile e il suo controllo in funzione del flusso richiesto - e non prevede alcun aspetto software o elettronico: pertanto, l'accesso ai programmi del veicolo non sarebbe pertinente al thema decidendum. 19. Ritiene al contrario il Tribunale, come correttamente sottolineato da Prinoth, che solo l'esame del software contenga la logica di funzionamento del sistema di controllo del macchinario litigioso rispetto ai profili di cui ha sollecitato la verifica ed indicati al punto n. 17. Anche il Court Expert nella sua relazione (cfr. Pagina 6 Doc 32) ha precisato che proprio la centralina appare l'elemento che calcola il fabbisogno di portata e controlla la pompa, a conferma del fatto che eil software di tale centralina che ne illustra il funzionamento in dettaglio. In altre parole, l'esame software consente di accertare -in via direttase la centralina calcola il fabbisogno complessivo di portata o se "modula la portata della pompa variabile in funzione della pressione maggiore (e non complessiva)". **Su/le modalita di esibizione de! software** 20. Nel corso dell'udienza, alla luce del principio di proporzionalita, il Judge Rapporteur ha chiesto a Xelom la disponibilita all'esibizione spontanea delle specifiche funzionali e/o della documentazione tecnica fomita dal produttore del software, in modalita riservata e limitata alle parti che descrivono la logica di funzionamento del sistema di controllo per rispondere ai profili di cui al punto n. 17. 21. La difesa di Xelom ha confermato, nel corso dell'udienza, di essere in possesso del codice sorgente del software e si eriservata di verificare l'effettiva disponibilita di tale documentazione presso il suo fornitore, dichiarando in tal caso di essere disponibile ad esibirla spontaneamente. 22. Prinoth ha sottolineato la necessita di verificare che tale documentazione oil codice sorgente corrispondano effettivamente al software utilizzato sul gatto di neve sequestrato, poiche efrequente che esistano diverse versioni dello stesso software. 23. Al Tribunale appare quindi opportuno: (i) consentire a Xelom di consegnare documentazione tecnica di cui al punto 20 nelle mani del Court Expert, ingegner Di Bernardo in occasione dell'accesso presso la sede di Bolzano, via Agostini n.2, ai fini dell'ispezione e dell'esperimento giudiziale; (ii) in ogni caso, disporre che venga eseguita una copia del codice sorgente del software utilizzato sul gatto di neve sequestrato, che Xelom ha dichiarato di avere nella propria disponibilita. E ciò a cura dello stesso Court Expert, ingegner Di Bernardo, contestualmente ed in occasione dell'accesso presso la sede di Bolzano, via Agostini n.2, gia stabilito ai fini dell'ispezione e dell'esperimento giudiziale; (iii) disporre che il Court Expert ing., Di Bernardo, proceda al deposito della documentazione eventualmente consegnata spontaneamente da Xelom e della copia del codice sorgente presso la Cancelleria della Divisione Locale entro il termine indicato in dispositivo, contestualmente al deposito di una relazione delle operazioni eseguite. (iv) al fine dell'esame del materiale di cui al punto sub (iii) ed ai fini della risposta ai quesiti di cui al punto sub (V), viene nominato quale Court Expert informatico l'ingegner Alessandro Borra: (v) a quest'ultimo viene conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito. "Dica ii Court Expert quale ela logica di funzionamento con cui il sistema di controllo ed in particolare: - ca/coli ii fabbisogno di portata del gruppo idraulico del macchinario; - determini ii comando per la pompa aportata variabile in fanzione de[ fabbisogno; - confronti tale fabbisogno con la portata massima; - gestisca la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacita della pompa (cfr. quanto previsto dalla rivendicazione 7 di EP '436)" (vi) al fine di tutelare le informazioni riservate di Xelom si dispone che l'esame della documentazione e/o del codice sorgente di cui al punto (iii) avvenga: a. in una prima fase, solo attraverso l'eventuale documentazione consegnata da Xelom; b. in una seconda fase, ove la prima fase di cui al punto sub. a. non abbia consentito di rispondere al quesito, attraverso l'esame del codice sorgente secondo la seguente scansione temporale: - preliminarmente solo da parte del Court Expert e dei CTP di parte, al fine di selezionare la parte del codice sorgente necessaria per rispondere al quesito. A tale fine va assegnato alle parti termine per la nomina di un CTP competente in materia informatica nel termine indicato in dispositivo, mediante deposito di tale nomina presso la Cancelleria del Tribunale, - successivamente, anche da parte del club confidenziale dal lato Prinoth, gia costituito nella fase ante causam, al quale vanno aggiunti l'ingegner Gianmarco Ponzellini ed il CTP esperto in materia informatico, sopra menzionato e da nominare entro il termine indicato in dispositivo. Dal lato Xelom potranno partecipare alle operazioni i soggetti indicati al punto 2.6. in dispositivo, in composizione omogenea e simmetrica rispetto al club dal lato Prinoth. (vii) assegnare termine al dott. Alessandro Borra per il deposito del proprio report e alle parti per commenti come indicato in dispositivo. **Sulla richiesta di esibizione d'ulteriore documentazione tecnica (ver EP'436)** 23. Prinoth ha richiesto altresi l'esibizione di ulteriore documentazione tecnica ed in particolare: (i) lo schema circuitale elettrico/elettronico dello Xelom Snow CAT; (ii) il modello CAD del veicolo in formato tridimensionale; (iii) il manuale di servizio e manutenzione dello Xelom Snow CAT; (iv) i protocolli e/o i risultati di test di validazione. 24. Sul punto, Xelom ha eccepito che "la scelta di quale documentazione raccogliere in sede di esecuzione dell 'ordine sia avvenuta d'accordo tra le parti, alla presenza de! CTU e indica al§ 157 tanti documenti gia raccolti e ammettere nuove esibizioni documentali, relative a documenti gia richiesti in sede di Procedimento Cautelare, sarebbe un 'ingiustificata duplicazione della prova ". 25. Il Tribunale condivide la posizione espressa da Xelom. Infatti, la relativa istanza appare troppo ampia egenerale per essere concessa. Ecio salve diverse valutazioni delle successive fasi. **Sulla richiesta di esibizione della documentazione commerciale** 26. Prinoth ha richiesto altresi l'esibizione della documentazione commerciale a carico di Xelom (ad esempio contratti, offerte, ordini di acquisto e/o di noleggio e/o di demo e/o di comodato). 27. In proposito, il Tribunale condivide la posizione della Xelom, giacche le informazioni richieste da Prinoth attengono solo ed esclusivamente alla fase di eventuale quantificazione del danno, eventuale e successiva a quella in corso. La relativa istanza va dunque rigettata. **ICourt experts** 28. Ai sensi delle rules 185 e 186 Rop, il Tribunale rammenta che i Court experts qui nominati sono dotati di specifiche competenze, ognuno nel proprio settore, finalizzate a condurre l'esperimento giudiziale quanto all'ing. Antonio Di Bemando, e dott. Alessandro Borra quanto all'esame del software secondo i tempi e le modalita gia specificate. Gli stessi, noti consulenti dell'Ufficio presso il Tribunale Nazionale, offrono altresi garanzie di indipendenza e imparzialita, Ai medesimi va concesso termine per l'accettazione dell'incarico, secondo quanto previsto dalle RoP. 29. Il Tribunale ha gia condiviso con le parti nel corso dell'udienza il nominativo dell'ing. Antonio Di Bernardo mentre rispetto al dott Alessandro Borra occorre consentire alle stesse di formulare eventuali opposizioni nel termine indicato in dispositivo. 30. Ai Court Experts sono rammentati i doveri di cui alla rule 186 RoP, da intendersi qui integralmente richiamata. **l 'Invito dell 'U(ficio aridurre ii numero di attacchi di validita edi Auxiliary Requests** 31. Il Tribunale richiama: - il principio di front loaded (si vedano, tra i numerosi altri, UPC_CFI_240/2023, Divisione Locale di Milano, 17/12/2024 UPC_CFI_263/2023 Divisione Centrale di Milano, 5/4/ 2024, Divisione Centrale di Monaco, 25/7 / 2026, CFIC 252/2023, per cui "the front-loaded character serves the principles of fairness and equity by preventing a party (and the Court) from being confronted with and having to react to new evidence and arguments unreasonably late in the proceedings''); - la rule 30.1. (c) RoP, la cui ultima locuzione prescrive che "the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case"; - la giurisprudenza dell'UPC sulla necessita che gli attacchi di validita siano circoscritti a un numero ragionevole (cfr. Milan Central Division, 23/10/2025 CFI 497 /2024) che ha specificato quanta segue: "An assessment based on a maximum of different documents to challenge the novelty and to argue for non-inventiveness is indeed appropriate. The attacks not identified by the party challenging the patent as (most) promising will not be discussed on the merits because, when the party submits a number of attacks that appear to be unmanageable by the Court in accordance with the principles of proportionality (point 3 of the preamble) and speed (point 7 of the preamble), and the same party is unable to re-module some of the attacks in such a way as to allow the Court to organize its time for the efficient management of the proceedings, it must be assumed that if the (most) promising attacks, after assessment of the Court, do not affect the validity of the claim(s), the others wouldn't have done so either about 50 invalidity attacks, more than 12 added matter attacks, 3 novelty attacks, 1 insufficiency attack, and 6 different starting points for 30 inventive steps attacks (and about 15 prior art docs) preferable is a number of three attacks per ground and claim" **EP' 159** 32. Va rammentato che nel caso in esame rispetto ad EP '159: ✓ Prinoth ha formulato cinque AR; ✓ Xelom ha formulato: (i) quanta ai claims come concessi (Main Request): • rispetto al claim n. 1, n. 20 attacchi, tra cui n. 1 di insufficiente descrizione (comune a tutti i claims), n. 4 di novita e n.15 di attivita inventiva; • contra il claim n. 2, un attacco basato su D2; • contra il claim n. 3 un attacco basato su D3: (ii) rispetto alle AR: • contra la AR n. 1: n. 12 attacchi, tra cui 1 di materia aggiunta, 1 di insufficiente descrizione e n. 10 di altezza inventiva; • contra la AR2: n. 4 attacchi, tra cui n. 1 di materia aggiunta, n. 1 di insufficienza della descrizione, e n. 2 di altezza inventiva; • contra la AR3: n. 3 attacchi, tra cui n. 1 di insufficienza della descrizione, e n. 2 di altezza inventiva; • contra le AR4 ed AR 5: un attacco di insufficiente descrizione. 33. Tenuta conto delle circostanze del caso concreto e delle doglianze sul punto svolte dalle rispettive difese, che qui si intendono integralmente richiamate, rispetto ad EP '159, le parti sono rispettivamente invitate dal Tribunale: a. quanta a Prinoth, a ridurre a n. 3 le AR; b. quanta a Xelom, a limitare gli attacchi: - contro la MR, oltre all'insufficiente descrizione, a n. 3 attacchi di novita ed a n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta potra tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29; - contro le AR da n. 1 a n. 5, oltre alla materia aggiunta ed all'insufficiente descrizione, a n.3 attacchi di novita ed a n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta potra tenere conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5. **EP'436** 34. Rispetto ad EP '436 le AR formulate da Prinoth e gli attacchi di validita di Xelom vengono di seguito succintamente riepilogati. 35. Prinoth ha proposto n. 6 AR, che comprendono modifiche della descrizione e dei claims, astrattamente ammissibili secondo la R30.l(a) "the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification". 36. Xelom ha proposto: a. rispetto alla MR: - contro il claim 1, n. 20 attacchi (tra cui n. 15 di novita e n. 4 di attivita inventiva); - contro il claim n. 2, n. 12 attacchi (di cui n. 3 attacchi di altezza inventiva); - contro i claims nn. 3-4, n. 8 attacchi (non ci sono attacchi di altezza inventiva); - contro il claim n. 5, n. 2 attacchi (non ci sono attacchi di altezza inventiva); - contro il claim n. 6: n. 6 attacchi (di cui solo uno di altezza inventiva e argomentato); - contro il claim n. 7, n. 5 attacchi (n. 1 di altezza inventiva e argomentato); - contro il claim n. 8, n. 9 attacchi (oltre agli attacchi di novita, n. 1 di altezza inventiva); - contro i claims nn. 9 - 17, di metodo, sono opposti gli stessi attacchi. b. rispetto alle AR, Xelom oppone: - contro la AR1: n. 42 attacchi (di cui n. 1 di materia aggiunta, 1 di mancanza di chiarezza, 1 di insufficienza della descrizione, 9 di novita e 30 di altezza inventiva); - contro la AR2: n. 36 attacchi (di cui n. 1 di materia aggiunta, n. 1 di mancanza di chiarezza, n. 1 di insufficienza della descrizione, n. 5 di novita e n.32 di altezza inventiva); - contro la AR3: n. 16 attacchi (di cui 1 di insufficiente descrizione, n. 3 di novita e n. 12 di altezza inventiva); - contro la AR4: n. 13 attacchi (tra cui n. 1 di insufficiente descrizione, e n. 12 di altezza inventiva); - contra la AR5: n. 11 attacchi (di cui n. 1 di insufficiente descrizione, n. 1 di mancanza di chiarezza, e n. 9 di altezza inventiva); - contra la AR6: n. 8 attacchi (di cui n. 1 di insufficiente descrizione, n. 1 attacco di 1 di novita e n. 6 di altezza inventiva). 37. Alla luce dei principi indicati al punto n. 31, tenuto conto delle circostanze del caso e delle doglianze sul punto svolte dalle rispettive difese, che qui si intendono integralmente richiamate, (i) rispetto ad EP' 159: a. Prinoths.p.a., a ridurre a n. 3 le Auxiliary Requests; b. Xeloms.r.l. a limitare gli attacchi di novita ed altezza inventiva: - contra la Main Requests a n. 3 attacchi di novita ed a tre di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovra tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29; - contra le Auxiliary Requetst da n. 1 a n. 5 a n. 3 attacchi di novita e n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovra tenere conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5. (ii) rispetto ad EP' 436: a. Prinoths.p.a., a limitare le Auxiliary Requests a n. 4; b. Xeloms.r.l. a limitare gli attacchi di novita e altezza inventiva: - contra la Main Requests a n. 4 attacchi di novita ed a b. 4 di altezza inventiva; - contra le Auxiliary Requests da n. 1 alla n. 6: a n.4 attacchi di novita ed a 4 di altezza inventiva; segnalando che la sua scelta dovra tenere in conto un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi documenti basati sui documenti da D21 a D27 e/o contra caratteristiche gia presenti nelle rivendicazioni gia concesse. Le parti hanno convenuto che le memorie in ordine alla riduzione delle AR e degli attacchi di validita sia compiuta successivamente al deposito dei reports da parte dei Court Experts: tale richiesta, formulata da entrambe le parti, appare al Tribunale proporzionata e giustificata, alla luce della necessita di ponderare le rispettive difese alla luce degli esiti probatori e va pertanto accolta. **UPC approach eProblem Solution Approach** 38. Al fine di garantire sotto ogni profilo l'effettivita del diritto di difesa, il Tribunale invita le parti nelle memorie che saranno concesse ai fini di cui al punto n. 26., ad argomentare sull'altezza inventiva secondo la UPC approcci (cfr. decisioni del 25 novembre 2025, UPC_CoA_528/2024, UPC_CoA_529/2024) in aggiunta al problem solution approach, indicando quale test di contraffazione per equivalenti essi utilizzano. **Le richieste del Tribunale** 39. Per consentire la completa intellegibilita del materiale probatorio documentale e completarne il quadro, ritiene il Tribunale di invitare: (i) ciascuna delle parti al deposito di una versione dattiloscritta del verbale dell'Ufficiale giudiziario nel corso dell'esecuzione della misura concessa ante causam; (ii) Prinoth: - ad un nuovo deposito dei documenti 6, 26, 28 e 46 a 50, allo stato non leggibili; - al deposito del testo di EP '159 come concesso, ove non gia depositato: - a documentare la prova della convalida nei Contracting Member States, diversi dall'Italia, dei due brevetti; - a documentare il trasferimento a proprio favore dei due brevetti nei Contracting Memberr States diversi dall'Italia - che i due brevetti sono in vigore nei Contracting Member States. **ORDINE** 1.1. Dispone che si dia corso all'ispezione ed ad un esperimento giudiziale avente ad oggetto la misura del peso ed, in particolare, della sua distribuzione sui diversi assi e su ogni singola ruota del veicolo di Xelom sequestrato nella fase ante causam, valutando la necessita di smontare lo stesso per effettuare il test e rispondere al quesito; 1.2. nomina a tal fine quale Court Expert il dott. ANTONIO DI BERNARDO, con studio in - n. •tel.•••■ ammonendolo degli obblighi di cui alla rule 186 RoP; 1.3. invita il dott. ANTONIO DI BERNARDO a dichiarare entro il 27.7.2026 se intende accettare l'incarico (avvalendosi di un eventuale ausiliario di cui indicare il nominativo sempre entro il 25.7.2026 e sotto la sua responsabilita) ed ad eseguirlo secondo le modalita temporali sotto indicate, salvo specifiche circostanze impeditive da segnalare al Tribunale; 1.4. invita a tal fine Xeloms.r.l. a comunicare al Tribunale entro il 31 luglio 2026 se abbia a disposizione i mezzi per sollevare il veicolo oggetto di sequestro al fine di procedere all'esperimento giudiziale; 1.5. dispone che l'ispezione e l'esperimento giudiziale si svolgano entro l'arco temporale compreso tra il 7 ed il 18.9 2026, previa consultazione da parte del Court Expert con le parti ai fini del necessario coordinamento, presso la sede di Xeloms.r.l., in Bolzano, via Agostini n.2; 1.6. dispone che il Court Expert, previa consultazione con le parti, reperisca in via autonoma - anche mediante noleggio pressi terzi i necessari strumenti per procedere all'esperimento, ad esempio celle di carico e mezzi di sollevamento del veicolo oggetto di sequestro (ove, rispetto ai mezzi di sollevamento, Xeloms.r.l. non comunichi, secondo quanto previsto al punto 1 .4, di averne la disponibilita); 1.7. autorizza la presenza nel corso dell'esperimento giudiziale delle seguenti persone fisiche: (a) i rappresentanti del PrinothS.p.A. abilitati alla rappresentanza davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti ai sensi dell' Art. 48.1 e Art. 48.2 UPCA e specificamente indicati nel presente procedimento, ossia gli Avv.ti Bocca, Grassani e Scalvini e gli Ing. Eccetto e Cicchetti; (b) altri professionisti o collaboratori degli Studi Legali BonelliErede, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e dello Studio Torta che assistono i rappresentanti autorizzati di PrinothS.p.A.. nel presente procedimento, previa comunicazione dei relativi nominativi da parte del ricorrente; (c) l'ing. Alberto Paoletti; (d) l'ing. Gianmarco Ponzellini; 1.8. dispone che il Court Expert depositi il proprio report entro il 25.9.2026: 1.9. dispone che l'accesso alla relazione scritta del perito e ai suoi allegati sia consentito alle parti in data 29.9.2026 ore 11, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, con l'assistenza di un cancelliere; 1.10. assegna alle parti termine per depositare eventuali osservazioni fino al 31.10.2026: 1.11. pone interamente i costi del noleggio dell'apparecchiatura necessaria per svolgere l'esperimento giudiziale a carico di Prinoth spa, tenuta al relativo anticipo previa comunicazione del Court Expert, direttamente a favore del soggetto locatore degli strumenti necessari per dare corso all'esperimento giudiziario; 1.12. da atto che il veicolo oggetto di sequestro all'esito dell'ispezione e della pesatura potra essere dissequestrato e rimesso nella disponibilita di Xeloms.r.1.; 2.1. invita a Xeloms.r.1. a depositare, nel corso dell'accesso ai fini dell'ispezione e dell'esperimento di cui al punto sub 1, le specifiche funzionali del software installato nelle centraline di controllo e la documentazione tecnica fomita dal produttore del software (se disponibile) relative ai fabbisogni di portata nelle mani del Court Expert ingegner ANTONIO DI BERNARDO; 2.2. dispone che il Court Expert, ingegner ANTONIO DI BERNARDO, nel corso dell'accesso ai fini dell'ispezione e dell'esperimento di cui al punto sub 1, eventualmente con il supporto di un suo ausiliario, acquisisca il codice sorgente del software installato nella centralina di controllo del macchinario oggetto di sequestro e relativo ai fabbisogni di portata e provveda al relativo deposito in Cancelleria unitamente alle eventuali specifiche funzionali e documentazione tecnica del software consegnate da Xeloms.r.1. ai sensi del punto 2.1. 2.3. nomina quale Court Expert il dott. ALESSANDRO BORRA, con studio in per l'esame delle specifiche funzionali e documentazione tecnica del software e/o del relativo codice sorgente, di cui ai punti sub. 2.1. e 2.2., ammonendolo degli obblighi di cui alla rule 186 RoP; 2.4. invita il dott. ALESSANDRO BORRA a dichiarare entro il 27.7.2026 se intende accettare l'incarico ed ad eseguirlo secondo le modalita temporali sottoindicate (salva la necessita di proroga come meglio indicato al punto 2.8.) entro il 31.7.2026 ad esprimere eventuali opposizioni rispetto alla sua nomina; 2.5. autorizza ciascuna delle parti a nominare un proprio CTP con competenze informatiche con comunicazione alla Cancelleria entro il 7.9.2026: 2.6. dispone che il dott. ALESSANDRO BORRA, previo accesso al fascicolo d'ufficio, risponda al quesito sottoposto dal Tribunale seguendo le seguenti scansioni: (i) in una prima fase, acquisisca la documentazione eventualmente esibita da Xeloms.r.1. di cui al punto 2.1. depositata presso la Cancelleria del Tribunale a partire dal giomo 26.9.2026 lo mantenga secretato. In tale fase il Court Expert nominato e i CTP di parte procederanno ad esaminare la sola documentazione ove esibite da Xeloms.r.1. secondo il punto 2.1. e verificheranno la possibilita di rispondere ai quesiti sottoindicati al punto 2.7.; (ii) in caso positivo, la copia del codice sorgente verra restituita a Xeloms.r.1. senza procedere al suo esame previo ordine del Tribunale; (iii) in una seconda fase e solo in caso di impossibilita di rispondere in modo esaustivo al quesito secondo le modalita di cui al punto (i), il Court Expert e i CTP di parte previa sua acquisizione presso la Cancelleria del Tribunale procedano ad esaminare il codice sorgente selezionando la sola frazione relativa al fabbisogno di portata necessaria per rispondere al quesito di cui al punto 2.7; (iv) in una terza fase, il Court Expert metta a disposizione solo tale frazione del codice sorgente: - dal lato Prinoths.p.a. al club confidenziale cosi come indicato al punto 1.7. oltre ad un CTP nominato ai sensi del punto 2.5. - dal lato Xeloms.r.1.: - ai suoi rappresentanti abilitati alla rappresentanza davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti ai sensi dell' Art. 48.1 e Art. 48.2 UPCA e specificamente indicati nel presente procedimento; - agli altri professionisti o collaboratori degli Studi Legali e dei mandatari che assistono i rappresentanti autorizzati di Xelom nel presente procedimento, previa comunicazione dei relativi nominativi da parte di Xelom al Tribunale; - ad due CTP di parte competenti in materia meccanica e/o elettronica; - ad un CTP di parte competente in materia informatica, CTP da indicare entro il 7.9.2026 con comunicazione alla Cancelleria del Tribunale; 2.7. dispone che il Court Expert dott. ALESSANDRO BORRA, eventualmente con l'ausilio del Court Experting. ANTONIO DI BERNARDO, ove necessario risponda al seguente quesito: Dica il quale Court Expert quale ela logica di funzionamento con cui il sistema di controllo ed in particolare: (i) ca/coli ii fabbisogno di portata de! gruppo idraulico de! macchinario; (ii) determini ii comando per la pompa aportata variabile in fanzione de! fabbisogno; (iii) confronti tale fabbisogno con la portata massima; (iv) gestisca la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacita della pompa; 2.8. Dispone che il Court Expert depositi il proprio report entro il 20.10.2026 (salvo necessita di proroga, ritenute strettamente indispensabili, di cui chiedere l'autorizzazione al Tribunale); 2.9. Assegna alle parti termine fino al 31.10.2026 peril deposito di eventuali osservazioni.L 3.1. le parti sono invitate dal Collegio: (i) rispetto ad EP' 159: a. Prinoths.p.a., a ridurre a n. 3 le Auxiliary Requests; b. Xeloms.r.1. a limitare gli attacchi di novita ed altezza inventiva: - contro la Main Requests a n. 3 attacchi di novita ed a tre di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovra tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29; - contro le Auxiliary Requetst da n. 1 a n. 5 a n. 3 attacchi di novita e n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovra tenere conto di un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi attacchi basati su D5. (ii) rispetto ad EP' 436: a. Prinoths.p.a., a limitare le Auxiliary Requests a n. 4; b. Xeloms.r.l. a limitare gli attacchi di novita e altezza inventiva: - contro la Main Requests a n. 4 attacchi di novita ed a b. 4 di altezza inventiva; - contro le Auxiliary Requests da n. 1 alla n. 6: a n.4 attacchi di novita ed a 4 di altezza inventiva; segnalando che la sua scelta dovra tenere in conto un eventuale problema di ammissibilita dei nuovi documenti basati sui documenti da D21 a D27 e/o contra caratteristiche gia presenti nelle rivendicazioni gia concesse. 3.2. Al fine di cui al punto 3.1. assegna termine per il deposito di memorie: (i) fino al 31.10.2026 a Prinoths.p.a. per ridurre le Auxiliary Requests, anche mediante rinvio semplice ai paragrafi relativi delle memorie precedentemente depositate; (ii) fino al 31.10.2026 a Xeloms.r.l. per ridurre attacchi validita, anche mediante semplice rinvio ai paragrafi relativi delle memorie precedentemente depositate; (iii) fino al 16.11.2026 a Prinoths.p.a. per replica; (iv) fino al 16.11.2026 a Xeloms.r.l. per controreplica; 3.3. nelle memorie di cui al punto 3.2, invita le parti ad argomentare l'altezza inventiva secondo l'UPC approach (in aggiunta al problem solution approach utilizzata dalle parti) indicando quale test di contraffazione per equivalenti le medesime utilizzano; 4. dispone che le parti fomiscano una versione dattiloscritta del verbale dell'Ufliciale Giudiziario redatto in esecuzione dell'ordine di conservazione della prova concessa ante causam entro il 31.10.2026; 5. invita: (i) Prinoths.p.a. entro il 31.10.2026: (i) a depositare il testo di EP '159 come concesso, ove non gia depositato; (ii) a documentare la prova della convalida nei Contracting Member States, diversi dall'Italia, dei due brevetti; (iii) a documentare il trasferimento a favore di Prinoth di entrambi i brevetti nei Contracting Member States diversi dall'Italia; (v) a documentare che i due brevetti siano in vigore nei Contracting Member States; (vi) a ridepositare i documenti 6, 26, 28 46 e 50, apparentemente non leggibili; (ii) Xeloms.r.l. a depositare eventuali osservazioni entro 16.11.2026: 6. rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie di Prinoths.p.a. per i motivi indicati in narrativa; 7. fissa per la Interim Conference da celebrare in videoconferenza attraverso un link che verra fomito dalla Cancelleria del Tribunale, il giomo 25.11.2026, ore 10.30; 8. fissa per la Oral Hearing in presenza l'udienza del 26.1.2027, ore 10.30, in presenza presso Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti; 9. incarica la Cancelleria dei relativi adempimenti, in particolare alla comunicazione del presente provvedimento ai Court Experts nominati, ing, ANTONIO DI BERNARDO e dott. ALESSANDRO BORRA. Cosi deciso in Milano, il 21 luglio 2026 Il Judge rapporteur Alima Zana ALIMA ZANA Firmato digitalmente da ALIMA ZANA Data: 2026.07.21 15:20:27 +02'00'

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  • The UPC Local Division proactively manages complex cases by setting strict timelines for expert reports and briefs.
  • The Court allows for court-appointed experts to conduct experiments and inspect source code, but with conditions and confidentiality restrictions.
  • Requests for commercial information are restricted, as they are deemed relevant for potential damage proceedings rather than the current infringement/revocation action.
  • The Court gives precise orders to limit the number of auxiliary requests and invalidity attacks to streamline proceedings.
  • Parties are instructed to adhere to Court of Appeal principles regarding inventive step, emphasizing the need to adapt to UPC case law.

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