UPC_CFI_770/2024; UPC_CFI_556/2025 – Pirelli v Sichuan

Court
Local Division Milan
Date
Outcome
Granted
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Procedural order Facts 1. On 13 February 2026, the Judge-Rapporteur (“JR”) ordered the examination of the seized tires during the oral argument, and especially the cutting of the tires so that the radial carcass structure and its characteristics could be observed. 2. Both parties had agreed with this, but Pirelli’s representative had to verify if that was technically possible. 3. On 24 February 2026, Pirelli informed the Court that this cutting could only be done with special equipment which was too heavy to bring to the civil court room. 4. Pirelli offered to make a lab available where this was possible. 5. The defendant did not agree that this operation would be done at Pirelli’s premises. 6. During a case management hearing of 6 March 2026, Pirelli stated that the cutting up was not necessary as the infringing characteristics were all visible from the outside. 7. The JR invited the parties to reach agreement on a way to make technical inspection of the tires possible before 13 March 2026. 8. The parties filed a motion on 13 March agreeing on a protocol and asking two experts to be appointed. The defendant indicated that it is also of the opinion that an inspection is not necessary. The JR The JR orders that the oral hearing on 14 April 2026 will take place without the cutting. Comment 1. Again Milan continues the very strange habit in not mentioning the names of the representatives. 2. All participants – the JR and the representatives – seem to make the proceedings as inefficient (and costly for the parties) as possible! 3. If both parties agree that cutting is not necessary, then why spend all this time on it? Pirelli has the burden of proof of the infringement and thinks it is not relevant. So if in the end you cannot establish infringement without knowing the interior, then they lose. Anyway, they should have established the interior of the tire before starting the proceedings by buying one and cutting the tire up. 4. The defendant should have done the same, if they would have thought it would have been necessary in view of the evidence brought by Pirrelli. 5. The JR organizing an interim conference so close to the oral hearing, was now confronted with a situation that he was running out of time. The whole (unnecessary!) cutting up should of course have been taken place before the oral hearing following an order during the interim conference. 6. By the case number, it is clear that the case started in 2024, and still no oral hearing took place. This is not a show case for the UPC. Italy was known for long national proceedings, often with the appointment of a technical expert, which unfortunately did not give it a reputation as a good venue for patent litigation. 7. I sincerely hope that the Milan Division and the Italian representatives now abolish old habits and use the new and modern Rules of Procedure to become as efficient as the other Local Divisions. It may be a good idea to temporarily appoint the third non-Italian judge (a judge who is used to fast patent proceedings) as a JR, in order to show how oral arguments within a year can be reached. I cannot imagine a foreign judge not being willing to go to Italy and Milan, the country of history, culture, taste good food with its beautiful language!

Full Decision Text

1 di 3 Milan Local Division UPC CFI n. 770/2024, n. 556/2025 ordinanza depositata il 19.3.2026 ATTORE Pirelli Tyre s.p.a. (‘Pirelli’) CONVENUTO Sichuan Yuanxing Rubber Co., ltd. (‘SYR’) ORGANO DECIDENTE presiding judge e judge-rapporteur Pierluigi Perrotti LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 13.2.2026, all’esito della interim conference e preso atto del consenso delle parti sul punto, il Tribunale ha disposto l’esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico oggetto di sequestro nel corso della oral hearing, prevendendo lo svolgimento nell’ambito della medesima udienza di tutte le operazioni materiali occorrenti alla completa verifica delle loro caratteristiche ovvero, in particolare, l’esecuzione di un’operazione di taglio per poterne visio- nare gli strati interni e, in particolare, la struttura di carcassa radiale e le sue caratteristiche. La difesa di Pirelli si era riservata di verificare con il proprio assistito la fattibilità tecnica di questa operazione nel corso della oral hearing, tenendo conto di eventuali problematiche allo stato non note. Con istanza depositata il 24.2.2026, Pirelli ha evidenziato l’impossibilità di sezionare i cam- pioni di pneumatici nel corso dell’udienza, essendo necessario che le relative operazioni di ta- glio siano effettuate da personale specializzato in un ambiente di lavoro sicuro e mediante l’au- silio di apposita strumentazione non trasportabile. Ha quindi offerto di mettere a disposizione un laboratorio dedicato allo svolgimento delle suddette operazioni, con una descrizione detta- gliata delle attività occorrenti. 2 di 3 Qualora il Tribunale avesse ritenuto opportuno sezionare i campioni sequestrati, ha chiesto di disporre che le operazioni di sezionatura potessero avvenire presso il laboratorio di Pirelli, con le seguenti modalità: - esame in contraddittorio sui campioni nel corso della fase di sezionatura dello pneumatico, al fine di ottenerne uno spezzone; - svolgimento di una seconda fase di messa in evidenza degli strati della struttura interna dello pneumatico, con la messa in sicurezza dello spezzone, alla presenza del solo operatore di Pirelli incaricato, con registrazione video integrale delle attività compiute, con possibilità per la con- troparte e per il Tribunale di controllare l’esito dell’intera procedura, al termine delle attività. Il judge-rapporteur ha dato termine al convenuto sino al 2.3.2026 per il deposito di note difen- sive di commento sulla istanza di Pirelli. SYR ha depositato le proprie note in data 2.3.2026. Il convenuto si è opposto allo svolgimento delle operazioni di taglio e sezionatura in difetto di condizioni idonee ad assicurare l’imparzialità dell’accertamento e il rispetto del principio del contraddittorio. Ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza dell’attore e la conferma dell’esame dei campioni nel corso della oral hearing, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Con ordinanza del 3.3.2026 il judge-rapporteur ha convocato le parti a un’udienza di case ma- nagement, svoltasi in videoconferenza in data 6.3.2026. Nel corso di tale udienza, Pirelli ha evidenziato che a suo giudizio non era necessario procedere con l’ispezione degli strati interni del prodotto, poiché la presenza di tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto oggetto di causa era già pienamente provata. Ove il Tribunale avesse comunque ritenuto indispensabile procedere in questo senso, ribadiva la propria disponibilità nei termini già indicati nell’istanza del 24.2.2026. SYR ha preso atto della posizione di Pirelli in ordine alla mancanza di necessità della verifica. Ove il Tribunale avesse ritenuto comunque indispensabile questa indagine tecnica, tutte le ope- razioni avrebbero dovuto essere compiute in modo da assicurare la pienezza del contraddittorio e la partecipazione del convenuto in ogni fase. Il judge-rapporteur ha chiarito alle parti la necessità di assicurare il rispetto dei principi di pro- porzionalità ed efficienza, considerato anche il breve tempo a disposizione in vista della oral hearing fissata per il 14.4.2026. In questa prospettiva, ha quindi invitato le parti a valutare la possibilità di sottoporre al Tribunale entro e non oltre il 13.3.2026 una proposta concordata sulle modalità di svolgimento di un’eventuale indagine tecnica, strutturata in modo tale da ga- rantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, chiarendo al contempo anche l’inqua- dramento procedurale dell’incombente. 3 di 3 All’esito dell’udienza del 6.3.2026, le parti hanno depositato in data 13.3.2026 un’istanza con un protocollo operativo condiviso, con l’indicazione - anch’essa condivisa - di due nominativi alternativi di esperti per la successiva nomina da parte del Tribunale di un Court expert. SYR ha ribadito di ritenere superflua questa attività istruttoria, come dichiarato anche da Pirelli nel corso dell’udienza del 6.3.2026. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale prende atto delle problematiche tecniche segnalate da Pirelli, che impediscono di procedere al sezionamento e alla spellatura dei campioni di pneumatico nel corso della oral hearing. Prende altresì atto della posizione espressa dall’attore, e condivisa dal convenuto, in ordine alla non necessità di una specifica indagine tecnica avente ad oggetto i campioni di pneu- matico in sequestro. Appare chiaro che le circostanze riferite da Pirelli non consentono l’esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico nei termini inizialmente disposti con l’ordinanza del 13.2.2026, ovvero con l’esecuzione di operazioni di sezionamento durante l’udienza. Da un punto di vista teorico, l’indagine tecnica descritta nel protocollo condiviso potrebbe con- sentire un esame più accurato dei campioni di pneumatico, in quanto idonea a renderne visibili anche gli strati interni. I tempi necessari per il suo espletamento appaiono però difficilmente compatibili con il calen- dario del processo, considerato che la oral hearing è fissata per il 14.4.2026, dovendosi prendere in considerazione anche il tempo occorrente al court expert per la redazione e il deposito del report, come previsto dalle R. 185(4)(f) e/o 201(5)(d) RoP, se e in quanto applicabili. Nel pro- tocollo condiviso dalle parti non vi sono indicazioni precise sui tempi di completamento di tutte le operazioni. Si deve inoltre aggiungere, come già rilevato sopra, che le parti non ritengono necessario pro- cedere con l’espletamento di un’indagine tecnica, fatte salve le determinazioni del Tribunale sul punto. In tale particolare contesto processuale, sentito il Panel, il judge-rapporteur ritiene che ogni definitiva determinazione sul punto possa rimanere riservata all’esito della oral hearing, realiz- zando in questo modo quello che appare il migliore contemperamento tra l’interesse di tutte le parti in causa e i principi generali di efficienza e proporzionalità, in conformità alle previsioni degli Artt. 41(3), 42, 52(1) UPCA, come richiamati nel Preamble (para. 2) delle RoP. ORDINANZA Il judge-rapporteur, sentito il Panel, conferma che nel corso della oral hearing avrà luogo l’esame in contraddittorio dei campioni di prodotto sequestrati, senza lo svolgimento delle ope- razioni di taglio e di sezionamento come in precedenza indicate nell’ordinanza del 13.2.2026; riserva all’esito della oral hearing ogni ulteriore determinazione. Milano, 19 marzo 2026. Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur

Key Holdings

  • If both parties agree that a specific technical inspection (e.g., cutting tires) is not necessary for the oral hearing, the court will proceed without it.
  • Parties bear the burden of proof for infringement and should ensure they have sufficient evidence, including internal product characteristics, before initiating proceedings.
  • Inefficient procedural management, such as late interim conferences or prolonged pre-hearing phases, is criticized as it increases costs and delays.
  • The UPC aims for efficient proceedings, and divisions are encouraged to adopt modern Rules of Procedure to ensure timely oral hearings.

Tags

  • Procedural Order
  • Evidence
  • Case Management
  • Efficiency
  • Burden of Proof

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