UPC_CFI_836/2021 – Baussmann v Beck

Expert Commentary

Interim proceedings The Judge Rapporteur (JR) The JR announced that the written procedure would close on 30 June 2025 and published an agenda for the interim conference on 11 July 2025: - Establishment of the amount in dispute. - Possibility of settlement. - Is it necessary to file an amendment of claim for a change of the patent? Comment 1. An interesting point is the question of whether or not the patentee claimant has to file an amendment of claim in a situation where they are defending a combination of claim 1 and two subclaims. I have already expressed the view that this should not be necessary (assuming the claim set is formulated in the patent such that this combination is also claimed in the original claims). It would be very strange to decide differently because there is no amendment of the claims (R. 30.1(a) RoP) as the claim was already present in the patent. Indeed, a claimant in a revocation action who wants to revoke the patent in its entirety cannot simply argue that claim 1 is invalid and that thus the subclaims and combinations of such claims (as also claimed) are invalid. They must allege the invalidity of all claims. Certainly, they can argue that claim 1 is invalid and that what is added by the (combination of) subclaims does not contain any matter which, in combination with claim 1, would be inventive. In their defense, the patentee (in view of the front-loaded character) should clarify which granted combinations they wish to defend if claim 1 is held invalid, and why they are inventive. They cannot do this at a later stage and surprise the claimant in the revocation action. 2. The JR correctly applied Rule 35 RoP by announcing the date of the closure of the written procedure, rather than (as is sometimes seen) simply stating that the written procedure is closed. This provides parties with the opportunity to request, with a reasoned submission, a further exchange of written documents, which in my opinion, should only be allowed in exceptional circumstances.

Full Decision Text

1 Verfahrensanordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts Zentralkammer (Abteilung München) erlassen am 27. Juni 2025 KLÄGERIN BAUSSMANN Collated Fasteners GmbH – Eibachstraße 15 - 57413 – Finnentrop, Deutschland. Vertreten durch: Jochen Bühling, KRIEGER MES Rechtsanwälte PartmbB. BEKLAGTE Raimund Beck Nageltechnik GmbH - Raimund-Beck-Straße 1 - 5270 – Mauerkirchen, Austria. Vertreten durch: Ralf Albrecht, Paul & Albrecht Patentanwälte PartG mbB. STREITPATENT EP 4 019 790 SPRUCHKÖRPER/KAMMER Spruchkörper/Panel 1 der Zentralkammer (Abteilung München). MITWIRKENDE RICHTER Die Anordnung wurde durch den rechtlich qualifizierten Richter András Kupecz (Berichterstatter) erlassen. VERFAHRENSSPRACHE Deutsch. GEGENSTAND DES VERFAHRENS Nichtigkeitsklage. UPC_CFI_836/2024 ACT_67704/2024 Nichtigkeitsklage 2 SACHVERHALT Die Klägerin hat am 20.12.2024 eine Klage auf Nichtigerklärung in Bezug auf das Streitpatent bei der Zentralkammer, Abteilung München, eingereicht. Die Klägerin trägt vor, der Gegenstand des Streitpatents sei in dem angegriffenen Umfang nicht patentfähig. Er sei durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen und im Übrigen für den Fachmann auch nahegelegt. Er beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Klägerin beantragt: 1.Das EP 4 019 790 wird im Umfang der erteilten Ansprüche 1-4 und 7-13 für nichtig erklärt. 2.Die Beklagte wird verurteilt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Die Beklagte verteidigt das Patent ausschließlich in Form eines mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitsklage eingereichten Hauptantrags, dessen Gegenstand neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Hilfsweise wird das Streitpatent verteidigt mit den Hilfsanträgen I. bis IX. Die Beklagte beantragt: 1. das Streitpatent auf der Basis der als Anlage P&A 1 beiliegenden Unterlagen geändert aufrecht zu erhalten und im Übrigen die Nichtigkeitsklage abzuweisen (Hauptantrag), 2. hilfsweise, sollte dem Antrag zu 1. nicht stattgegeben werden können, das Streitpatent im Umfang der als Anlage P&A 2 (Hilfsantrag I), als Anlage P&A 3 (Hilfsantrag II), als Anlage P&A 4 (Hilfsantrag III), als Anlage P&A 5 (Hilfsantrag IV), als Anlage P&A 6 (Hilfsantrag V), als Anlage P&A 7 (Hilfsantrag VI), als Anlage P&A 8 (Hilfsantrag VII), als Anlage P&A 9 (Hilfsantrag VIII), als Anlage P&A 10 (Hilfsantrag IX), als Anlage P&A 11 (Hilfsantrag X) oder als Anlage P&A 12 (Hilfsantrag XI) 3. der Klägerin im Umfang der Klageabweisung die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Klägerin ist weiterhin der Auffassung, dass das Patent auch in der Fassung des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge nicht rechtsbeständig ist. Nach Ansicht der Klägerin liegt in den Haupt- und Hilfsanträgen eine unzulässige Erweiterung sowie ein Mangel an Klarheit vor. Der Gegenstand des Hauptantrags und der Hilfsanträge beruhe darüber hinaus jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 3 EINLADUNG ZUR ZWISCHENANHÖRUNG 1. Aufgrund des Mandats des Spruchkörpers (Regel 101.1 VerfO) werden die Parteien – wie bereits vorläufig terminiert – zu einer Zwischenanhörung geladen, die am: Freitag, den 11. Juli 2025 um 10.00 Uhr CET (ONLINE) stattfindet. 2. Die Zwischenanhörung findet als Videokonferenz über die Webex-Plattform statt. Eine Kalendereinladung mit dem Webex-Link und den Einzelheiten wird durch die Kanzlei an die E- Mail-Adressen der Vertreter gesendet. 3. Aus Sicht des Gerichts besteht der Hauptzweck der Zwischenanhörung in Folgendem:  Festlegung des Streitwerts (Regel 104(j) VerfO).  Erörterung von Einigungsmöglichkeiten (Regel 104(d) VerfO).  Ist für die Änderung des Patents ein „gesonderter Antrag“ und ein entsprechender CMS Workflow erforderlich?  Klarstellung der Anträge und Umfang der Nichtigkeitsangriffe. Die Ansprüche 5 und 6 des Streitpatents in der erteilten Fassung wurden in der Klageschrift nicht angegriffen. Klägerin ist der Meinung, dass der Hauptantrag, auch insoweit der Gegenstand eines neuen Anspruchs eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 3 und 5 ist, einen vollständig neuen Anspruchssatz umfasst, wodurch ein neuer Gegenstand entsteht, der in vollem Umfang auf seine Patentfähigkeit zu prüfen ist. Es ist zu diskutieren, ob und wie dies mit dem Front-Loaded-Prinzip der VerfO des EPG vereinbar ist.  Parteien werden hiermit darüber unterrichtet, dass das schriftliche Verfahren am Montag, den 30. Juni 2025, abgeschlossen wird (Regel 58 i.V.m. Regel 35 VerfO).  Die Frage, ob eine weitere schriftliche Stellungnahme der Beklagten erforderlich ist (wie von der Beklagten gebeten und von der Klägerin bestritten), hängt vom vierten Diskussionspunkt ab und wird nach Anhörung der Parteien in der Zwischenanhörung im Rahmen des Zwischenverfahrens beantwortet. 4. Die Parteien werden auf die folgenden praktischen Punkte hingewiesen: 4.1. Die Parteien werden gebeten, mindestens zwei Tage vor der Zwischenanhörung der Kanzlei bei der Zentralkammer, Abteilung München, per E-Mail (contact_munich.ctl@unifiedpatentcourt.org) die Namen und die Eigenschaft aller Personen mitzuteilen, die an der Zwischenanhörung teilnehmen werden. 4.2. Auf Seiten des Gerichts werden folgende Teilnehmer anwesend sein: der Berichterstatter András Kupecz und die technisch qualifizierte Richterin Beate Schenk. 4.3. Die Vertreter sollen sicherstellen, dass ihre Videokonferenzausrüstung die Teilnahme an der Konferenz über die Cisco Webex Meeting Solution ermöglicht. 4 4.4. Die Videokonferenz wird vom Gericht aufgezeichnet (Regel 106 VerfO). Die Aufzeichnung wird den Parteien oder ihren Vertretern in den Räumlichkeiten des Gerichts zur Verfügung gestellt. Das Anfertigen eigener (Audio- oder Video-)Aufnahmen ist verboten. 4.5. Die Videokonferenz ist öffentlich durch Übertragung in einem noch festzulegenden Sitzungssaal der Zentralkammer des EPGs, Abteilung München, Cincinnatistr. 64, 81549 München. Richter und Parteien befinden sich nicht in diesem Saal. Das Anfertigen von (Audio- oder Video-)Aufnahmen ist verboten. Erlassen am 27. Juni 2025 KUPECZ Berichterstatter ANGABEN ZUR ANORDNUNG Anordnung Nr. ORD_69358/2024 im VERFAHREN NUMMER: ACT_67704/2024 UPC Nummer: UPC_CFI_836/2024 Art des Vorgangs: Klage auf Nichtigerklärung

Key Holdings

• Closure of written procedure announced (R. 35 RoP).
• Interim conference agenda set.
• Issue raised: amendment of claim vs defending subclaims.

Tags

• Case Management
• Interim Measures
• Patent Amendment
• Written Procedure

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