UPC_CoA_140/2026 – NVIDIA v BF

Expert Commentary

Reinstatement / appeal of conditional counterclaim Facts 1. In first instance, the Local Division asked NVIDIA if it wanted to make its counterclaim for revocation conditional on the outcome of the infringement case with respect to EP 3 743 812. NVIDIA agreed. 2. The Local Division decided that NVIDIA did not infringe the patent and therefore it did not decide the revocation case. 3. BF appealed. NVIDIA did not appeal. 4. The Court of Appeal subsequently decided (UPC_CoA_40/2026) that, in order to preserve the (conditional) claim for revocation, NVIDIA should have appealed. 5. NVIDIA requested the Court to reinstate the right to appeal (R. 320 RoP). 6. This request was made within one month of the Court of Appeal’s decision. 7. The opposing party, BF, did not object. The Court of Appeal The Court grants the request and sets the date for the Statement of Response in one month’s time, stating that the arguments have already been developed in first instance. Comment 1. This is a logical decision, considering that until the decision of the Court of Appeal of 16 July, there was uncertainty regarding what would happen to the conditional counterclaim in a situation where that condition was not fulfilled and the other party appealed. 2. Reminder: do not wait until the losing party in the infringement case appeals. Make sure you always file an appeal in time with respect to the (conditional) counterclaim. You only have to pay the appeal fee if the other party does indeed appeal the infringement case.

Full Decision Text

1 ANORDNUNG des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts betreffend einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (R. 320 VerfO) erlassen am 28. September 2026 ANTRAGSSTELLERINNEN UND BERUFUNGSKLÄGERINNEN (BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ UND BERUFUNGSBEKLAGTE IM BERUFUNGSVERFAHREN UPC-COA-55/2026) 1. NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95051, USA 2. NVIDIA GmbH, Adenauer Straße 20/A4, 52146 Würselen, Deutschland (Im Folgenden „NVIDIA”) vertreten durch: Johannes Heselberger und weitere Rechts- und Patentanwälte der Kanzlei der Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB BERUFUNGSBEKLAGTE (KLÄGERINNEN UND WIDERBEKLAGTE IM VERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ UND BERUFUNGSKLÄGERINNEN IM BERUFUNGSVERFAHREN UPC-COA-55/2026) 1. BF exaQC AG, Nördliche Münchner Straße 31, 82031 Grünwald, Deutschland 2. ParTec AG, Possartstraße 20, 81679 München, Deutschland (Im Folgenden zusammen „Berufungsbeklagte”) vertreten durch: Iram Kamal, Rechtsanwältin, Frohwitter Intellectual Property Counselors, und Jan Gigerich, Patentanwalt, IPCGS Gigerich Sedlmaier Patentanwalt Rechtsanwalt PartG mbB STREITPATENT EP 3 743 812 Aktenzeichen: UPC-CoA-140/2026 2 ENTSCHEIDENDE RICHTER UND SPRUCHKÖRPER Spruchkörper 1a Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts Emmanuel Gougé, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter Klaus Loibner, technisch qualifizierter Richter Udo Matter, technisch qualifizierter Richter VERFAHRENSSPRACHE Deutsch BEANSTANDETE ENTSCHEIDUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ □ Entscheidung der Lokalkammer München vom 11. März 2026 □ Aktenzeichen: o UPC_CFI_210/2025 (Widerklage auf Nichtigerklärung) o UPC_CFI_180/2025 (Verletzungsverfahren) KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS 1. Die Berufungsbeklagten haben NVIDIA wegen Verletzung des Streitpatents vor der Lokalkammer München (die „Lokalkammer“) in Anspruch genommen (UPC_CFI_180/2025). 2. NVIDIA hat gegen die Berufungsbeklagte zu 2) Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (UPC_CFI_210/2025). Auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung, ob NVIDIA eine Entscheidung über die Widerklage wünsche, wenn das Gericht bereits anderweitig zu dem Ergebnis kommen sollte, dass das Streitpatent nicht verletzt worden sei, hat NVIDIA erklärt, dass sie einer solchen Bedingung für die Nichtigkeitswiderklage zustimme. 3. Mit Entscheidung vom 11. März 2026 (die „beanstandete Entscheidung“) hat die Lokalkammer die Verletzungsklage abgewiesen und festgehalten, dass es einer Entscheidung über die Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents nicht bedarf, weil diese davon abhängig gemacht worden sei, dass die Verletzungsklage erfolgreich ist. 4. Die Berufungsbeklagten legten am 14. April 2026 gegen die Abweisung der Verletzungsklage Berufung ein (UPC-COA-55/2026). 5. NVIDIA hat, vor Ablauf der Frist, innerhalb derer die gemäß R. 224.1 VerfO genannte Berufungsschrift einzureichen ist, keine Berufung eingelegt. 6. Die Parteien in dieser Berufung wurden durch Anordnung des Berufungsgerichts vom 16. Juli 2026 bezüglich eine Klarstellung hinsichtlich der Möglichkeit, eine Nichtigkeitswiderklage von der Feststellung einer Verletzung abhängig zu machen (EPG-BerfG, UPC-COA-40/2026, Emboline g. AorticLab), informiert. 3 7. Am 17. August 2026 hat NVIDIA einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. R. 320.1 VerfO eingereicht und, unter der Bedingung, dass das Gericht der Verletzungsklage teilweise oder vollumfänglich stattgibt, Berufung gegen die beanstandete Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage eingelegt und eine Berufungsbegründung eingereicht (UPC-COA-140/2026). 8. NVIDIA nimmt Bezug auf die Entscheidung des Berufungsgerichts vom 16. Juli 2026 (UPC-COA-40/2026, Emboline g. AorticLab), in der dieses erstmals entschieden habe, dass für den Fall, dass das erstinstanzliche Gericht nicht inhaltlich über die bedingt eingereichte Nichtigkeitswiderklage entschieden habe, weil bereits eine Verletzung des Streitpatents verneint worden sei, Berufung bezüglich der Nichtigkeitswiderklage einzureichen sei. Sie, NVIDIA, hätten in Unkenntnis dieser Entscheidung keine eigenständige Berufung eingelegt, weil die von ihr zulässig bedingt erhobene Nichtigkeitswiderklage auch weiterhin nur als Verteidigungsmittel weiterverfolgt werden solle. 9. Den Berufungsbeklagten wurde Gelegenheit gegeben, sich zu dem Antrag von NVIDIA gemäß R. 320.1 VerfO sowie zu dem Vorschlag des Berichterstatters, die Berufungserwiderung innerhalb eines Monats ab dem Datum der Anordnung über den Antrag auf Wiedereinsetzung einzureichen, zu äußern. 10. Am 4. September 2026 teilten die Berufungsbeklagten dem Gericht mit, dass sie sich dem von NVIDIA am 17. August 2026 eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß R. 320.1 VerfO nicht entgegenstellen, und dass sie den vorgeschlagenen Zeitrahmen für die Einreichung der Berufungserwiderung für sachgerecht halten. GRÜNDE DER ANORDNUNG Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 11. Für den Fall, dass eine Berufungsschrift nicht innerhalb der in Regel 224 VerfO festgelegten Frist eingereicht worden ist, sieht Regel 320.1 VerfO die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor. Danach kann einer Partei, wenn diese eine nach der Verfahrensordnung oder vom Gericht festgelegte Frist trotz aller gebotenen Sorgfalt aus einem Grund, auf den sie keinen Einfluss hat, versäumt hat, und als unmittelbare Folge des Fristversäumnisses ein Recht oder ein Rechtsmittel verloren hat, auf Antrag eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch den zuständigen Spruchkörper gewährt werden. Der Antrag muss nach Regel 320.2 VerfO innerhalb eines Monats nach Beseitigung des Grundes für das Fristversäumnis, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden. Innerhalb dieser Frist ist eine Gebühr für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Teil 6 [VerfO] zu entrichten. 12. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Berufungsgerichts zum erforderlichen Rechtsschutzinteresse bei einer Berufung gemäß Regel 220.1 VerfO, wonach eine Berufung von einer „beschwerten“ Partei eingelegt werden kann (EPG BerG, Anordnungen vom 17. April 2026, UPC-COA- 901/2025, Abbott g. Sinocare, Rn. 208, sowie vom 2. Juli 2026, UPC-COA-19/2026, Guardant Health g. Sophia Genetics, Rn. 150) war es nicht offensichtlich, dass ein bedingter Widerkläger ein ausreichendes Interesse an einer Berufung hätte, wenn das GEI gemäß dem Antrag dieses Widerklägers wegen Nichterfüllung der Bedingung nicht über die Widerklage entschieden und dem Widerkläger die Kosten auferlegt hat, da die Klage unnötigerweise erhoben worden war. 4 13. NVIDIA konnte vernünftigerweise davon ausgehen, dass es seine Widerklage auf jeden Fall noch im Rahmen seiner Berufungserwiderung oder im Rahmen einer zusammen mit der Berufungserwiderung gemäß R. 237 VerfO einzureichenden Anschlussberufung geltend machen durfte. 14. Das Berufungsgericht hat diese Klarstellung in seiner Anordnung vom 16. Juli 2026 getroffen, also nach Ablauf der Frist von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung, innerhalb derer gemäß R. 224.1(a) VerfO eine Berufung gegen die angefochtene Entscheidung hätte eingelegt werden müssen, und nach Ablauf der Frist von vier Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung, innerhalb derer gemäß R. 224.2(a) VerfO eine Berufungsbegründung hätte eingereicht werden müssen. 15. In Anbetracht der vorstehenden Klarstellungen durch die Anordnung des Berufungsgerichts vom 16. Juli 2026, und in Anbetracht dessen, dass diese Klarstellung NVIDIA zum Zeitpunkt des Ablaufs der in R. 224 VerfO festgelegten Frist für die Einreichung der Berufungsschrift nicht bekannt sein konnte, ist daher dem Antrag von NVIDIA auf Wiedereinsetzung in sein Recht, eine Berufungsschrift gegen die beanstandete Entscheidung einzureichen und eine Berufungsbegründung vorzulegen, stattzugeben. 16. Der Antrag auf Wiedereinsetzung wurde gestellt und die fällige Gebühr wurde innerhalb eines Monats nach Beseitigung des Grundes für das Fristversäumnis gemäß R. 320.2 VerfO, d. h. innerhalb eines Monats nach Erlass der Klarstellungsanordnung, entrichtet. In Übereinstimmung mit R. 320.4 VerfO wurden die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung innerhalb derselben Frist eingereicht. 17. Die Berufungsbeklagten haben sich dem von NVIDIA am 17. August 2026 eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß R. 320.1 VerfO nicht entgegengestellt. Frist für die Einreichung der Berufungserwiderung 18. Angesichts der Argumente, die im erstinstanzlichen Verfahren bereits im Zusammenhang mit der Nichtigkeitswiderklage vorgebracht wurden, wird die Frist für die Einreichung der Berufungserwiderung auf einen Monat ab dem Datum dieser Anordnung über den Antrag auf Wiedereinsetzung festgelegt. Die Berufungsbeklagten haben sich damit einverstanden erklärt. Kosten 19. Da diese Anordnung das Verfahren nicht abschließt, ist eine Kostenentscheidung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 5 ANORDNUNG Das Berufungsgericht: I. gewährt die Wiedereinsetzung in das Recht von NVIDIA, eine Berufungsschrift gegen die beanstandete Entscheidung einzureichen und eine Berufungsbegründung vorzulegen; II. erklärt die am 17. August 2026 eingereichten Berufungsschrift und Berufungsbegründung für zulässig; III. legt die Frist für die Einreichung der Berufungserwiderung auf einen Monat ab dem Datum dieser Anordnung fest. Diese Anordnung wurde am 28. September 2026 erlassen. Klaus Grabinski, Präsident des Berufungsgerichts Emmanuel Gougé, rechtlich qualifizierter Richter und Berichterstatter Peter Blok, rechtlich qualifizierter Richter Klaus Loibner, technisch qualifizierter Richter Udo Matter, technisch qualifizierter Richter

Key Holdings

• In order to preserve a conditional counterclaim for revocation where the condition was not reached at first instance, a party must file an appeal if the other party appeals the infringement decision.
• A request for reinstatement of the right to appeal under Rule 320 RoP may be granted where there was prior legal uncertainty regarding the procedural obligation to appeal a conditional counterclaim.
• Where reinstatement of an appeal is granted and the underlying substantive arguments were already developed in the first instance, the court may set a shortened deadline of one month for the Statement of Response.

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• Reinstatement / appeal of conditional counterclaim
• Conditional counterclaim
• Reinstatement of rights
• Revocation counterclaim

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