UPC_CFI_213/2025_July30_Penalty – Aesculap AG v Shanghai

Court
Local Division Düsseldorf
Date
Outcome
Granted
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Penalty payment Facts 1. The Court had issued an injunction against Shanghai due to patent infringement, accompanied by the usual orders (including information about the number of infringing products, the source of those products, the name of the makers or suppliers, etcetera). 2. Claimant, after service of the decision, informed defendant that it expected defendant to perform its obligation under the judgment within one month and that it would ask the Court to issue a threat with penalty payments in case defendant would not comply. 3. Defendant did not comply with all orders, and claimant asks the Court to order a penalty payment of € 30,000 for each day after one month that defendant has not performed his duties. The Court Grants the request. Comment If claimant in his Statement of Claim would have requested the Court to order defendant within a month to give claimant the information about the source of the infringing products and a daily penalty if defendant does not obey the order, then claimant would not have lost a month and this whole extra exercise would not have been necessary.

Full Decision Text

1 Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_213/2025 Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 30. Juli 2025 betreffend EP 2 892 442 B1 ANTRAGSSTELLERIN: Aesculap AG, vertreten durch den Vorstand Dr. Jens von Lackum, Andreas Hahn, Prof. Dr. Holger Reinecke, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Carsten Plaga, Rechtsanwalt Christoph Heringlake, Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf, Deutschland elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com unterstützt durch: European Patent Attorney und European Patent Litigator Michael Wegerer, Winter Brandl Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker-Str. 22, 85354 Freising, Deutschland ANTRAGSGEGNERIN: Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), vertreten durch ihren gesetzlichen Vertreter, Herrn Liang Jin, Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland vertreten durch: Patentanwältin Philippa Eke, Patentanwalt Douglas Cole, Kanzlei IK-Ip Ltd, 3 Lloyd’s Avenue, London EC3N 3DS, Vereinigtes König- reich VERFÜGUNGSPATENT: EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2 892 442 B1 Spruchkörper/Kammer: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER: Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter erlassen. 2 GEGENSTAND: R. 354 VerfO – Androhung von Zwangsmitteln KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS: 1. Mit einer Anordnung vom 10. Juli 2025 hat die Lokalkammer Düsseldorf der Antragsgegnerin auf Antrag der Antragstellerin unter anderem aufgegeben, A.I. es zu unterlassen, spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment übertragenden Instru- ments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft anschließt, dessen proximaler Endabschnitt für ein Drehmoment übertragendes Einsetzen in eine Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitet ist, wofür der proximale Endab- schnitt zumindest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-Übertragung" und einen axial hiervon beabstandeten Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) bezüglich des Eingriffsseg- ments proximal zum Funktionsabschnitt "Drehmoment-Übertragung" anordnet, mit einem weiteren Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktionsabschnitts "Drehmoment-Übertragung", in der Bundesrepublik Deutschland und/oder Frankreich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen und/oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besit- zen, bei denen der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsabschnit- ten "Drehmoment-Übertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise im Bereich ei- nes Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten, „Drehmoment-Übertragung" und "Axialverriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt "Drehmo- ment-Übertragung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei diametral vonei- nander abgewandte Angriffsebenen vorzugsweise keilförmig in Richtung Funktionsab- schnitt "Axialverriegelung" aufeinander zulaufen, und der Funktionsabschnitt "Ein- drehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilförmig ausgerichtete Abgleitebenen hat, von denen jeweils zwei Abgleitflächen zu beiden Längsseiten jeweils einer Angriffs- ebene in einem Winkel zu dieser ausgebildet sind und dabei die Längskanten der je- weiligen Angriffsebene zumindest axialabschnittsweise brechen; […] III. der Antragstellerin schriftlich und in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Compu- ters ausgewertet werden kann, in einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 11. Juli 2018, Auskunft über die unter Nr. I. genannten Erzeugnisse zu erteilen, über 1. den Ursprung und die Vertriebswege der unter Nr. I. genannten Erzeugnisse un- ter Angabe a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbe- sitzer; 3 b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Ver- kaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren; c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen sowie Typenbezeichnung und Namen und Anschriften der ge- werblichen Angebotsempfänger; d) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Ab- nehmer; 2. die Identität aller an der Herstellung und dem Vertrieb der unter Nr. I. genannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen. 2. Die Antragsgegnerin wurde ausweislich des Activities Log im CMS am selben Tag über die ohne Sicherheitsleistung vollstreckbare Anordnung informiert. 3. Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 21. Juli 2025 (App_33098/2025) hat die Antragstellerin ihre Absicht mitgeteilt, die am 10. Juli 2025 ergangene Anordnung der Lokalkammer Düssel- dorf in vollem Umfang zu vollstrecken. Zugleich hat sie die Antragsgegnerin aufgefordert, der Antragstellerin die Auskunft gemäß der Anordnung innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung der Vollstreckungsabsicht vollständig zu erteilen. Ergänzend dazu hat die An- tragstellerin die Androhung eines Zwangsgeldes für den Fall des Verzuges bzw. der Nichtbe- folgung der Anordnung beantragt. 4. Den letztgenannten Antrag hat die Antragstellerin auf Bitten der Sub-Registry der Lokalkam- mer Düsseldorf noch einmal im vorliegenden Workflow eingereicht. 5. Über den die Mitteilung der Vollstreckungsabsicht enthaltenden Schriftsatz wurde die An- tragsgegnerin ausweislich des Activities Log im CMS noch am Tag des Eingangs informiert. 6. Von der ihr mit einer vorläufigen Verfahrensanordnung vom 22. Juli 2025 eingeräumten Möglichkeit zur Stellungnahme hat die Antragsgegnerin keinen Gebrauch gemacht. ANTRÄGE DER PARTEIEN: 7. Die Antragstellerin beantragt: Die Antragsgegnerin wird, unter Androhung an das Gericht zahlbarer wiederholter Zwangsgelder in Höhe von bis zu EUR 30.000,00 für jeden Tag des Verzugs und/oder Nichtbefolgung, dazu verpflichtet, innerhalb einer Frist von einem (1) Monat ab Zustel- lung der Mitteilung der Vollstreckungsabsicht, der Antragstellerin die Auskünfte ge- mäß Anordnung A.III. der Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 10.07.2025, UPC_CFI_213/2025 zu erteilen. GRÜNDER DER ANORDNUNG: 8. Der Antrag der Antragstellerin hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. 9. Gemäß R. 354 Abs. 3 VerfO können Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts für den Fall, dass eine Partei sich nicht an die Bestimmungen der Anordnung oder einer früheren 4 Anordnung hält, an das Gericht zahlbare, wiederholte Zwangsgeldzahlungen vorsehen. Der Betrag dieser Zahlungen ist im Hinblick auf die Bedeutung der in Rede stehenden Anordnung vom Gericht festzusetzen (UPC_CoA_845/2024, APL_68523/2024, Anordnung v. 30.05.2025, Rz. 31 – Belkin v. Philips). 10. Nach R. 118 Abs. 8 Satz 1 VerfO sind die in R. 118 Abs. 1 VerfO genannten Anordnungen gegen den Beklagten erst vollstreckbar, nachdem der Kläger dem Gericht mitgeteilt hat, wel- chen Teil der Anordnungen er zu vollstrecken beabsichtigt, nachdem der Kläger gemäß R. 7 Abs. 2 VerfO gegebenenfalls eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amts- sprache des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem die Mitteilung und gegebenenfalls die beglaubigte Übersetzung dem Beklag- ten von der Kanzlei zugestellt wurde (UPC_CoA_845/2024, APL_68523/2024, Anordnung v. 30.05.2025, Rz. 35 – Belkin v. Philips). 11. Eine solche Mitteilung ihrer (umfassenden) Vollstreckungsabsicht hat die Antragstellerin mit anwaltlichem Schriftsatz vom 21. Juli 2025 zur Akte gereicht, wobei die Antragsgegnerin noch am selben Tag über diese Vollstreckungsabsicht benachrichtigt wurde. 12. Da eine Anordnung nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ einen die Verhältnismäßigkeit wahrenden An- trag verlangt, muss die (ab der Mitteilung nach R. 118 Abs. 8 Satz 1 VerfO laufende) Frist in einem entsprechenden Antrag des Klägers (bzw. des Antragstellers) enthalten sein. Die Frist ist damit in jedem Fall bereits in der Entscheidung in der Hauptsache zu setzen. Damit wird bezweckt, dass der Beklagte (bzw. Antragsgegner) Klarheit darüber hat, welche Frist ihm zur Verfügung steht. 13. Erfolgt – wie hier – keine Fristsetzung in der Endentscheidung bzw. Anordnung, ist es Sache des Klägers (bzw. Antragstellers), mit der Mitteilung der Vollstreckungsabsicht dem Beklag- ten (bzw. Antragsgegner) auch eine Frist für die Auskunftserteilung zu setzen. Dies ist hier geschehen. Mit der Mitteilung ihrer Vollstreckungsabsicht hat die Antragstellerin die An- tragsgegnerin aufgefordert, die Auskunft binnen eines Monats ab Zustellung der Mitteilung der Vollstreckungsabsicht zu erteilen (so auch: UPC_CoA_845/2024, APL_68523/2024, An- ordnung v. 30.05.2025, Rz. 39 – Belkin v. Philips). Nachdem Boijn nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Antragstellerin ganz am Anfang der Aktivitäten mit den streitgegen- ständlichen Fräsern in Deutschland bzw. Europa steht (vgl. UPC_CFI_213/2025 (LK Düssel- dorf), Anordnung v. 10. Juli 2025, Rz. 115 – Aesculap v. Shanhai International), erscheint diese Frist auch unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angemessen, um die geschuldeten Informationen zu übermitteln. 14. Für die antragstellerseitig begehrte Verpflichtung zur Auskunftserteilung unter gleichzeitiger Fristsetzung besteht davon ausgehend weder Raum noch Notwendigkeit. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung findet sich bereits in der Anordnung vom 10. Juli 2025 (dort unter Ziffer A. III). Die Fristsetzung ist schon durch die Antragstellerin erfolgt. 15. Erfolgreich ist der Antrag der Antragstellerin allerdings, soweit die Antragstellerin zusätzlich die Androhung von Zwangsgeldern begehrt. 16. Auch wenn es einer solchen Androhung zumindest nach einer durch die Lokalkammer Mann- heim vertretenen Auffassung vor der Verhängung von Zwangsmitteln nicht zwingend bedarf (UPC_CFI_365/2023, Anordnung v. 23. Juli 2025, S. 6 – Fujifilm v. Kodak), wird eine derartige Androhung zumindest in der Literatur teilweise gefordert (vgl. Tilmann/v. Falck/Stoll, Ein- heitspatent, R. 354 Rz. 75; Kircher, Handbuch, 3. Aufl., § 27 Rz. 49). Nachdem die Frage der 5 Notwendigkeit einer solchen Androhung bisher nicht durch das Berufungsgericht geklärt wurde, hat die Antragstellerin vor diesem Hintergrund jedenfalls im vorliegenden Eilverfah- ren ein berechtigtes Interesse an einer solchen Androhung, um die mit der begehrten Aus- kunft angestrebte Aufklärung der Herkunft und der Vertriebswege der angegriffenen Aus- führungsform möglichst schnell und effektiv durchzusetzen und dieses Ziel nicht durch die ansonsten – je nach vertretener Auffassung – möglicherweise drohende spätere Forderung nach einer vorgelagerten Androhung zu gefährden. 17. Die Festsetzung einer Höchstgrenze pro Tag gibt der Lokalkammer die notwendige Flexibili- tät, um im Fall einer Zuwiderhandlung auch das Verhalten der Antragsgegnerin zu berück- sichtigen und davon ausgehend gemäß R. 354 Abs. 4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können (vgl. dazu: UPC_CFI_213/2025 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 10. Juli 2025, Rz. 115 – Aesculap v. Shanhai International; UPC_CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), An- ordnung v. 11.12.2023, S. 9 – Ortovox v. Mammut). ANORDNUNG: Der Antragsgegnerin wird, unter Zurückweisung des weitergehenden Antrages, für den Fall der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtung zur Auskunftserteilung gemäß Ziffer A.III. der Anordnung vom 10. Juli 2025 ein an das Gericht zahlbares, ggf. wiederholtes Zwangsgeld in Höhe von bis zu 30.000,- EUR für jeden Tag des Verzugs und/oder der Nicht- befolgung der Anordnung, beginnend einen Monat ab Zustellung der Vollstreckungsabsicht der Antragstellerin, angedroht. DETAILS DER ANORDNUNG: App_33426/2025 zum Hauptaktenzeichen ACT_12013/2025 UPC-Nummer: UPC_CFI_213/2025 Verfahrensart: Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen Erlassen in Düsseldorf am 30. Juli 2025 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Vorsitzender Richter Thomas

Key Holdings

  • Daily penalty payment (€30k) ordered for non-compliance.
  • Defendant failed to comply after notice.

Tags

  • Enforcement
  • Non-Compliance
  • Penalty Payment

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