UPC_CFI_504/2023 – Roche v Tandem

Court
Local Division Düsseldorf
Date
Outcome
Denied
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Return of fees Background Infringement and revocation case in which the oral hearing took place on 9 April 2025. The date for the decision was set for 22 May 2025, but was rescheduled to 5 June 2025. In the meantime, on 23 May 2025, the claimant and defendants 1 and 2 informed the Court they had reached a settlement. In the end, all parties (6 defendants) reached a settlement and all parties asked to get 20% of the court fees back based on R. 370.9(c) RoP. Decision The Court refused the request for fee reimbursement. The Court held that the oral procedure is considered closed after the oral hearing, which means there is no entitlement to a 20% fee reimbursement. Even if one were to interpret this differently, the exception in R. 370.9(e) RoP would apply, allowing the Court to refuse reimbursement due to exceptional circumstances. Comment 1. This decision is absolutely correct. The Court had, in fact, done more work then in a normal case. It had prepared the judgment: this would have concluded their work, but now the Court was confronted with requests in order to effectuate several settlements! 2. I have previously noted that in such situations, it would be advisable for clients not to request a reimbursement of fees (assuming clients are aware that such reimbursement rights exist). 3. It is hoped that the practice of fee reimbursements (which the Drafting Committee of the Rules of Procedure never recommended) will be abolished quickly. If a party chooses to initiate litigation, they have committed to paying the court fees. These court fees are generally a small percentage of the total representation costs. The same applies to a defendant filing a counterclaim for revocation. If a party genuinely cannot afford the fees, there is always the option to request the Court for a fee waiver. 4. The fact that after the oral hearing the oral procedure is closed reinforces the rule that a party cannot file any submission or document after the oral hearing. The Court should always refuse such submission or document. The only exception is if the Court would specifically ask for it (and of course give the other party the opportunity to comment). This falls under the category of parties contacting a judge by phone without participation of the other party. Also judges should never call a party without the other party participating to the call and a party who is nevertheless called by the judge should make sure he asks the judge to have the other party participating. We are in the UPC and it is irrelevant if such practices are allowed in national systems.

Full Decision Text

Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_504/2023 Verfahrensanordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 30. Juni 2025 betreffend EP 1 970 677 B1 Klägerinnen: 1. 2. F. Hoffmann-La Roche AG, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, dieser vertreten durch den Präsidenten Dr. Severin Schwan, Grenzacherstraße 124, 4058 Basel, Schweiz Roche Diabetes Care GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Marcel Hunn, Sand hofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland vertreten durch: mitwirkend: elektronische Zustelladresse: Beklagte: 1. Rechtsanwalt Dr. Christof Augenstein, Rechtsanwältin Sophie Prudent, LL.M., Rechtsanwältin Dr. Katharina Brandt, Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf, Deutschland Patentanwalt Dr. Thomas Kronberger, Grünecker Pa tent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Leopoldstraße 4, 80802 München, Deutschland augenstein@katheraugenstein.com Tandem Diabetes Care, Inc., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, 12400 High Bluff Drive, CA 92130, San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika 2. 3. 4. 5. Tandem Diabetes Care Europe B.V., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, D-Tower 11th floor, 1118 BJ, Schiphol, Niederlande VitalAire GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Mohamed Moez Karaoud, Bornbach 2, 22848 Norderstedt, Deutschland Dinno Santé s.a.i., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, 1 Rue Raoul Follerau, 77600 Bussy-Saint-Georges, Frankreich Air Liquide Healthcare Nederland B.V., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Archi medeslaan 11, 8218 ME Lelystad, Niederlande 1 6. Rubin Medical ApS, c/o Diatom A/S, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Avedøre holmen 84, 2650 Hvidovre, Dänemark Beklagte zu 1), 2) und 6) vertreten durch: Rechtsanwalt Roland Küppers, Rechtsanwalt Dr. Ale xander Rubusch, Taylor Wessing Partnerschafts-ge sellschaft mbB, Benrather Straße 15, 40213 Düssel dorf, Deutschland Charlotte Garnitsch, Taylor Wessing N.V., Ken nedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven, Niederlande Dr. Wim Maas, Iris van der Heijdt, Pauline Springorum, Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 807, 1082 LZ Ams terdam, Niederlande Patrick van Ginneken, MSc, Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611CA Eindhoven, Niederlande Konstantin Schallmoser, Bonabry SELARL, 139 boule vard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich Dr. Alexander Harguth, Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München, Deutschland Carl-Alexander Dinges, Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, Deutschland elektronische Zustelladresse: r.kueppers@taylorwessing.com Beklagte zu 3), 4) und 5) vertreten durch: Rechtsanwältin Dr. Christine Kanz, Patentanwalt Dr. Tung-Gia Du, Hoyng Rokh Monegier, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf elektronische Zustelladresse: STREITPATENT: Europäisches Patent Nr. EP 1 970 677 B1 SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf christine.kanz@hoyngrokh.com 2 MITWIRKENDE RICHTER: Die Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Rich terin Dr. Schumacher als Berichterstatterin, die rechtlich qualifizierte Richterin Kokke, LLM MSc und den technisch qualifizierten Richter Schober erlassen. VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch GEGENSTAND: R. 370.11 VerfO – Anträge auf teilweise Rückerstattung der Gerichtsgebühren KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2023 haben die Klägerinnen gegen die Beklagten eine Patentverletzungsklage eingereicht. Die daraufhin durch die Beklagten zu 1), 2) und 6) so wie durch die Beklagten zu 3), 4) und 5) erhobenen Nichtigkeitswiderklagen datieren vom 19. April 2024. Die mündliche Verhandlung hat am 9. April 2025 stattgefunden. Der ursprünglich auf den 22. Mai 2025 anberaumte Verkündungstermin wurde mit Anordnung vom 21. Mai 2025 auf den 5. Juni 2025 verlegt. Mit Schriftsätzen vom 23. Mai 2025 haben die Klägerinnen und die Beklagten zu 1) und 2) mitgeteilt, dass sie das Verfahren durch Vergleich beendet haben. Nach Erlass einer Anord nung nach R. 262A VerfO wurde der Vergleich auf Antrag der am Vergleich beteiligten Par teien mit Entscheidung vom 2. Juni 2025 gemäß R. 365 Abs. 1 S. 2 VerfO durch das Gericht bestätigt. Mit Schriftsätzen vom 10. Juni 2025 haben auch die Klägerinnen und die Beklagte zu 6) mitgeteilt, dass sie das Verfahren durch Vergleich beendet haben. Nach Erlass einer Anord nung nach R. 262A VerfO wurde der Vergleich mit Entscheidung vom 20. Juni durch das Gericht bestätigt. Schließlich haben mit Schriftsätzen vom 11. Juni 2025 die Klägerinnen und die Beklagten zu 3), 4) und 5) mitgeteilt, dass sie das Verfahren durch Vergleich beendet haben. Nach Erlass einer Anordnung nach R. 262A VerfO wurde auch dieser Vergleich mit Entscheidung vom 20. Juni 2025 durch das Gericht bestätigt. Mit im CMS am 18. Juni 2025 hochgeladenen Schriftsatz haben die Klägerinnen beantragt, ihnen gemäß R. 370.11 i.V.m. R. 370.9 (c) VerfO einen Teil der Gerichtsgebühren zu erstat ten. Mit Schriftsatz vom 24. Juni 2025 haben die Beklagten zu 1), 2) und 6) die Rückerstattung von 20 % der Gerichtsgebühren für die von ihnen erhobene Nichtigkeitswiderklage bean tragt. Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2025 haben die Beklagten zu 3), 4) und 5) die Rückerstattung von 20 % der Gerichtsgebühren für die von ihnen erhobene Nichtigkeitswiderklage bean tragt. GRÜNDE: 9. Die Anträge sind unbegründet. 3 10. Haben die Parteien ihr Verfahren durch Vergleich beendet, erhält die zur Rückzahlung der Gerichtsgebühren verpflichtete Partei nach R. 370.9 (c) VerfO eine Rückerstattung, deren Höhe sich je nach Verfahrensfortschritt ändert: (i) 60 %, wenn das Verfahren vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens vergleichsweise erledigt wird; (ii) 40 %, wenn das Verfahren vor Abschluss des Zwischenverfahrens vergleichsweise erledigt wird; (iii) 20 %, wenn das Verfah ren vor Abschluss des mündlichen Verfahrens vergleichsweise erledigt wird. 11. Diese Regel entspricht dem Ziel einer angemessenen Beteiligung der Parteien an den dem Gericht entstandenen Kosten (Art. 36 Abs. 3 EPGÜ) und berücksichtigt die Kosten und den Arbeitsaufwand des Gerichts zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Rückerstattung (vgl. UPC_CoA_520/2024, Anordnung v. 18. April 2025, Rn. 11 – Scandit v. Hand Held zu der entsprechenden Regelung bei Rücknahme der Klage, R. 370.9 (b) VerfO). 12. Im vorliegenden Fall war auch das mündliche Verfahren zum Zeitpunkt der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens bereits abgeschlossen, so dass eine Rückerstattung von Gerichts gebühren ausscheidet. 13. Das mündliche Verfahren vor dem Gericht erster Instanz ist in Teil 1 Kapitel 3 der Verfah rensordnung (R. 111 bis 119 VerfO) geregelt. Eine ausdrückliche Definition des Abschlusses des mündlichen Verfahrens ist dort zwar nicht enthalten. Allerdings ergibt sich aus R. 111 (b) VerfO, wonach der Vorsitzende Richter sicherzustellen hat, dass das Verfahren am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, dass mit Beendigung der mündlichen Ver handlung auch das mündliche Verfahren abgeschlossen ist (UPC_CoA_520/2024, Anordnung v. 18. April 2025, Rn. 15 – Scandit v. Hand Held). 14. Dass mit R. 118 VerfO die Entscheidung in der Sache in dem das mündliche Verfahren be schreibenden Teil 1 Kapitel 3 der Verfahrensordnung geregelt ist, ändert an dieser Sichtweise nichts. Hieraus lässt sich insbesondere nicht ableiten, dass über den Abschluss der mündli chen Verhandlung hinaus auch die Entscheidung in der Sache dem mündlichen Verfahren zuzuordnen wäre. Dagegen spricht bereits, dass die Verfahrensordnung zwischen der münd lichen Verhandlung und der Entscheidung in der Sache klar unterscheidet. Dies ergibt sich etwa aus R. 118.6 S. 1 VerfO, wonach die Entscheidung in der Sache so bald wie möglich nach Abschluss der mündlichen Verhandlung ergeht. Darüber hinaus regelt die Verfahrensord nung im Fall des Verfahrens vor dem Berufungsgericht die Entscheidung als eigenständiges Kapitel (R. 242 VerfO ff.) nach dem mündlichen Verfahren (siehe UPC_CoA_520/2024, An ordnung v. 18. April 2025, Rn. 14, 16 – Scandit v. Hand Held). Es gibt keinen Anlass für die Annahme, dass dem Begriff des mündlichen Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz und dem Berufungsgericht eine jeweils andere Bedeutung beizumessen wäre. Auch spricht die bereits erwähnte Berücksichtigung des Arbeitsaufwands des Gerichts für eine parallele Handhabung von R. 370 (b) und (c) VerfO vor dem Gericht erster Instanz und dem Berufungs gericht. 15. Selbst wenn man dies anders sieht, wäre jedenfalls nach R. 370.9 (e) VerfO die Rückerstat tung zu verweigern (vgl. auch UPC_CFI_410/2023 (LK Mannheim), Anordnung v. 28. Mai 2025 – MED-EL v. Advanced Bionics). Zum einen hat die Beendigung des Vergleichs ange sichts des Zeitpunkts ihrer Mitteilung nicht zu einer nennenswerten Arbeitsersparnis auf Sei ten des Gerichts geführt. Zum anderen haben der Abschluss der drei separaten Vergleiche und die Mitteilung zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit jeweils eigenständigen Schutzan ordnungen nach R. 262A VerfO den Aufwand auf Seiten des Gerichts sogar erhöht. 4 5 ANORDNUNG: Die Anträge der Klägerinnen, der Beklagten zu 1), 2) und 6) und der Beklagten zu 3), 4) und 5) auf Rückerstattung von Gerichtsgebühren werden zurückgewiesen. DETAILS DER ANORDNUNG: App_29093/2025, App_30136/2025 und App_31181/2025 zu den Hauptaktenzeichen ACT_597323/2023, CC_20972/2024 und CC_21542/2024 UPC-Nummer: UPC_CFI_504/2023 Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklagen Erlassen in Düsseldorf am 30. Juni 2025 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Vorsitzender Richter Thomas Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher Rechtlich qualifizierte Richterin Kokke, LLM MSc Technisch qualifizierter Richter Schober

Key Holdings

  • Request for 20% fee reimbursement refused.
  • Oral procedure deemed closed after oral hearing.
  • Exceptional circumstances (R. 370.9(e) RoP) justify refusal due to significant court work.

Tags

  • Case Management
  • Costs
  • Court Fees
  • Oral Hearing
  • Settlement

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