UPC_CFI_539/2024 – Bekaert v Siltronic

Expert Commentary

Evidentiary seizure Background Bekaert holds a patent for a saw wire (to cut wafers). It has found evidence that Seltronic uses such saw wires. The evidentiary seizure has taken place. Seltronic asks the Court to review the order and to revoke it (R. 197 RoP) or to make changes to it. The case Seltronic basically argues that the seizure was unnecessary because Bekaert already had a saw wire or could have bought one. There was no risk that invoices, customs documents, etc. would be destroyed, because as a company listed on the stock market, Seltronic was obliged to keep such documents for 10 years. The Court The Court refuses review after considering that the seizure was justified to establish infringement and the different infringing acts. Also, measures not specifically mentioned in R. 196.1 RoP can be ordered and can include the physical seizure of documents and invoices. Comment 1. The Court is right: what can be done and seized during an evidentiary seizure is not restricted to the measures mentioned in R. 196.1 RoP. That becomes clear from the text: “The Court may order, in particular, the following …”. 2. As I have said earlier, such seizures almost always take place ex parte and R. 197.1 RoP (which is based on the Enforcement Directive) is in fact a dead letter. That paragraph requires the risk of “irreparable harm” or “a demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available”. 3. On the other hand, nothing can go wrong if the evidentiary seizure is done properly and is conducted as in Düsseldorf, because no confidential information will go to the applicant, assuming that all representatives present on behalf of the applicant will not disclose anything. 4. Nevertheless, it remains an invasive means of collecting evidence, which should not (as customary in France, for instance) be used as the standard start of infringement proceedings. In this case, the same information could have been obtained through orders to produce evidence and/or to communicate information.

Full Decision Text

1 Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_539/2024 Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 16. April 2025 betreffend EP 3 212 356 B1 LEITSÄTZE: 1. Eine Anordnung zur Beweissicherung und Inspektion kann der Sicherung von Beweisen für das Vorliegen einzelner Benutzungshandlungen dienen. 2. Auch wenn R. 196.1 VerfO eine Vielzahl von Beweissicherungsmaßnahmen nennt, handelt es sich nicht um einen abschließenden Maßnahmenkatalog. Welcher konkreten Maßnah- men es bedarf, ist stets vor dem Hintergrund des Beweissicherungsinteresses des Antrag- stellers unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. 3. Liegt ein entsprechendes Beweissicherungsinteresse vor, kann eine solche Anordnung auch die Beschlagnahme von Lieferscheinen und Rechnungen umfassen. SCHLAGWÖRTER: Inspektion; Beweissicherung; Beweissicherungsinteresse; Umfang der Anordnung; Beschla- gnahme; Rechnungen und Lieferscheine 2 ANTRAGSTELLERIN: Bekaert Binjiang Steel Cord Co. & Ltd., gesetzlich vertreten durch den zustellungsbevollmächtig- ten CEP Yu Zhiao, No. 358, East Binjiang Road, Jiangyin City, Volksrepublik China vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf, Deutschland elektronische Zustelladresse: mhu@preubohlig.de mitwirkend: Patentanwalt Wasilis Koukounis, Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düssel- dorf, Deutschland ANTRAGSGEGNERINNEN: 1. Siltronic AG, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Klaus Buchwald, Dr. Michael Heck- meier und Claudia Schmitt, Einsteinstraße 172, 81677 München, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwalt Stratmann, Patentanwalt Dr. Vocke, Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastraße 30, 81925 München, Deutschland elektronische Zustelladresse: hstratmann@hoffmanneitle.com 2. Hinterberger GmbH & Co.KG, vertreten durch die Hinterberger Verwaltungs-GmbH, diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführer Bernhard Hinterberger und Herbert Hin- terberger, Daimlerstr. 2, 84503 Altötting, Deutschland STREITPATENT: EUROPÄISCHES PATENT NR. 3 212 356 B1 Spruchkörper/Kammer: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER: Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Rich- terin Dr. Schumacher in Vertretung der Berichterstatterin Dr. Thom und die rechtlich qualifizierte Richterin Zhilova erlassen. VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch GEGENSTAND: R. 197.3 und .4 VerfO – Antrag der Antragsgegnerin zu 1. auf Prüfung einer Anord- nung zur Inspektion und Beweissicherung MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 20. März 2025 3 KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS: 1. Die Antragstellerin ist alleinige Inhaberin des Europäischen Patents 3 212 356 B1 (Anlage PBP 4; nachfolgend Antragspatent), das am 23. September 2015 unter Inanspruchnahme der Priorität des PCT-Dokuments CN2014/089963 vom 31. Oktober 2014 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Erteilung des Antragspatents erfolgte am 30. Januar 2019. Der zunächst erklärte Opt-Out wurde widerrufen und der Widerruf am 5. September 2024 in das CMS des Einheitlichen Patentgerichts eingetragen. Das Antragspatent steht in Deutschland, Öster- reich und Italien in Kraft. Es hat bislang noch kein Rechtsbestandsverfahren durchlaufen, wo- bei ein solches derzeit auch nicht anhängig ist. 2. Das Antragspatent betrifft einen „Geformten Sägedraht mit kontrollierter Krümmung an Bie- gungen“. 3. Patentanspruch 1 des Antragspatents lautet in seiner englischen Originalfassung wie folgt: „A saw wire for cutting hard and brittle materials comprising a steel wire with a diam- eter ´d` and a centreline, said saw wire having bends with segments in between, said centreline having a top curvature `kj´ at each of said bends when measured with a load of about one newton on said wire, characterised in that the average of the products of said top curvatures with half said diameter, over a length of saw wire comprising at least ´N` bends, with ´N` being no less than 50, is between 0.5 and 5 percent or in formula: ”. 4. In der eingetragenen deutschen Übersetzung ist Patentanspruch 1 wie folgt formuliert: „Sägedraht zum Trennen harter und spröder Werkstoffe, umfassend einen Stahldraht mit einem Durchmesser "d" und einer Mittellinie, wobei der Sägedraht Biegungen mit Segmenten dazwischen aufweist, wobei die Mittellinie eine obere Krümmung "k i" an jeder der Biegungen aufweist, wenn mit einer Kraft von etwa einem Newton an dem Sägedraht gemessen, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchschnitt der Produkte der oberen Krümmungen mit der Hälfte des Durchmessers, über eine Länge von Sägedraht mit mindestens "N" Biegungen, wobei "N" nicht kleiner als 50 ist, zwischen 0,5 und 5 Prozent liegt oder als Formel ausgedrückt: ”. 4 5. Der unter Schutz gestellte Sägedraht kann typischerweise zum Schneiden von Wafern in der Halbleiterfertigung eingesetzt werden. 6. Die Antragsgegnerin zu 1. produziert und vertreibt Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie. Sie bezieht die für die Herstellung erforderlichen Sägedrähte von der Antragstellerin und von der S.-Unternehmensgruppe mit Sitz in China (nachfolgend: S.). 7. Die Antragsgegnerin zu 2. ist ein Logistikunternehmen, das auch Lagerräume vorhält. Zu den genutzten Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 2. gehört ein Außenlager in Altötting. Die Antragsgegnerin zu 1. nutzt die Lagerdienste der Antragsgegnerin zu 2. für die Bevorratung der von ihr verwendeten Sägedrähte. 8. Am 19. September 2024 hat die Antragstellerin im Vorfeld einer Hauptsacheklage einen An- trag auf Anordnung einer Inspektion von Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen und auf Anordnung zur Beweissicherung gestellt. 9. Sie hat zur Begründung dieses Antrages ausgeführt, sie habe Reste eines 175 μm - Sägedrahts der Herstellerin S. zufällig bei dem Recycling Unternehmen R. in Freiberg, Sachsen aufgefun- den. Neben Bayern befinde sich hier der wichtigste Produktionsstandort der Antragsgegnerin zu 1., so dass die Antragstellerin vermute, dass der entsorgte Draht von der Antragsgegnerin zu 1. stamme. Die Unternehmensgruppe S. stelle neben den Sägedrähten in der Stärke 175 μm ebenfalls Drähte in den Stärken 100 μm und 150 μm her (Anlage PPB 7). Die Antragstel- lerin habe den 175 μm - Draht untersucht. Nach ihrer Auffassung mache dieser Draht von der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch. Sie halte es für wahrscheinlich, dass die Antragsgegnerin zu 1. alle drei Stärken des Sägedrahtes von S. verwende. In der vorgerichtlichen Korrespondenz habe sich die Antragsgegnerin zu 1. ge- weigert, Auskünfte über den Umfang der Nutzung von Sägedrähte des Unternehmens S. zu erteilen. Die Antragsgegnerin zu 1. habe der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie bis auf wei- teres keinen von S. angebotenen strukturierten Sägedraht in den Produktionsprozessen an ihren deutschen Standorten mehr einsetze. Lizenzverhandlungen im Juli und August 2024 seien erfolglos geblieben. Ein Stopp der Nutzung vorbestellter Sägedrähte sei nicht ohne Weiteres möglich. Ferner sei zu befürchten, dass überschüssiger Draht an anderen Standor- ten eingesetzt werde. Über die Identität der für die Lieferung nach Deutschland verantwort- lichen Gesellschaft(en) bestehe bei der Antragstellerin weiterhin Unklarheit. Die Antragstel- lerin ist der Auffassung, angesichts des Bedarfs der Antragsgegnerin zu 1. an Sägedrähten für ihre Produktion würden noch bis Oktober 2024 Sägedrähte von S. bei der Antragsgegnerin zu 1. verwendet. Insofern begehre sie die Anordnung einer Besichtigung sowie von Beweis- sicherungsmaßnahmen gegenüber der Antragsgegnerin zu 1. und der Antragsgegnerin zu 2. hinsichtlich Sägedrähten mit einem Durchmesser von 175μm, 150μm und/oder 100μm der Herstellerin S. 10. Die Lokalkammer Düsseldorf hat daraufhin mit einer Verfahrensanordnung vom 18. Oktober 2024 folgendes angeordnet: Es wird ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerinnen folgende Inspektions- und Beweis- sicherungsanordnung erlassen: I. In Bezug auf eine Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1, der lautet 5 „Sägedraht, zum Trennen harter und spröder Werkstoffe, umfassend einen Stahldraht mit einem Durchmesser "d" und einer Mittellinie, wobei der Sägedraht Biegungen mit Segmenten dazwischen aufweist, wobei die Mittellinie eine obere Krümmung "ki" an je- der der Biegungen aufweist, wenn mit einer Kraft von etwa einem Newton an dem Sä- gedraht gemessen, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchschnitt der Produkte der oberen Krümmungen mit der Hälfte des Durchmes- sers, über eine Länge von Sägedraht mit mindestens "N" Biegungen, wobei "N" nicht kleiner als 50 ist, zwischen 0,5 und 5 Prozent liegt oder als Formel ausgedrückt: “ wird angeordnet, 1. die Besichtigung der Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 1., SILTRONIC AG, Einsteinstraße 172, 81677 München, sowie der Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 2., insbesondere das Warenlager, dabei insbesondere das „Außenlager Siltronic“ der Hinterberger GmbH & Co. KG, Daimlerstrasse 2, 84503 Altötting, mit dem Zweck festzustellen, ob die Antragsgegnerinnen dort Sägedrähte mit einem Durch- messer von 175 μm, 150 μm und/oder 100 μm des Herstellers S. in ihrer Verfügungsgewalt haben, die geeignet sind, Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1 zu verletzen, wobei die Spulen auf denen die Sägedrähte dieses Herstellers aufgewickelt sind, im Wesentli- chen folgende Kennzeichnung tragen: […] und/oder […] 2. Beweise in den unter Ziffer I.1. genannten Räumlichkeiten zu sichern durch a) eine ausführliche Beschreibung der in Ziffer I.1 näher bezeichneten Sägedrähte und die Einbehaltung von Mustern und/oder Proben dieser Sägedrähte; b) im Falle der Weigerung der Antragsgegnerinnen, die Muster und/oder Proben herauszugeben: durch eine dingliche Beschlagnahme der Muster und/oder Proben der in Ziffer I.1. näher be- zeichneten Sägedrähte, 6 c) durch Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Me- dien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher be- zeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, wie z.B. Lieferscheine oder Rech- nungen, und die Weitergabe von Passwörtern, die für den Zugang zu diesen Dokumenten, Un- terlagen, Medien oder Daten erforderlich sind, sowie die Anfertigung von Kopien und/oder Ausdrucken der besagten Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten auf Kosten der Antrag- stellerin und deren Aushändigung; 3. dem Gericht innerhalb einer Frist von 3 Monaten einen schriftlichen Bericht (nachfolgend: Sachverständigengutachten) über die Ergebnisse der Besichtigung und Beweissicherungsmaß- nahmen vorzulegen, die eine Stellungnahme dazu enthält, ob die Sägedrähte Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1 verletzen, weil sie von der technischen Lehre des EP 3 212 356 B1 Gebrauch machen. II. Das Sachverständigengutachten und alle anderen Ergebnisse der Besichtigung und der Beweis- sicherungsmaßnahmen dürfen nur in einem Hauptsacheverfahren gegen die Antragsgegnerin- nen und in einem Hauptsacheverfahren gegen folgende Gesellschaften  […] verwendet werden. III. Als Person, die diese Anordnung ausführt, wird der Sachverständige Herr Patentanwalt Dr.-Ing. Johannes Zeiner, Heinrich-Barth-Str. 60, 66115 Saarbrücken, bestellt sowie – um die zeitgleiche Durchführung der Besichtigung der Räumlichkeiten (Ziffer I.1. und der Beweissicherungsmaßnahmen (Ziffer I.2. an verschiedenen Orten zu ermöglichen – die vom Sachverständigen als Assistentin benannte Frau Rechtsanwältin Anne-Kathrin Renz, Altenkessler Straße 17, Innovationscampus // Gebäude C1, 66115 Saarbrücken. Frau Rechtsanwältin Renz wird die entsprechenden Maßnahmen an Stelle des Sachverständi- gen und in seinem Namen an einem der in Ziffer I.1. genannten Orte durchführen. Zur Unterstützung des Sachverständigen Herrn Dr. Zeiner und seiner Assistentin Frau Renz wer- den als Hilfspersonen die jeweils örtlich zuständigen Gerichtsvollzieher an den jeweiligen Standorten der Antragsgegnerinnen bestellt. Dem Sachverständigen und seiner Assistentin wird im Interesse der Wahrung von Geschäfts- geheimnissen der Antragsgegnerin, die bei der Besichtigung und/oder Begutachtung zutage treten könnten, aufgegeben, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Sofern der Sach- verständige sich für die Vermessung im Rahmen der Erstellung seines Gutachtens eines exter- nen Prüflabors betätigt, hat er entsprechende Maßnahmen zu treffen, um seiner Verschwie- genheitspflicht Rechnung zu tragen. 7 IV. Während der Vollziehung dieser Anordnung ist im Hinblick auf die Besichtigung der Räumlich- keiten (Ziffer I.1.) und der Beweissicherungsmaßnahmen (Ziffer I.2.) neben dem Sachverstän- digen bzw. seiner Assistentin und dem Gerichtsvollzieher die Anwesenheit von jeweils nur 2 Vertretern der Antragstellerin an den jeweiligen Standorten gestattet, die dem folgenden Per- sonenkreis angehören:  Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf,  Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Cou- venstraße 4, 40211 Düsseldorf,  Rechtsanwalt Dr. Axel Oldekop, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leo- poldstraße 11a, 80802 München,  Rechtsanwältin Milena Schwerdtferger, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstraße 11a, 80802 München,  Patentanwalt Wasilis Koukounis, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf. Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Rechtsanwalt Dr. Axel Oldekop, Rechtsanwältin Milena Schwerdtfeger und Patentanwalt Wasilis Koukounis sind ver- pflichtet, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung der gesamten Anordnung zur Kennt- nis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern geheim zu halten. Vertretungsorgane, Angestellte oder sonstige Mitarbeiter der Antragstellerin dürfen bei der Ausführung dieser Anordnung im Hinblick auf die Besichtigung und die Beweissicherung nicht anwesend sein. V. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, 1. dem Sachverständigen, seiner Assistentin und dem Gerichtsvollzieher (nur zu Ziffer a) zu ge- statten, a) die oben genannten Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen zu betreten, um die Räumlichkei- ten zu besichtigen und die Beweise zu sichern, um eine Verletzung des EP 3 212 356 feststellen zu können, wie in Ziffer I.1. und I.2. der Anordnung festgelegt; b) zu Dokumentationszwecken zu fotografieren oder zu filmen, schriftliche Notizen anzufertigen und/oder für seine/ihre Notizen ein Diktiergerät zu verwenden, soweit dies für die angeord- nete Besichtigung und Beweissicherung von Bedeutung sein sollte, 2. dem Sachverständigen oder seiner Assistentin die in Ziffer I. 3 genannten Ausdrucke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Da- ten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sä- gedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, zu übergeben oder die Anfertigung der Ausdrucke und/oder Kopien durch den Sachverständigen oder seine Assis- tentin zu dulden; 8 3. dem Sachverständigen oder seiner Assistentin Muster und/oder Proben der in Ziffer I.1 näher bezeichneten Sägedrähte auszuhändigen. Im Falle einer notwendigen Beschlagnahme händigt der Gerichtsvollzieher nach deren Durch- führung die beschlagnahmten Muster und/oder Proben dem Sachverständigen oder seiner As- sistentin zur Erstellung des Sachverständigengutachtens aus. VI. Im Falle der Erhebung einer Hauptsacheklage wird dem Sachverständige Herr Dr. Zeiner aufge- geben, nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens die Muster und/oder Pro- ben zum Gericht zu verbringen. Nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens wird der Sachverständige ermäch- tigt, die Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten im Sinne der Ziffer I. 2.c) an die oben genannten Vertreter der Antragstellerin auszuhändigen. VII. Die Antragsgegnerinnen sollen aufgefordert werden, sich nach Vorlage des Sachverständigen- gutachtens durch die mit der Durchführung dieser Anordnung beauftragten Sachverständigen zu ihren etwaigen Geheimhaltungsinteressen zu äußern. Die oben genannten Vertreter der Antragstellerin, die bei der Beweissicherung und bei der Besichtigung der Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen anwesend sein durften, sind zu hören. Erst danach entscheidet das Ge- richt, ob und inwieweit das Gutachten und die unter Ziffer I 2.c) genannten Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten der Antragstellerin persönlich zur Kenntnis gebracht werden und ob die Schweigepflicht für die Vertreter der Antragstellerin auf- gehoben wird. VIII. Die Antragstellerin ist verpflichtet, die Kosten zur Erstellung des Sachverständigengutachtens in Höhe von EUR 19.400,00 zu tragen. Der Antragstellerin wird aufgegeben, vor Beginn der Besichtigung dem Sachverständigen einen angemessenen Kostenvorschuss in Höhe von EUR 15.000,00 zu zahlen und den entsprechenden Zahlungsnachweis beim Gericht einzu- reichen. IX. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung kann das Gericht für jeden Verstoß jeder Partei ein Zwangsgeld festsetzen, dessen Höhe das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bestimmen kann. X. Die Maßnahmen zur Beweissicherung und zur Besichtigung werden auf Antrag der Antragsgeg- nerinnen aufgehoben oder treten anderweitig außer Kraft, wenn die Antragstellerin nicht in- nerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, nachdem das schriftliche Sachverständigengutachten dem Antragsteller offengelegt wurde oder das Gericht durch eine endgültige Entscheidung entschieden hat, kei- nen Zugang zu dem Gutachten zu gewähren, eine Klage gegen die Antragsgegnerinnen und/o- der die  […] erhebt, die zu einer Entscheidung in der Hauptsache führt. 9 XI. Diese Anordnung soll persönlich in München bzw. Altötting von einem der oben genannten Vertreter der Antragstellerin zusammen mit einer Kopie des Antrags auf Erlass dieser Anord- nung einschließlich der Beweisstücke und sonstigen Unterlagen, auf die sich der Antrag vor oder bei der Vollziehung dieser Anordnung stützt, ebenso wie die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 26. September 2024 und den Schriftsatz vom 14. Oktober 2024 der Antragstel- lerin sowie der Mitteilung über vorläufige Maßnahmen und Anweisungen für den Zugang zum Verfahren (wird durch das CMS bereitgestellt) unverzüglich im Zeitpunkt der Vollziehung der Maßnahmen zugestellt werden. XII. Die Anordnung wird erst wirksam, wenn der Antragsteller zugunsten des Antragsgegners eine Sicherheit in Form der Hinterlegung in Höhe von 30.000,00 EUR geleistet hat. 11. Die Inspektion und Beweissicherung fand am 11. November 2024 statt. Mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 hat die Antragsgegnerin zu 1. einen Antrag auf Prüfung dieser Anord- nung gestellt. Anträge der Parteien: 12. Die Antragsgegnerin zu 1. beantragt, 1. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024, in der mündlichen Verhandlung zu überprüfen; 2. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024 zu widerrufen; hilfsweise: 3. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024, wie folgt abzuändern: a) Ziffer I.2.c) durch Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, wie z.B. Lieferscheine oder Rechnungen, und die Weitergabe von Passwörtern, die für den Zugang zu diesen Dokumenten, Unterlagen, Medien oder Daten erforder- lich sind, sowie die Anfertigung von Kopien und/oder Ausdrucken der besagten Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten auf Kosten der Antragstellerin und deren Aushändigung und b) Ziffer V.2 dem Sachverständigen oder seiner Assistentin die in Ziffer I.3. genannten Ausdru- cke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließ- lich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sagedrähte an die Antragsgegnerinnen bezie- hen, zu übergeben oder 10 die Anfertigung der Ausdrucke und/oder Kopien durch den Sachverständigen oder seine Assistentin zu dulden; und c) Ziffer VI. (2. Absatz) Nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens wird der Sachver- ständige ermächtigt, die Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten im Sinne der Ziffer I.2.c) an die oben genannten Vertreter der Antragstellerin auszuhändigen. und d) in Ziffer VIII. die Passage und die unter Ziffer I.2.c) genannten Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten zu widerrufen; 4. anzuordnen, dass a) der Sachverständige, Herr Patentanwalt Dr.-Ing. Johannes Zeiner, seine Assisten- tin, Frau Rechtsanwältin Anne-Kathrin Renz, sowie die Vertreter der Antragstelle- rin, Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Rechts- anwalt Dr. Axel Oldekop, Rechtsanwältin Milena Schwerdtferger und Patentan- walt Wasilis Koukounis verpflichtet sind, die ihnen im Rahmen der Inspektion und Beweissicherung zur Kenntnis gekommenen Informationen vertraulich zu behan- deln, insbesondere Ausdrucke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien, einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ur- sprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. der Anordnung näher bezeichne- ten Sägedrähte beziehen, wie zum Beispiel Lieferscheine oder Rechnungen, ver- traulich zu behandeln; b) die beschlagnahmten Produkte, Dokumente, Unterlagen und/oder Medien an die Antragsgegnerin zu 1. zurückzugeben. 13. Die Antragstellerin beantragt, die Verfahrensordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, in der Fassung vom 22. Oktober 2024, vollumfänglich aufrechtzuerhalten. Tatsächliche und rechtliche Streitpunkte: 14. Die Antragsgegnerin zu 1. trägt im Wesentlichen vor, nach dem Wortlaut von Art. 60 EPGÜ und R. 192 ff. VerfO diene das Verfahren der Sicherung von Beweisen, nicht aber der Be- schaffung von Informationen oder Gewissheiten. 15. Die Nachfrage seitens der Antragstellerin bei der Antragsgegnerin zu 1. sei kein ernsthafter Versuch gewesen, in den Besitz der streitgegenständlichen Sägedrähte zu gelangen. Die An- tragsgegnerin zu 1. sei gewerbliche Nutzerin und keine Zwischenhändlerin. Ferner habe die Antragstellerin einen Testkauf bei S. – unstreitig – selbst nicht versucht. Die Antragstellerin habe daher nicht alle ihr zur Verfügung gestellten Möglichkeiten ausgeschöpft, den Säge- draht auf dem freien Markt zu erhalten. Außerdem habe die Antragstellerin mit dem bei dem 11 Recyclingunternehmen aufgefundenen Draht bereits über den angegriffenen Sägedraht (175 μm) von der Antragsgegnerin zu 1. verfügt, den sie in einem Verletzungsprozess hätte ver- wenden können. 16. Für die beantragte Beweissicherung der Lieferscheine, Rechnungen oder Zolldokumente habe die Antragstellerin weder Tatsachen vorgetragen, die für einen möglichen Beweisver- lust sprechen, noch seien solche Umstände erkennbar. Die Antragsgegnerin zu 1. unterliege als börsennotiertes, weltweit tätiges deutsches Unternehmen einer zehnjährigen steuer- rechtlichen Aufbewahrungspflicht der Unterlagen. Es bestehe daher keine Gefahr der Be- weisvernichtung. Über die Herkunft der Sägedrähte erhalte die Antragstellerin erst nach ge- richtlicher Feststellung der Verletzung im Rahmen der Auskunftsansprüche nähere Angaben. 17. Das Beweissicherungsverfahren sei nicht für die Beweissicherung einzelner Benutzungs- handlungen gedacht. Der Antragstellerin hätten für die Benutzungshandlung des Gebrau- chens schon Erkenntnisse vorgelegen. Hinsichtlich des Einführens handele es sich um schlichte Ausforschung. Es gehe dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) und der Verfahrensordnung (VerfO) nur um die Sicherung von Beweismitteln, mit denen unmittelbar oder mittelbar nachgewiesen werden könne, dass der angegriffene Ge- genstand von der technischen Lehre des Schutzrechts Gebrauch mache. 18. Die Antragstellerin trägt vor, sie habe nach wie vor keine gesicherte Kenntnis hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung bzw. des Umfangs der Nutzung bestimmter Sägedrähte seitens der Antragsgegnerin zu 1. Die Bemühungen um einen Testkauf über einen Kunden seien nicht erfolgreich gewesen. Da die Lieferkette der Antragstellerin nicht bekannt sei, sei die Vorlage der Dokumente, die sich auf den Ursprung der Lieferung bezögen, notwendig. Ein Verweis auf das Hauptsacheverfahren sei nicht zulässig. Es müsse der Antragstellerin ermöglicht wer- den, gesicherte Erkenntnisse über alle Benutzungshandlungen zu erlangen. Steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten bestünden im Übrigen nur für Rechnungen, nicht für Lieferscheine. Abgesehen davon bestünde dennoch die Gefahr eines Beweismittelverlustes, wenn sich während des Hauptsacheverfahrens die Dokumente im Besitz des Besichtigungsschuldners befänden. Im Übrigen spreche auch die Existenz der R. 196.2 VerfO gegen dieses Verständ- nis. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 19. Der Prüfungsantrag ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. A. Zulässigkeit des Prüfungsantrages 20. Gegen die Zulässigkeit des Prüfungsantrages bestehen keine Bedenken. 21. Gemäß R. 197.3 VerfO ist der Antrag auf Prüfung der Anordnung zur Beweissicherung 30 Tage nach Vollziehung der Maßnahme zu stellen. Die Beweissicherung und Inspektion erfolgte am 11. November 2024. Die Antragsgegnerin zu 1. reichte den Überprüfungsantrag am 10. Dezember 2024 und somit fristgemäß bei Gericht ein. B. Unbegründetheit des Prüfungsantrages 22. Der Prüfungsantrag hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin zu 1. besteht weder für einen Widerruf noch für eine Abänderung oder 12 Ergänzung der Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024 Anlass. I. Kein Widerruf und keine Änderung der Anordnung 23. Das Prüfungsverfahren dient allein dazu, die Anordnung auf etwaige (offenkundige) Fehler des Gerichts bei Erlass der Anordnung zu prüfen. Derartige Fehler hat die Antragsgegnerin zu 1. nicht aufzuzeigen vermocht, weshalb die Anordnung Bestand haben kann. 1. Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin 24. Sofern die Antragsgegnerin zu 1. der Auffassung ist, es habe zum Zeitpunkt des Erlasses der Beweissicherungsanordnung kein Beweissicherungsinteresse vorgelegen, weil sich die An- tragstellerin nicht ernsthaft anderweitig um Aufklärung bemüht bzw. bereits genug Beweise für eine Verletzung gehabt habe, vermag die Kammer diesem Einwand nicht zu folgen. 25. Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin zu 1. um die Herausgabe des Sägedrahtes gebe- ten. Dabei handelt es sich um die nächstliegende Maßnahme, um den Sachverhalt weiter zu ermitteln. Jedoch blieb diese Maßnahme erfolglos. Eine mangelnde Ernsthaftigkeit dieses Versuchs vermag die Kammer ebenso wenig wie dessen Untauglichkeit zu erkennen. 26. Das Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin ist nicht dadurch entfallen, dass die An- tragstellerin selbst keinen Versuch eines Testkaufs bei S. unternommen hat. Angesichts der Überschaubarkeit des Marktes und des vorausgegangenen Rechtsstreits der Antragstellerin und S. in China dürfte ein solcher Testkauf nicht erfolgversprechend gewesen sein. Dass eine Anfrage im Rahmen eines Testkaufs vor dem Hintergrund eines früher geschlossenen Ver- gleichs zu einer einvernehmlichen, schnellen und kostengünstigen Lösung geführt hätte, er- scheint schon deshalb fraglich, weil eine solche zunächst erst einmal voraussetzen dürfte, dass der streitgegenständliche Sägedraht der Antragstellerin durch S. zur Verfügung gestellt würde. Dass und weshalb sich S. dazu bereiterklären sollte, erscheint zumindest fraglich. Ab- gesehen davon hat die Antragstellerin nachvollziehbar dargelegt, dass sie über einen ihrer Kunden versucht hat, einen Testkauf zu initiieren, den dieser aber letztlich nicht durchge- führt hat. Dass Abnehmer sich eine Auswahl an günstigen Bezugsquellen erhalten möchten und nicht zwingend detektivisch tätig werden, zumal wegen der Enge des Marktes eine Rück- verfolgbarkeit auf den Abnehmer leichter möglich erscheint, ist gleichsam lebensnah. 27. Der weitere Vortrag der Antragsgegnerin zu 1., die Antragstellerin hätte nach der Untersu- chung des aufgefundenen Drahtes bei dem Recyclingunternehmen Klage erheben können, führt ebenfalls nicht zu einer Fehlerhaftigkeit der Anordnung. Aus Sicht der Kammer fehlte es im Zeitpunkt der Anordnung an einer gesicherten Kenntnis über die Herkunft des bei ei- nem Recylingunternehmen und damit einem Dritten aufgefundenen Drahtes. Es lag eine bloße Verdachtslage vor, die nach Auffassung der Kammer ein weiteres Aufklärungs- und Beweissicherungsinteresse begründete. 2. Beweissicherung zum Nachweis bestimmter Benutzungshandlungen 28. Zu Recht umfasst die zur Prüfung gestellte Anordnung auch die Sicherung von Beweisen, welche den Nachweis einzelner Benutzungshandlungen betreffen. 29. Gemäß Art. 60(1) EPGÜ können auch vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung angeordnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 13 dass es im Patentverletzungsverfahren nicht nur der Feststellung der Verwirklichung sämtli- cher Merkmale des Patentanspruchs bedarf. Will der Patentinhaber die ihm aus Art. 25 EPGÜ erwachsenden Verbotsrechte erfolgreich durchsetzen, bedarf es vielmehr auch des Nach- weises von Benutzungshandlungen im Geltungsbereich des betreffenden Patents. Auch da- für steht dem Patentinhaber im Vorfeld eines Verletzungsprozesses die Möglichkeit der Ein- leitung eines Verfahrens zur Beweissicherung und Inspektion offen. 30. Vorliegend hatte die Antragstellerin keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Antragsgegne- rin zu 1. einen Sägedraht gebraucht, der das Streitpatent verletzt. Sie kannte lediglich die Bezugsquelle und hatte einen nicht eindeutig der Antragsgegnerin zu 1. zuordenbaren, die Merkmale des Antragspatents aufweisenden Sägedraht bei einem Recyclingunternehmen und damit bei einem Dritten aufgefunden. Hat die Antragsgegnerin zu 1. im Ausland Säge- drähte bestellt und im Inland in Empfang genommen, dürfte damit die Handlungsalternative des Einführens verwirklicht sein. Der dafür erforderlichen Nachverfolgung der Lieferkette sowie der Sammlung entsprechender Nachweise diente die Beweissicherung. Eine (unzuläs- sige) Ausforschung vermag die Kammer nicht zu erkennen. 3. Aushändigung von Dokumenten, Medien, Daten und Unterlagen etc. 31. Auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin zu 1. sieht die Kammer keinen Grund, die zu prüfende Anordnung im Hinblick auf die Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten (vgl. Ziff. I. 2. c), V.2., VI. (2. Abs.) und VII. der zu prüfenden Anordnung) zu widerrufen oder abzuändern. 32. Nach Art. 60(2) EPGÜ können die Beweissicherungsmaßnahmen unter anderem die dingliche Beschlagnahme der patentverletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Her- stellung und den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen. Auch wenn R. 196.1 VerfO eine Vielzahl von Beweissiche- rungsmaßnahmen nennt, handelt es sich dabei nicht um einen abschließenden Maßnahmen- katalog („insbesondere“). Welcher konkreten Maßnahmen es bedarf, ist stets vor dem Hin- tergrund des Beweissicherungsinteresses des Antragstellers unter Berücksichtigung der Um- stände des Einzelfalls zu entscheiden. Abgesehen davon lassen sich die in R. 196.1 (c) VerfO ausdrücklich genannten zugehörigen Unterlagen zwanglos auf den Vertrieb lesen. Dass dem so ist, bestätigt R. 196.2 VerfO. Danach kann das Ergebnis der Beweissicherung im Haupt- sacheverfahren verwendet werden. Beweismittel für den Nachweis der Benutzungshand- lung des Vertreibens sind typischerweise Lieferscheine, Rechnungen, etc. Soweit die An- tragsgegnerin zu 1. darauf verweist, diese Informationen seien erst auf der Grundlage einer Anordnung zur Auskunft in der Hauptsache mitzuteilen, handelt es sich dabei um einen Zir- kelschluss. Damit die Antragstellerin erfolgversprechend ein Hauptsacheverfahren anstren- gen und dort bei Bedarf einen Verletzungsnachweis als Grundlage einer solchen Anordnung zur Auskunft führen kann, muss sie im Vorfeld entsprechende Beweise sichern. 33. Soweit die Antragsgegnerin zu 1. schließlich einwendet, hinsichtlich der Unterlagen und Do- kumente bestehe aufgrund steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen keine Gefahr der Be- weisvereitelung, sprechen dagegen zwei Gründe: Zum einen hat die Antragstellerin ausge- führt, dass diese Pflicht nur die Rechnungen betrifft. Zum anderen ist es durchaus denkbar, dass die Unterlagen rein physisch an einem anderen Ort als dem Sitz der Antragsgegnerin zu 1. verwahrt werden oder dass ein Dritter mit der Verwahrung beauftragt ist bzw. wird. Auch wenn dies keine schuldhafte Beweisvereitelung sein mag, dürften derartige Umstände der Antragstellerin den Zugriff erschweren. 14 II. Keine ergänzenden Anordnungen 34. Für die durch die durch die Antragsgegnerin zu 1. begehrten ergänzenden Anordnungen be- steht kein Bedürfnis. 35. Der durch die Antragsgegnerin zu 1. angestrebten Vertraulichkeitsanordnung bedarf es schon deshalb nicht, weil bereits die ursprüngliche Anordnung ein umfassendes Regime zur Wahrung eventueller Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerin enthält. So sind die zur Teilnahme an der Besichtigung berechtigten Rechts- und Patentanwälte verpflichtet, Tat- sachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung der gesamten Anordnung zur Kenntnis gelan- gen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, auch gegenüber der An- tragstellerin und ihren Mitarbeitern geheim zu halten. Darüber hinaus sollen die Antragsgeg- nerinnen aufgefordert werden, sich nach Vorlage des Sachverständigengutachtens durch die mit der Durchführung dieser Anordnung beauftragten Sachverständigen zu ihren etwaigen Geheimhaltungsinteressen zu äußern. Erst dann entscheidet die Kammer nach Anhörung der zur Teilnahme an der Besichtigung Berechtigten, ob und inwieweit das Gutachten und die unter Ziffer I. 2. c) der zur Prüfung stehenden Anordnung genannten Kopien und/oder Aus- drucke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten der Antragstellerin persönlich zur Kenntnis gebracht werden und ob die Schweigepflicht für die Vertreter der Antragstellerin aufgehoben wird. Der gerichtliche Sachverständige ist bereits von Gesetzes wegen nicht be- rechtigt, den Inhalt seines Gutachtens Dritten mitzuteilen (R. 186.5 VerfO). Dies gilt, wenn er sich, wie im vorliegenden Fall, mit Zustimmung des Gerichts im Vorfeld der Erstellung des Gutachtens eines Assistenten bedient, auch für diesen. Ein solcher Assistent fungiert ledig- lich als Hilfsperson des Sachverständigen und unterliegt daher denselben Pflichten zur Ge- heimhaltung wie der Sachverständige selbst. 36. Um dem Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin ebenso gerecht zu werden wie den Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerinnen wird dem Sachverständigen in der zu prü- fenden Anordnung aufgegeben, Im Falle der Erhebung einer Hauptsacheklage die Muster und/oder Proben nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens zum Gericht zu verbringen. Die durch die Antragsgegnerin zu 1. begehrte Aushändigung an sie liefe dem Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin zuwider und kommt daher nicht in Betracht. ANORDNUNG: Der Antrag der Antragsgegnerin zu 1. auf Prüfung einer Anordnung einer Inspektion und Be- weissicherung wird einschließlich aller Hilfsanträge zurückgewiesen. 15 DETAILS DER ANORDNUNG: App_ 65278/2024 zum Hauptaktenzeichen ACT_52616/2024 UPC-Nummer: UPC_CFI_539/2024 Verfahrensart: Antrag auf Beweissicherung und Inspektion Düsseldorf, den 16. April 2025 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Vorsitzender Richter Thomas Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher Rechtlich qualifizierte Richterin Zhilova für den Hilfskanzler Strysio INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG Die Antragsgegnerin zu 1. kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustel- lung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGÜ, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).

Key Holdings

• Review of evidentiary seizure order rejected.
• Seizure of documents/invoices allowed even if not explicitly listed in R. 196.1.
• Risk of evidence destruction is a low threshold for ex parte orders.

Tags

• Evidence
• Ex Parte Order
• Review
• Seizure

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