UPC_CFI_733/2024_Sept12_Submission – Triumph v IPG

Court
Local Division Düsseldorf
Date
Outcome
Denied
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Further submissions Facts 1. This concerns an infringement action with a counterclaim for revocation. 2. In the rejoinder to the counterclaim for revocation and reply to the defence to the (subsidiary) application to amend the patent, the patentee withdrew all the subclaims (in order to defend the validity of the granted patent). 3. IPG states that it is too late: the validity of the original patent is the subject of the counterclaim and not of the (subsidiary) request for amendment. The rejoinder (and not the reply with respect to the request for amendment) deals with the counterclaim and can only contain a reaction to the reply. The Court 1. Agrees with IPG. 2. Does not allow the (subsidiary) request of the patentee for filing a further written submission (R. 36 RoP). Comment The representatives for the claimant insufficiently realized the front-loaded character of the UPC proceedings which does not allow for new arguments (such as a giving up of dependent claims and certainly no new arguments in a rejoinder ) if it could have been done earlier. It also does not work to put these arguments in support of the patent as granted in the reply to the defence to the application to amend the patent.

Full Decision Text

Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_733/2024 UPC_CFI_255/2025 Verfahrensanordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 12 September 2025 betreffend EP 2 624 031 B1 KLÄGERIN: TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE, vertreten durch den Vorstand Dr. Thomas Fehn und Richard Bannmüller, Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Matthias Sonntag, Rechtsanwalt Dr. Benedikt Burger, Rechtsanwalt Mischa Krumm, Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerbe- rater, Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf Deutschland mitwirkend: Patentanwalt Dr. Andreas Eisele, Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB, Königstraße 5, 70173 Stuttgart, Deutschland elektronische Zustelladresse: Mischa.Krumm@gleisslutz.com BEKLAGTE: IPG Laser GmbH & Co. KG, vertreten durch die IPG Laser Verwaltungs GmbH, Sternstraße 3/2/6, 1010 Wien, Österreich, diese vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Valentin Fomin, Andrey Mashkin und Dr. Mark Gitin, Carl-Benz-Straße 28, 57299 Burbach, Deutschland vertreten durch: Rechts- und Patentanwalt Dr. Frank Peterreins, Pa- tentanwalt Dr. Jan-Malte Schley, Patentanwalt Felix Glöckler, Kanzlei Peterreins Schley, Hermann-Sack- Str. 3, 80331 München, Deutschland elektronische Zustelladresse: peterreins@ps-patent.com STREITPATENT: Europäisches Patent Nr. EP 2 624 031 B1 1 SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER: Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Rich- terin Dr. Schumacher als Berichterstatterin, den rechtlich qualifizierten Richter Agergaard und den technisch qualifizierten Richter Dr. Hansson erlassen. VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch GEGENSTAND: R. 30.2 VerfO, R. 36 VerfO ANORDNUNG: KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS: 1. Zwischen den Parteien ist ein Verletzungsverfahren vor der Lokalkammer Düsseldorf an- hängig, in dem die Beklagte eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben und die Klägerin hilfsweise einen Antrag auf Änderung des Patents gestellt hat. 2. Mit Schriftsatz vom 25. August 2025 hat die Klägerin ihre die Widerklage auf Nichtigerklä- rung betreffende Duplik sowie die Replik in dem Verfahren auf Änderung des Patents ein- gereicht. In diesem Schriftsatz hat sie weiter hilfsweise zu den mit dem Antrag auf Ände- rung des Patents gestellten Hilfsanträgen neue Hilfsanträge gemäß Anlage H_2 gestellt und hilfsweise beantragt, die Fassung dieser Hilfsanträge den Klageanträgen im Verletzungs- verfahren zugrunde zu legen. 3. Am selben Tag, dem 25. August 2025, hat die Klägerin die Zulassung der Hilfsanträge nach Anlage H_2 gemäß R. 30.2 VerfO beantragt. Zur Begründung hat die Klägerin ausgeführt, dass eine Änderung der Schutzgegenstände der zuvor eingereichten Hilfsanträge mit den weiteren Hilfsanträgen nicht verbunden sei und die Zulassung auch keine prozessualen Nachteile für die Beklagte zur Folge habe. Die Beklagte habe in ihrem Schriftsatz vom 23. Juli 2025 (= Duplik im Verletzungsverfahren, Replik im Verfahren auf Nichtigerklärung, Er- widerung auf den Änderungsantrag) ein aus Sicht der Klägerin fernliegendes Verständnis der Gegenstände der zuvor eingereichten Hilfsanträge vertreten, das überraschend und nicht vorhersehbar gewesen sei. 4. Mit weiterem Schriftsatz vom 25. August 2025 hat die Klägerin ihren Antrag wiederholt, hilfsweise die Anspruchsfassung nach den neuen Hilfsanträgen (Anlage H_2) im Verlet- zungsverfahren zugrunde zu legen und hat die neuen Anträge für das Verletzungsverfahren als Anlage K 0 2 überreicht. Sie hat zugleich beantragt, den entsprechenden Schriftsatz nach R. 36 VerfO im Verletzungsverfahren zuzulassen. 5. Die Beklagte hat in ihrer Stellungnahme vom 5. September 2025 die Zurückweisung der Anträge der Klägerin nach R. 30.2 und R. 36 VerfO beantragt. Die Begründung der Klägerin zu ihrem Antrag nach R. 30.2 VerfO sei unzureichend, weil sie nicht auf die speziellen Än- derungen in den neuen Hilfsanträgen gegenüber den bisherigen Hilfsanträgen eingehe. Es lasse sich aber auch inhaltlich nicht feststellen, dass die Klägerin mit den vorgenommenen Änderungen auf irgendwelche Überraschungen reagiert habe. Folgerichtig sei auch der An- 2 trag nach R. 36 VerfO zurückzuweisen. Im Übrigen begründe die Klägerin in ihrem Schrift- satz vom 25. August 2025 nicht einmal, warum die neuen Hilfsanträge angeblich verletzt seien. GRÜNDE DER ANORDNUNG: Antrag nach R. 30.2 VerfO 6. Nach R. 30.2 VerfO können spätere Anträge auf Änderung des Patents nur mit Erlaubnis des Gerichts zugelassen werden. Spätere Anträge sind solche, die den nach R. 30.1 VerfO mit dem Antrag auf Änderung des Patents vorgeschlagenen Änderungen nachfolgen (vgl. UPC_CFI_255/2023 (ZK Paris), Anordnung vom 27. Februar 2024, Rn. 27 – Meril v. Edwards). Die Vorschrift räumt dem Gericht somit die in seinem Ermessen stehende Befugnis ein, An- träge auf Änderung des Patents auch dann zuzulassen, wenn bereits ein Antrag auf Änderung dieses Patents gestellt wurde und wenn die Frist für die Änderung des Patents, d.h. die Frist für die Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung, bereits abgelaufen ist (vgl. UPC_CFI_255/2023 (ZK Paris), Anordnung vom 27. Februar 2024, Rn. 29 – Meril v. Edwards). 7. Bei der Ausübung seines Ermessens muss das Gericht die in der Präambel der Verfahrens- ordnung genannten Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, Flexibilität, Fairness und Billigkeit beachten (vgl. UPC_CFI_255/2023 (ZK Paris), Anordnung vom 27. Februar 2024, Rn. 30 – Me- ril v. Edwards). Es muss vermieden werden, dass der Patentinhaber durch sukzessive Stellung verschiedener Änderungsanträge dem Gegner die Möglichkeit einer frühzeitigen Reaktion und dem Gericht die Möglichkeit nimmt, sich sachgerecht mit den Anträgen zu befassen. Insoweit wird bei der Frage, ob eine neue Änderung zugelassen wird, maßgeblich zu berück- sichtigen sein, ob die neue Änderungsfassung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reak- tion auf die bereits vorgetragene Argumentation des Nichtigkeitsklägers geboten gewesen wäre und ob durch den späten Änderungsantrag Verzögerungen im Verfahren entstehen (UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Anordnung vom 27. Juni 2024 – Panasonic v. OPPO). 8. Damit das Gericht einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Änderung des Patents herstellen kann, muss der An- tragsteller seinen Antrag begründen und darlegen, warum die spätere Änderungsfassung ge- boten ist (UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Anordnung vom 27. Juni 2024 – Panasonic v. OPPO; UPC_CFI_255/2023 (ZK Paris), Anordnung vom 27. Februar 2024, Rn. 33 – Meril v. Edwards). Auch die Prüfung, ob die späteren Anträge zu einem früheren Zeitpunkt hätten gestellt werden können, muss dem Gericht durch den Antrag ermöglicht werden. 9. Davon ausgehend fehlt es vorliegend an einem ausreichenden Antrag, der dem Gericht die Ausübung seines Ermessens ermöglicht. Die Begründung der Klägerin erschöpft sich in allge- meinen Ausführungen, wonach die Beklagte in der Replik ein fernliegendes Verständnis des Gegenstands der zuvor eingereichten Hilfsanträge vertrete, das für sie, die Klägerin, nicht vorhersehbar gewesen. Das Vorbringen sei semantisch spitzfindig, technisch aber nicht sinn- voll und daher überraschend. Zunächst wirft diese Darstellung bereits die Frage auf, aus wel- chem Grund ein aus Sicht der Klägerin derart abwegiges Vorbringen überhaupt weitere Hilfs- anträge erforderlich macht. Darüber hinaus bleibt jedenfalls unklar, welche Aspekte des Vor- bringens der Beklagten in der Replik tatsächlich neu sind und wie diese im Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen in den Hilfsanträgen stehen. Einen Bezug der vorge- nommenen Änderungen in den Hilfsanträgen zu bestimmten Argumenten der Beklagten im Verfahren stellt die Klägerin nicht her. Eine Bewertung der Frage, ob die Zulassung der wei- teren Hilfsanträge den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, Flexibilität, Fairness und Billigkeit 3 entspricht, ist dem Gericht auf dieser Grundlage nicht möglich. Ebenso wenig lässt sich an- hand des Antrags überprüfen, ob die Anträge bereits zu einem früheren Zeitpunkt – mit dem Änderungsantrag – in das Verfahren hätten eingeführt werden können. Antrag nach R. 36 VerfO 10. Der weitere Antrag der Klägerin auf Zulassung eines Schriftsatzes nach R. 36 VerfO ist in der Folge ebenfalls unbegründet. Angesichts der fehlenden Zulassung der weiteren Hilfsanträge nach R. 30.2 VerfO fehlt es für die begehrte Einbringung darauf abgestimmter Anträge im Verletzungsverfahren an einer Grundlage. ANORDNUNG: 1. Der Antrag der Klägerin vom 25. August 2025 auf Zulassung späterer Anträge auf Än- derung des Patents nach R. 30.2 VerfO (App_35497/2025) wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag der Klägerin vom 25. August 2025 auf Zulassung eines weiteren Schrift- satzes nach R. 36 VerfO (App_35498/2025) wird zurückgewiesen. DETAILS DER ANORDNUNG: App_35497/2025 und App_35498/2025 zu den Hauptaktenzeichen ACT_63167/2024, CC_14184/2025 und App_23847/2025 UPC-Nummern: UPC_CFI_733/2024 und UPC_CFI_255/2025 Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage Erlassen in Düsseldorf am 12 September 2025 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Ronny Digital unterschrieben Vorsitzender Richter Thomas von Ronny Thomas Thomas Datum: 2025.09.12 08:37:18 +02'00' Jule Kathrin Digital unterschrieben von Jule Kathrin Schumacher Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher Schumacher Datum: +02'00' 2025.09.11 10:37:09 4 Peter Juul Digitalt signeret af Peter Juul Rechtlich qualifizierter Richter Agergaard Agergaar Agergaard Dato: 2025.09.11 d 19:18:41 +02'00' Technisch qualifizierter Richter Dr. Hansson Anders Max Elektroniskt undertecknad av Anders Max Hansson Hansson Datum: 2025.09.11 11:30:34 +02'00' 5

Key Holdings

  • Request for further written submission (R. 36 RoP) denied.
  • Withdrawal of subclaims in rejoinder deemed too late.
  • Rejoinder limited to matters raised in Reply.

Tags

  • Case Management
  • Front-loaded Proceedings
  • Further Pleadings
  • Patent Amendment

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