UPC_CFI_307/2025 – Aesculap v Boijn Medical Instrument

Expert Commentary

Correction decision Facts 1. The LD has given an injunction for the UK under a “aufschiebenden” condition that the patent in the UK will not be declared (partly) invalid. This is German for the injunction being stayed until the UK court has ruled that the patent is not (partly) invalid. 2. Claimant asks for the LD to correct the word “aufschiebenden” in “auflösenden” which would mean that the injunction works as long as the patent has not been (partly) invalidated. The Court 1. The Court refuses because it is not a mistake which qualifies as a clerical mistake, an error in calculation or an obvious slip and therefore R. 353 RoP is not applicable. 2. The Court further justifies its decision by stating that its decision is in conformity with the decision of the Court of Appeal in Fujifilm v Kodak where the Court of Appeal held: ”Where it concerns either EU/LC EPs (in view of Art. 24(4) Br I bis and 22(4) LC) or non-EU/LC EPs (in view of comity): a. the Court may […] issue a decision including its orders under the condition subsequent that the patent is not held to be wholly or partially invalid to the extent the infringement is based thereon in first instance or appeal proceedings before the national court competent to hear the revocation case in relation to such an EP (R. 118.2 RoP and Solvay v Honeywell (C-616/10) mutatis mutandis).” Comment 1. The Court renders the correct decision that this (alleged) mistake is not covered by R. 353 RoP. 2. However, the Court should not have tried to justify its decision because in my opinion claimant gives the correct interpretation to the above mentioned consideration of the Court of Appeal and the correct translation of “condition subsequent”. 3. Moreover, the interpretation of the LD means in practice that such an injunction would not make any (practical) sense. Why would defendant start revocation proceedings? That could only lead to a finding that the patent is valid which would mean that the injunction starts to work! 4. The patentee itself starting invalidity proceedings with respect to the validity of its own patent? I have never seen that before!

Full Decision Text

1 Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_307/2025 Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 16. Oktober 2026 betreffend EP 2 892 442 B1 KLÄGERIN: Aesculap AG, vertreten durch den Vorstand Dr. Jens von Lackum, Andreas Hahn, Prof. Dr. Holger Reinecke, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Carsten Plaga, Rechtsanwalt Christoph Heringlake, Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf, Deutschland elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com unterstützt durch: European Patent Attorney und European Patent Litigator Michael Wegerer, Winter Brandl Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker-Str. 22, 85354 Freising, Deutschland BEKLAGTE: [1. Shanghai Bojin Medical Instrument Co. Ltd., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Floor 6, No. 1313, Jiangchang Road, Jingan district, Shanghai China vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Ralph Nack, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbH, Brienner Straße 28, 80333 München, Deutschland elektronische Zustelladresse: ralph.nack@noerr.com] 2. Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), vertreten durch ihren gesetz- lichen Vertreter, Herrn Liang Jin, Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland vertreten durch: Patentanwältin Philippa Eke, Patentanwalt Douglas Cole, Kanzlei IK-Ip Ltd, 3 Lloyd’s Avenue, London EC3N 3DS, Vereinigtes König- reich elektronische Zustelladresse: docket@ik-ip.com [3. Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd, vertreten durch ihre gesetzlichen Ver- treter, 6F, No. 1313, Jiangchang Road, Jingan District, Shanghai, China 200072 2 vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Ralph Nack, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbH, Brienner Straße 28, 80333 München, Deutschland elektronische Zustelladresse: ralph.nack@noerr.com] STREITPATENT: EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2 892 442 B1 Spruchkörper/Kammer: Spruchkörper 1 der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER: Diese Anordnung wurde unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Thomas als Berichterstatter, der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Schumacher, der rechtlich qualifizierten Richterin Mlakar und des technisch qualifizierten Richters Tilmann erlassen. GEGENSTAND: R. 353 VerfO – Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS UND ANTRÄGE: 1. In einem Verletzungsverfahren einschließlich einer korrespondierenden Nichtigkeitswider- klage zwischen den Parteien hat die Lokalkammer Düsseldorf am 1. September 2026 eine Entscheidung verkündet. 2 . Mit Schriftsatz vom 29. September 2026 hat die Klägerin beantragt, I. den Tenor zu I. der Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf vom 01.09.2026, Akten- zeichen UPC_CFI_307/2025, wie folgt zu berichtigen: Der Beklagten zu 2. wird aufgegeben, es zu unterlassen, Dienste gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parla- ments und des Rates vom 5. April 2017 in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und im Vereinigten Königreich für das Anbieten, Inverkehrbringen, Ge- brauchen oder zu diesen Zwecken Einführen oder Besitzen zu erbringen, betref- fend 1. […] 2. […] wobei die Entscheidung und die Anordnungen in Bezug auf das Vereinigte König- reich unter der aufschiebenden auflösenden Bedingung erlassen werden, dass der das Vereinigte Königreich betreffende Teil des Streitpatents nicht ganz oder teil- weise für ungültig erklärt wird. II. Absatz 125 lit. a der Entscheidungsbegründung wie folgt zu berichtigen: Das Gericht kann, sofern dies angemessen erscheint und um unangemessene Ver- zögerungen zu vermeiden, davon ausgehen, dass eine begründete, nicht zu ver- nachlässigende Möglichkeit besteht, dass das Patent vom zuständigen nationalen 3 Gericht für gültig erklärt wird, und eine Entscheidung einschließlich seiner Anord- nungen unter der aufschiebenden auflösenden Bedingung erlassen, dass das Pa- tent nicht ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird, soweit die Verletzung da- rauf beruht, und zwar im erstinstanzlichen Verfahren oder im Berufungsverfah- ren, das für die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage in Bezug auf ein solches Europäisches Patent zuständig ist. III. Absatz 126 der Entscheidungsbegründung wie folgt zu berichtigen: Ausgehend von diesen Grundsätzen können damit im vorliegenden Fall bei Vorlie- gen der entsprechenden Voraussetzungen auch sich auf das Gebiet des Vereinig- ten Königreichs erstreckende Anordnungen ergehen. Diese sind jedoch unter die aufschiebende auflösende Bedingung zu stellen, dass das Streitpatent durch die zuständigen nationalen Institutionen nicht ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird. 3. Zur Begründung ihrer Berichtigungsanträge hat die Klägerin ausgeführt, sowohl aus dem Te- nor als auch den Gründen der Entscheidung gehe eindeutig hervor, dass die Anordnung unter Ziffer I. unter einer auflösenden Bedingung erlassen werden sollte. Danach habe die Unter- lassungsanordnung für ungültig erklärt werden sollen, wenn der das Vereinigte Königreich betreffende Teil des Streitpatents ganz oder teilweise für ungültig erklärt werde. 4. Die nunmehr begehrte Berichtigung stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des Beru- fungsgerichts (UPC_CoA_312/2025, Anordnung v. 2. Juni 2026, Rn. 308 – Kodak v. Fujifilm; UPC_CoA_473/2025, Anordnung vom 13. Juli 2026, Rn. 358 – Fujifilm v. Kodak). Die genann- ten Entscheidungen würden entsprechend dem Wortlaut von R. 118.2 lit. a) VerfO den Ter- minus „under the condition subsequent“ aufgreifen, der als „auflösende Bedingung“ zu über- setzen sei. 5. Von der ihr durch das Gericht eingeräumten Möglichkeit der Stellungnahme hat die Beklagte zu 2. keinen Gebrauch gemacht. GRÜNDE DER ANORDNUNG: 6. Gemäß R. 353 VerfO kann das Gericht durch Anordnung von Amts wegen oder auf einen Antrag einer Partei, der innerhalb eines Monats nach Zustellung der zu berichtigenden Ent- scheidung oder der zu berichtigenden Anordnung gestellt werden muss, nach Anhörung der Parteien Schreibfehler, Rechenfehler und offensichtliche Irrtümer in der Entscheidung oder in der Anordnung berichtigen. Zulässigkeit des Berichtigungsantrages 7. Der Berichtigungsantrag der Klägerin ist zulässig. Er wurde durch die Klägerin am 29. Sep- tember 2026 und damit innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung, gegen welche der Antrag gerichtet ist, gestellt. Unbegründetheit des Antrages 8. Jedoch hat der Berichtigungsantrag in der Sache keinen Erfolg. Die Entscheidung der Lokal- kammer Düsseldorf vom 1. September 2026 enthält weder Schreib- oder Rechenfehler noch sonstige Irrtümer, die zu berichtigen wären. 4 9. Die durch die Klägerin angesprochenen Passagen geben das Verständnis und die Intention der Kammer korrekt wieder. Insbesondere beruhen die betreffenden Ausführungen nicht auf einem bloßen Übersetzungsfehler. 10. Selbst wenn der Terminus „condition subsequent“, was vorliegend zu Gunsten der Klägerin unterstellt werden kann, für sich genommen als „auflösende Bedingung“ zu übersetzen wäre, ist der Gesamtzusammenhang der Entscheidungen des Berufungsgerichts im Blick zu behalten. Dort heißt es (auszugsweise): „Where it concerns either EU/LC EPs (in view of Art. 24(4) Br I bis and 22(4) LC) or non-EU/LC EPs (in view of comity): a. the Court may […] issue a decision including its orders under the condition subsequent that the patent is not held to be wholly or partially invalid to the extent the infringement is based thereon in first instance or appeal proceedings before the national court compe- tent to hear the revocation case in relation to such an EP (R. 118.2 RoP and Solvay v Honeywell (C-616/10) mutatis mutandis).” (Hervorhebung hinzugefügt; vgl. UPC_CoA_312/2025, Entscheidung v. 2. Juni 2026, Leitsatz 18 und Rn. 308 a – Kodak v Fujifilm; UPC_CoA_473/2025, Entscheidung v. 13. Juli 2026, Rn. 358 – Fujifilm v Kodak) 11. Davon ausgehend lässt sich den Entscheidungen des Berufungsgerichts gerade nicht entneh- men, dass die Entscheidung unter der auflösenden Bedingung stehen soll, dass das Patent zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird. Vielmehr lautet die durch das Berufungsgericht definierte Bedingung, dass das Patent nicht ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird („not held to be … invalid“, Hervorhebung hinzugefügt). Die durch die Klägerin begehrte isolierte Änderung des Terminus „aufschiebend“ in „auflösend“ hätte daher zur Folge, dass die gegenüber der Beklagten zu 2. in Bezug auf das Vereinigte König- reich getroffenen Anordnungen unter der auflösenden Bedingung stünden, dass das Patent nicht ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird (Hervorhebung hinzugefügt). 12. Ob dies zutreffend und mit den zitierten Entscheidungen des Berufungsgerichts in Einklang zu bringen ist, bedarf jedenfalls im vorliegenden Berichtigungsverfahren keiner abschließen- den Entscheidung. Dieses dient allein der Berichtigung von Schreib- oder Rechenfehlern bzw. von sonstigen Irrtümern. Keiner dieser Fälle ist vorliegend gegeben. ANORDNUNG: Der Berichtigungsantrag der Klägerin vom 29. September 2026 wird zurückgewiesen. 5 Düsseldorf am 16. Oktober 2026 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Vorsitzender Richter Thomas Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar Technisch qualifizierter Richter Tilmann

Key Holdings

• Rule 353 RoP applies only to clerical mistakes, errors in calculation, or obvious slips, and cannot be used to correct or alter substantive terminology in an order.
• A request to replace a suspensive condition ('aufschiebenden') with a condition subsequent ('auflösenden') in an injunction order does not qualify as an obvious slip or clerical error under Rule 353 RoP.
• The Court may issue cross-border injunctions subject to a condition subsequent that the foreign national patent is not held wholly or partially invalid by the competent national court.

Tags

• Correction decision
• Cross-border injunction
• Condition subsequent

Related Rules

• Rule 3 – Power of staff of the Registry and a sub-registry to perform functions of the Registry
• Rule 1 – Application of the Rules and general principles of interpretation

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