UPC_CFI_483/2023; 823/2024; 824/2024 – Seoul v Expert (EP 3 223 320)
- Court
- Local Division Düsseldorf
- Date
- Outcome
- Denied
- Sector
- Other
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
1 day late Background In this case, Expert won because the patent was revoked. Expert wanted to recover its costs and started cost proceedings on 12 December 2024, while the decision was issued on 10 October 2024. Decision of the JR 1. The claim is dismissed as being one day late. 2. The argument that the decision was only uploaded in the infringement workflow is dismissed. 3. The argument that problems with the CMS prevented uploading the Statement of Claim in the cost proceedings is no excuse, as a hard copy could have been filed at the Registry. Comment 1. A strong warning for representatives. You have to know the Rules, and you have to have an in-house system to alert you to deadlines. The first thing you must do after a victory is not to drink champagne, but to enter in your agenda: after three weeks “cost procedure” and again after 28 days “cost procedure!!”. 2. The excuse that the CMS did not work was not good enough, as you can file a hard copy. However, it shows that you should not wait until the last hour, because if the CMS does not work, you have to lodge your hard copy at the (sub) Registry. I assume (but do not guarantee) that sending an electronic copy to the Registry by email would be OK if you are no longer able to deliver a hard copy in time. So, all representatives should make sure they have the email address of the (sub) Registry. I would send it to that address, stating that it is for the attention of the Registry, mentioning the times you tried unsuccessfully to upload, and stating that you cannot deliver a hard copy to the Registry in time. I assume that the (sub) Registry is closed in the evening. If you reach the (sub) Registry in time but find it closed, make sure there is a witness and make a video of yourself putting your statement in the mailbox, showing the time. Again, this is all risky business, and you are better off not waiting until the last minute.
Full Decision Text
1 Lokalkammer Düsseldorf UPC_CFI_483/2023 UPC_CFI_823/2024 UPC_CFI_824/2024 Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 14. April 2025 betreffend EP 3 223 320 B1 Klägerin: Seoul Viosys Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstände Chung- Hoon Lee und Young Ju Lee, 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwältin Dr. Julia Schön- bohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, unterstützt durch: Patentanwalt Dr. Dipl.-Phys. Olaf Isfort, Kanzlei Schneiders & Beh- rendt, Huestraße 23, 44787 Bochum, Deutschland elektronische Zustelladresse: bolko.ehlgen@linklaters.com Beklagte: 1. expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Stefan Mül- ler und Michael Grandin, Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Deutsch- land elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München, Deutschland 2. expert klein GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Jens Oerter und Thomas Jacob, Jägerstraße 32, 57299 Burbach, Deutschland vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf, elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de 2 unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München, Deutschland STREITPATENT: Europäisches Patent Nr. 3 223 320 B1 SPRUCHKÖRPER/KAMMER: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER: Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter getroffen. VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch GEGENSTAND: Kostenfestsetzungsverfahren – Art. 69 EPGÜ, R. 150, 151, 152 VerfO KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS: 1. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 223 320 B1 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch genommen, wobei das Verfahren unter dem Akten- zeichen ACT_594849/2023 (UPC_CFI_483/2023) geführt wird. Die Beklagten haben die Be- nutzung des Streitpatents bestritten. Darüber hinaus hat die Beklagte zu 2. eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (CC_3555/2024). Die Klägerin ist der Nichtig- keitswiderklage entgegengetreten und hat hilfsweise Anträge auf Änderung des Streitpa- tents gestellt (App_12619/2024). 2. Mit einer am 10. Oktober 2024 verkündeten und noch am selben Tag in dem die Verletzungs- klage betreffenden Workflow in das CMS eingestellten Entscheidung hat die Lokalkammer Düsseldorf das Streitpatent auf die durch die Beklagte zu 2. erhobene Nichtigkeitswiderklage hin für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Italieni- schen Republik und des Königreichs der Niederlande für nichtig erklärt und die Verletzungs- klage abgewiesen. Die Kosten dieses Rechtsstreits trägt ausweislich der Kostengrundent- scheidung die Klägerin. 3. Die Beklagten haben am 12. Dezember 2024 einen Kostenfestsetzungsantrag eingereicht, mit welchem sie die Festsetzung der Kosten für das Verletzungsverfahren und die Nichtig- keitswiderklage begehren. Dabei machen die Beklagten einen Betrag von 100.000,- EUR für die Kosten des Verfahrens zuzüglich eines Betrages von 11.000,- EUR für die Gerichtskosten der Nichtigkeitswiderklage geltend. ANTRÄGE DER PARTEIEN: 4. Die Beklagten beantragen, dass die Klägerin an die Beklagten zu 1. und zu 2. einen Betrag in Höhe von 111.000,- EUR zahlt, wobei hiervon 61.000,- EUR an die Beklagte zu 2. und 50.000,- EUR an die Be- klagten zu 1. und zu 2. als Gesamtgläubiger zu zahlen sind. 5. Die Klägerin ist diesem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. 3 TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE: 6. Die Klägerin rügt den Kostenfestsetzungsantrag als verspätet. 7. Nach Auffassung der Beklagten beinhaltet R. 151 VerfO keine materiell-rechtliche Beschrän- kung des Kostenerstattungsanspruchs. Dieser Anspruch sei in Art. 69 EPGÜ geregelt. Eine Frist zur Geltendmachung des Anspruchs sei dort nicht vorgesehen. Die Verjährung des An- spruchs richte sich nach Art. 72 EPGÜ. Selbst wenn man der Auffassung wäre, dass für die Verjährung des Kostenerstattungsanspruchs nicht Art. 72 EPGÜ einschlägig wäre, ergäbe sich die Verjährung dieses Anspruchs nicht aus der Verfahrensordnung, sondern aus Art. 24 Abs. 1 lit. e) EPGÜ. Hierüber seien die Verjährungsvorschriften des nationalen Rechts anwendbar, so dass jedenfalls klar sei, dass der Anspruch auf Kostenerstattung gemäß Art. 69 EPGÜ frü- hestens nach drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden sei, verjähren könne. Daher stehe R. 151 VerfO im unmittelbaren Widerspruch zu den Regelun- gen des EPGÜ. Ein Ausschluss des Anspruchs innerhalb eines Monats stehe somit in Wider- spruch zu den Regeln des EPGÜ, weshalb die in R. 151 VerfO verankerte Monatsfrist nicht anwendbar sei. 8. Gleiches gelte, wenn R. 151 VerfO derart zu verstehen wäre, dass davon nur der prozessuale, nicht aber der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch erfasst sei. In dieser Konstel- lation bestünde für die Beklagten keine Möglichkeit der Durchsetzung des materiellen Kos- tenerstattungsanspruchs. Art. 32 EPGÜ regele die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen des EPGÜ. Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGÜ sei auf den Fall, dass der Beklagte eine Kostenerstattung verlange, nicht anwendbar, da sich der Wortlaut auf Klagen wegen tatsächlicher oder dro- hender Verletzung von Patenten beziehe. Jedoch müsse die Verfahrensordnung unter Be- rücksichtigung des Rechtsstaatsprinzips sowie von Art. 47 der Europäischen Grundrechts- charta sowie Art. 6 Abs. 1 S. 1 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sicherstellen, dass jegliche Ansprüche, welche aus dem EPGÜ folgen, tatsächlich auch geltend gemacht werden könnten. 9. Schließlich habe das Gericht seine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage erst am 6. Dezember 2024 im CMS hinterlegt. Daher sei es der Beklagten erst zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen, im Hinblick auf die Nichtigkeitswiderklage einen Kostenfestsetzungsan- trag zu stellen. Davon ausgehend sei der Antrag auf Kostenfestsetzung rechtzeitig gestellt worden. GRÜNDE DER ANORDNUNG: 10. Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist unzulässig und daher zurückzuweisen. 11. Gemäß R. 151 VerfO muss die obsiegende Partei innerhalb eines Monats nach der Entschei- dung einen Antrag auf Kostenfestsetzung stellen. Die dem Kostenfestsetzungsantrag zugrun- deliegende Entscheidung wurde am 10. Oktober 2024 in das CMS hochgeladen und ist den Beklagten mithin an diesem Tag zugestellt worden (R. 276 Abs. 1 VerfO i.V.m. R. 271 Abs. 1 lit. c), Abs. 2 VerfO). Der durch die Beklagten erst am 12. Dezember 2024 im CMS eingereichte Antrag ist daher verfristet. 12. Dass die sowohl die Verletzungs- als auch die Nichtigkeitswiderklage erfassende einheitliche Entscheidung im CMS zunächst nur im Workflow der Verletzungs-, nicht aber der Nichtig- keitswiderklage bereitgestellt wurde, vermag nichts daran zu ändern, dass den Beklagten die gesamte, beide Verfahren erfassende Entscheidung bereits am 10. Oktober 2024 zugestellt 4 wurde. 13. Dass den Beklagten, was zu ihren Gunsten unterstellt werden kann, zunächst ein Upload ei- nes Kostenfestsetzungsantrages im CMS nicht möglich war, vermag die verfristete Einrei- chung ihres Antrages nicht zu rechtfertigen. Für einen solchen Fall sieht die Verfahrensord- nung die Möglichkeit der Ersatzeinreichung in Papierform vor (R. 4 Abs. 2 VerfO). Davon ha- ben die Beklagten jedoch keinen Gebrauch gemacht. Ebenso wenig haben sie dem Gericht Gründe präsentiert, welche gegebenenfalls eine (rückwirkende) Fristverlängerung nach R. 9 Abs. 3 VerfO rechtfertigen könnten. 14. Soweit die Beklagten stattdessen auf eine vermeintliche Diskrepanz zwischen der Verfah- rensordnung und dem EPGÜ verweisen, vermag das Gericht eine solche nicht zu erkennen. Art. 69 Abs. 1 EPGÜ sieht für den Regelfall eine Kostentragungspflicht der unterliegenden Partei vor. Das für die Geltendmachung des daraus erwachsenden Kostenerstattungsan- spruchs vorgesehene Verfahren lässt Art. 69 EPGÜ offen und überlässt dessen nähere Aus- gestaltung der Verfahrensordnung. Diese sieht in R. 150 ff. VerfO ein gesondertes Kosten- festsetzungsverfahren vor, welches innerhalb eines Monats nach der dem Kostenfestset- zungsverfahren zugrundeliegenden Entscheidung eingeleitet werden muss (R. 151 VerfO). Eine unangemessene Benachteiligung der Beklagten ist damit schon deshalb nicht verbun- den, weil diese Monatsfrist auf einen begründeten Antrag hin verlängerbar ist (vgl. R. 9 Abs. 3 und 4 VerfO). 15. Ob und ggf. in welcher Form der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch auch nach Ablauf der Monatsfrist außerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens durchgesetzt werden kann, bedarf im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren keiner Entscheidung. ANORDNUNG: Der Antrag der Beklagten auf Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten wird als unzulässig zurückgewiesen. DETAILS DER ANORDNUNG: ACT_66999/2024 und ACT_67004/2024 zu den Hauptaktenzeichen ACT_594849/2023 und CC_3555/2024 UPC-Nummern: UPC_CFI_483/2023, UPC_CFI_823/2024 und UPC_CFI_824/2024 Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage Erlassen in Düsseldorf am 14. April 2025 NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN Vorsitzender Richter Thomas 5 INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG Eine Partei, die durch eine der in R. 157 VerfO genannte Entscheidung beschwert ist, kann innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der Entscheidung einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Berufungsgericht stel- len, R. 221 Abs. 1 VerfO.
Key Holdings
- Cost proceedings dismissed as time-barred (1 day late).
- CMS technical issues not a valid excuse; hard copy filing required.
- Strict adherence to deadlines.
Tags
- CMS
- Costs
- Time Limits